揭秘，欧洲阶段PCT申请程序新变化！

原标题：欧洲阶段PCT申请程序新变化

【导读】

2013年10月16日欧洲专利组织行政理事会作出一项修法决议，决定修改《欧洲专利公约实施细则》（IREPC）第一百六十四条和一百三十五条，并于2013年12月13日配套性地通过另一项修法决议，决定修改《费用相关规则》第二条第一款。

上述两项修法决议消除了以往申请人因选择不同的申请途径，以及在国际阶段选择不同的国际检索单位而在欧洲专利局（EPO）的授权程序中享受不同的检索服务水平的状况，赋予进入欧洲阶段的PCT申请（Euro-PCT申请）更多程序方面的灵活性，是EPO试图强化PCT体系、增加PCT途径吸引力的一项务实举措。

2014年6月10日，EPO发布通告，确认上述修法决议，并宣布上述修法将于2014年11月1日生效。

根据欧洲专利实践，如果在国际阶段EPO被选择作为国际检索单位（ISA）或补充国际检索单位（SISA），则EPO将不再为该Euro-PCT申请出具补充欧洲检索报告（SESR）；如果在国际阶段EPO既未被选择作为ISA，也未被选择作为补充SISA，例如申请人在国际阶段选择中国国家知识产权局（SIPO）作为ISA，且未选择EPO作为SISA，则EPO须为该Euro-PCT申请出具SESR。显然，这种程序设置反映了EPO为所有Euro-PCT申请提供同等机会享受本机构检索服务的立法意图，尽管此种服务有的发生在国际阶段，有的发生在欧洲阶段。而本文所要介绍的程序的新变化则是EPO致力于使申请人在上述两种情况下拥有同等的请求EPO进行额外检索的机会，即申请人有权就国际阶段未被检索的发明或者不符合单一性要求的权利要求书中非首先提及的发明请求EPO进行检索，且使这种机会与欧洲直接申请（Euro-direct申请）所享有的机会相同。

两种情形下的适用

1.国际阶段EPO未被选择作为ISA或SISA

在此种情形下，Euro-PCT申请将经历补充欧洲检索（SES）程序。如果EPO在该程序中认为申请文件存在单一性问题，根据现行和修改后的IREPC第一百六十四条第一款，EPO给予申请人的选择机会大不相同。

根据现行IREPC第一百六十四条第一款规定，如果申请文件不符合单一性要求，EPO仅须就权利要求书中首先提及的发明起草SESR，而其他发明申请仅可以通过提交分案申请来获得EPO检索的机会。这与IREPC第六十四条第一款规定的Euro-direct申请在缺乏单一性的情形下所享受的机会有很大不同。根据IREPC第六十四条第一款，在EPO认定Euro-direct申请缺乏单一性的情形下，其不仅应就权利要求书中首先提及的发明起草SESR，还应同时发出通知：申请人可以通过在两个月内缴纳额外检索费使其他发明得到EPO的检索。

修改后的IREPC第一百六十四条第一款采用了与IREPC第六十四条第一款基本相同的措辞，规定Euro-PCT申请将享受与Euro-direct申请同等的待遇，即在被EPO认定缺乏单一性的情形下，申请人有权在收到EPO通知之后通过缴纳额外检索费使其他发明申请获得EPO的检索。

具体而言，如果EPO认为Euro-PCT申请不符合单一性要求，它将对符合单一性要求的部分发明起草SESR，并同时通知申请人缴纳额外检索费。与Euro-direct申请不同的是，此处的SESR不会附上检索意见。如果申请人期望缴纳额外检索费，它须在EPO通知发出之日起两个月内缴纳费用。在此基础上，EPO将对所有缴纳过检索费的发明起草SESR，并附上检索意见。

随后，申请人有权从已被EPO检索过的发明中选择一项发明或符合单一性要求的一组发明进入后续审查程序，但不能选择未缴纳检索费的发明进入后续审查程序。

2.国际阶段EPO被选择作为ISA或SISA

在此种情形下，Euro-PCT申请将不经历SES程序，而由EPO审查部门进行处理。如果EPO审查部门认为申请文件存在单一性问题，根据现行和修改后的IREPC第一百六十四条第二款，EPO给予申请人的选择机会也大不相同。

对于此种情形下的Euro-PCT申请而言，根据IREPC第一百六十一条和第一百六十二条规定，在EPO发出补正或修改通知书或者缴费通知书后的6个月内，申请人有陈述意见或修改申请文件，或者缴纳权利要求超项费的机会。在此期限届满后，根据现行IREPC第一百六十四条第二款的规定，如果EPO认定申请缺乏单一性或要求了未被EPO检索过的发明，其须作出的行为仅为要求申请人对权利要求作出限制。而根据修改后的IREPC第一百六十四条第二款，在EPO已在国际阶段被选择作为ISA或SISA的情况下，如果EPO在欧洲阶段认定权利要求书包含了未被EPO检索过的发明，则它将要求申请人为此类发明申请缴纳额外检索费，并且在申请人缴纳了该额外检索费的情况下将对此类发明申请进行检索。

此处问题的焦点在于，是否可以就未被EPO检索过的发明请求审查，而不是申请是否符合单一性要求。申请人在IREPC第一百六十一条规定的6个月期限内修改Euro-PCT申请，导致其包含未被EPO检索过的发明的原因不仅仅是由于该申请不符合单一性要求。例如，修改后的权利要求书可能仅包含一项发明，但它仍有可能是在国际阶段未被作为ISA或SISA的EPO检索过的发明。此外，还存在另一种导致权利要求书中包含在国际阶段未被作为ISA或SISA的EPO检索的发明的情形：申请人通过修改申请文件，将原始权利要求书中未记载，而在说明书中记载的发明移至修改后的权利要求书中。

根据PCT实施细则第四十五之二条第六款，当EPO在国际阶段作为SISA时，它仅会对符合单一性要求的发明进行“补充”检索，而不会对其它发明进行“额外”检索。这就意味着，在现行PCT法律框架下，申请人在国际阶段无法通过向EPO缴纳检索费而获得EPO额外检索的机会。因此，可以说修改后的IREPC第一百六十四条第二款消除了向EPO提出补充国际检索（SIS）请求时可能存在的这种后果。

根据新增的IREPC第一百六十四条第三款规定，此处“额外检索”的方式与Euro-direct申请接受的欧洲检索基本类似，例如适用于Euro-direct申请的对含有多项独立权利要求的申请的检索处理方式以及进行不完整检索的情形和程序也完全适用于“额外检索”。

根据新增的IREPC第一百六十四条第四款规定，此处的“额外检索”的结果将作为EPO通知书（而不是欧洲检索意见）的附件传送给申请人，这也与IREPC第六十二条第一款的规定一致，因为此时申请处于审查阶段，EPO将发出通知书而不是检索意见，即EPO的额外检索结果不附具检索意见。

申请人在收到EPO的额外检索结果后，有权修改申请文件，且有权选择已被EPO作为ISA或SISA或指定/选定局检索过的任何发明在后续授权程序中接受审查。也就是说，就在欧洲阶段被审查的发明而言，申请人的选择不限于在国际阶段被EPO检索过的发明。如果申请人没有在规定的期限内缴纳额外检索费，则EPO的审查部门将要求申请人在权利要求书中删除任何未被其检索过的发明。

需要指出的是，修改后的IREPC第一百六十四条第二款对IREPC第一百六十一条第一款的适用没有影响。如果Euro-PCT申请中包含了被国际检索单位书面意见或国际初审报告作出负面评价的发明，则申请人仍需要作出（强制性）回应。如果申请人在依据IREPC第一百六十一条和第一百六十二条规定的期限届满前修改了申请文件，例如删除了被国际检索单位书面意见或国际初审报告作出负面评价的发明，则EPO将认为申请人履行了IREPC第一百六十一条规定的回应义务。

对中国申请人的意义

由于中国申请人在国际阶段大部分会选择中国国家知识产权局（SIPO）作为ISA，因此其Euro-PCT申请在EPO将经历SES程序。由此，即将生效的新检索程序对中国申请人的主要意义在于其在欧洲阶段寻求专利保护时对保护客体的选择有更大的灵活性和便捷性。例如，如果中国申请人在权利要求书中请求保护的部分发明因不具备单一性而在国际阶段未被作为国际检索单位的中国国家知识产权局（ISA/CN）检索，他仍有机会在欧洲阶段就此部分发明请求EPO进行检索和审查，具体请求方式可以是根据IREPC第一百六十一条第一款的规定修改权利要求书，并根据IREPC第一百六十四条第一款的规定缴纳额外检索费，而不用另行提交分案申请，这显然为申请人提供了便利，值得在实务中予以关注。

来源：中国知识产权报作者：杨兴整理：IPRdaily 赵珍网站：www.iprdaily.cn IPRdaily小秘书个人微信号： 各位D友可添加“IPRdaily”的个人微信号: iprdaily2014（验证申请中请说明具体供职机构+姓名） 关注小D可获更多的实务干货分享，定期私密线下活动，更有机会加入细分专业，接地气的知识产权圈实务社区交流群。

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