商标共存实现模式的国外实践

【小D导读】

根据世界知识产权组织的相关报告，商标共存是指两个不同的市场主体使用近似或相同的商标从事商品销售或服务而不必然影响各自商业活动的情形。

法国鳄鱼与新加坡鳄鱼、杉杉西服与彬彬西服，尽管双方商标的形或音近似，所注册的商品也类似，但普通消费者仍能够清楚区分而不至于将两者混淆，由此可见，在不造成混淆的前提下，相同或近似商标有着一定的共存空间。

商标共存作为商标使用中的一种特殊情形，在国外市场上已是非常普遍的现象，不同于中国模糊的商标共存立法及司法现状，在美国、英国和日本等国家和地区，商标共存制度都已经比较完善。一般来说，商标共存制度的实现有两种模式：一种是通过相关法律规定，允许相同或近似商标在不导致混淆或淡化知名商标的显著性的基础上并存使用；一种则是通过当事双方签订的商标共存协议来限制双方的权利范围。

一、商标法定共存的国外实践

（一）美国的明确规定型法定共存 美国商标法认为，如果能对商标适用的商品或服务类别、使用方式或地点加以一定的条件或限制，两个商标的继续使用不会引起混淆、误解或欺骗，那么相同或近似的商标就可以并存注册。《兰哈姆法》第2条第四款规定并存注册的必要条件为，在后申请人对其商标的商业性使用必须先于在先注册申请的“最早申请日或任何注册颁发日”。“当某一享有司法管辖权的法院最终决定一个以上的人有权在商业上使用相同或相似标志的情况下，可由专利与商标局局长颁发并存注册”。但是在颁发并存注册时，“专利与商标局局长必须就各注册人的标志或者该标志注册涉及的物品的使用方式或地点提出条件和限制”。

（二）欧盟、日本及台湾的间接承认型法定共存 不同于美国，在有的国家和地区在商标法中并未明确商标共存制度，但是通过商标法律体系中的相关制度，为商标的合法共存预留了一定的空间。

1．欧盟及其各成员国异议制度中的间接承认

(1)欧共体商标条例 1993年12月20日，欧洲理事会通过了欧共体第40／94号理事会条例即《欧洲共同体商标条例》(简称CTMR)，该条例于1994年起适用于欧共体各成员。根据该条例规定，申请人可以向欧洲内部市场协调局(OHIM)申请注册，商标经核准后可在共同体成员国受到保护，而不需要再向每个国家分别提出申请。OHIM负责对欧共体商标申请进行审查，该审查仅针对CTMR第七条关于驳回注册的绝对理由(即标志本身的缺陷、缺乏显著性等情形)，而对第8条规定的驳回注册相对理由(即申请注册的商标与在先商标相同或近似且使用在相同或近似商品或服务上的情形)并不在申请程序中审查，仅在异议程序中审查。根据异议程序规定，在欧共体商标申请的公告期内，国家在先的权利人可以提出异议，“如果在明知情况下仍容忍在后的共同体商标连续使用五年，那么该在先权利人就丧失了提出无效或反对该共同体商标使用的权利”，由此产生了两个商标共存的情形。

该种审查制度为相同或近似商标提供了共存的制度空间，因为在该体系下，各自申请注册商标的权利人极有可能放弃基于相对理由的异议，这将直接导致两个相同或近似的商标在相同或类似商品或服务上获得注册的现象。

(2)英国1994年商标法 为满足欧共体第89／104／EEC号商标指令，英国修订了其商标法，形成了其现行的1994年《商标法》，该法将相同或近似商标在相同或类似商品或服务上的注册作为商标驳回申请的相对理由，而非绝对理由，只要经在先商标权人或其他在先权利人同意，即便存在混淆的可能性或使消费者产生与在先商标相联系的可能性，存在；中突的商标仍可获得注册。

该法第七条则规定了善意地同时使用情况下提出申请的相对理由。根据该条款规定，只要申请人能够提供证据充分证明其提出申请注册的商标已经被“善意地同时使用过”，则注册局长“不应以在先商标或其他在先权利拒绝该商标的申请，除非在先商标或其他在先权利所有人在异议程序中提出反对”。

为与欧共体商标体系进一步协调，英国知识产权局取消相对理由审查的商标注册审查制度自2007年10月1日起正式实施，根据该指令，除非在先商标的所有人提出异议并成功阻止在后商标的注册，否则审查员将不会再以“可能存在；中突的在先商标”的理由而主动驳回在后商标的注册申请。该指令的实施，进一步放宽了对相同或近似商标共存的限制。

(3)德国商标法 同英国类似，德国现行的《商标和其他标志保护法》第9条和第10条规定，即便具有第9条规定的商标注册驳回的相对理由，只要申请人得到了在先商标所有人的授权，其申请便可以获得注册。

此外，该法第21条还规定，在商标所有人在明知的情况下，默认一个在后注册商标连续5年使用，则该所有人应无权禁止该在后注册商标在其注册的商品和服务上使用，除非在后的商标申请是恶意的。当然，在后权利的所有权人也无权禁止该在先权利的行使。该条规定也将直接导致商标共存情形的产生。

2．日本、台湾地区的“在先使用权”制度下的间接承认

(1)日本商标法 日本《商标法》第32条规定了“在先使用的商标的使用权”，其第一款规定，“在他人申请注册商标之前，在日本国内非以不正当竞争为目的而在该商标注册申请指定的商品或服务或者类似商品或服务上使用与申请注册商标相同或者近似的商标，而且在这之前已使消费者广为知晓该商标表示与其业务相关的商品或服务时，其使用者拥有在其商品或服务上继续使用该商标的权利”。

(2)台湾商标法 同日本的商标在先使用权类似，我国台湾地区商标法第30条第三款规定：“在他人商标注册申请日前，善意使用相同或近似之商标于同一或类似之商品或服务者，不受他人商标权之效力所拘束”。同时也规定，该种使用应以原使用之商品或服务为限，而且商标权人应“要求其附加适当之区别标示”。

由于商标在先使用权在一定程度上可以对抗注册商标权，因此在承认商标在先使用权的国家和地区，商标法同时也规定了行使商标在先使用权应满足的条件：第一，该商标的使用必须早于注册商标的申请日；第二，该在先使用必须是善意的，并非基于不正当竞争之目的；第三，在先商标的使用范围不得扩大，只能以原使用之商品或服务为限；第四，在先商标与注册商标之间不能产生来源混淆，必要时，注册商标专用权人有权要求在先商标在使用时附加一定的区别标识以区分各自商品或服务来源。当以上条件均满足时，在先商标权人就可以继续使用其商标，便产生了注册商标与使用在先的未注册商标共存的情形。

二、商标协议共存的国外实践 协议共存是商标共存的另一重要途径，主要通过共存协议来体现。一些国家在商标法条文中或直接或间接地允许了商标共存的现象，订立商标共存协议也已经成为竞争对手之间频繁使用的避免或解决诉讼争端的手段。但在法律条文中还是鲜有对商标共存协议的详细规定。如，美国《兰哈姆法》明确规定了相同或近似的商标可以共存，同时也明确要实现商标的共存需要当事双方达成一定的协议，但未对该种协议的形式、内容等做出具体规定，但是《商标审查程序手(TrademarkManuaI Of Examining Procedure)》(简称TMEP)基于《兰哈姆法》第二条第四款规定了相同或近似商标协议共存的“同意协议(consent agreement)”以及“同时使用协议(concurrentuse agreement)”。

（一）美国法律对协议共存制度的规定

1．同意协议制度 美国商标法体系中的同意协议是用以克服根据其《兰哈姆法》第2条第四款作出的拒绝注册的决定。如果当事人提交了同意协议，审查员在判断混淆可能性时将会在一定程度上考虑双方当事人之间签订的同意协议。当然，同意协议并不具有排除混淆可能性的绝对效力，仅仅是影响混淆可能性判定的因素之一。不过，经过一系列的司法诉讼判例，同意协议已渐渐成为排除商标混淆可能性的有力证据。

在E．I．du Pont de Nemours&CO．一案中，专利上诉法院明确指出：“当那些最熟悉市场使用和最希望排除混淆的人签订了专门用来避免混淆的协议，证据的天平就明显地倾斜了……如果处于战斗最前沿的人们所提供的无可辩驳的证据表明不会发生混淆，那么就不能推定可能会发生混淆。”1988年联邦巡回法院在“Amalgamated纽约银行”和“Amalgamated信托储蓄银行”一案中继续引用了上述案件的观点。法院分析了银行服务的专业特点后认为，如果经营者拥有的商标声誉较高，那么他自己也不愿意让消费者产生混淆，从而撤销了美国商标审判与上诉委员会的决定。通过一系列的司法判决，在审查实践中，同意协议已得到专利商标局的充分重视。一般情况下，如果“申请者(在后商标的注册申请者)和注册者(已注册商标的所有人)已经达成了可信的同意协议，而且没有其它因素明显表明存在混淆可能性”，审查员便会认可该同意协议的效力，认为不会产生混淆，允许商标注册。

2．同时使用申请制度 美国《兰哈姆法》第2条第四款规定，符合一定条件的申请者可以要求核准一项与某冲突商标注册同时使用的注册。商标同时使用申请除了要满足其他普通申请的要求外，还要求申请者必须：(1)指定使用申请注册的商标的商品和地理区域，并说明使用的方式；(2)根据已知情况明确其所主张的专属使用的除夕卜隋况，列明一切由他人实施的同时使用以及相关商品、地区和使用时间；(3)列明同时使用者的姓名、地址、其提交的申请或已获得的注册及其使用方式。

（二）欧盟法院对共存协议的认定实践 《欧洲共同体商标条例》(CTMR)的异议制度为相同或近似商标的共存提供了制度空间，因此，现实中的商标共存现象大量存在，商标共存协议则成为了市场主体之间避免或解决诉讼争端而频繁使用的手段。双方在共存协议中明确各自的权利和义务，当共存的商标从相对稳定的状态演变为相互冲突时，双方的争议焦点便集中在了共存协议上。对于两个市场主体之间通过签订共存协议方式以实现两个商标共存的情况，《欧洲共同体商标条例》没有做出明确规定，欧洲内部市场协调局则从最初的完全不考虑到一定限度地参考共存协议的内容。

OHlM一开始并不接纳任何形式的这种由市场主体私人之间签订的关于商标共存的协议，如在OMEGA一案中，OHIM给出的理由是：第一，在判断是否造成混淆时不能由市场主体间私有的协议来决定，也不能受其影口向，而且依据CTMR第74条规定，协调局负责对提交的案件事实进行审查，但是对这种私人间的行为的解释并不构成条文中所规定的事实，因此，这种共存协议并不属于OHIM管辖范围之内；第二，如果认可了这种协议，那就意味着剥夺了竞争对手的“参加权”，而这是与CTMR相违背的，也无这样的法理基础；第三，市场主体间的协议和约定属私权领域，而商标则是一种对公众权利的对世权，前者不应凌驾于后者之上。而在CompAir21一案中，OHIM同样认为，共存协议是私人之间订立的协议，只对协议双方有效，因此不能将共存协议纳入评判依据。

而在后来的SKY[20]一案中，OHIM的态度有所转变，开始关注共存协议中约定的具体内容，而不像之前那样直接排除。在该案中，OHIM慎重地考虑了双方20年前签订的协议，并基于CTMR第8条考虑了双方商标的混淆可能性，认为虽然双方商标不是完全的不相似，但是两者的相似性还是多于差异性，“SKY”商标的使用不会削弱或破坏对方“SKYROCK”商标的显著性，也不会从中得到好处，由此驳回了异议者的全部请求。虽然也有人质疑OHIM判定该份协议是否准确，但这毕竟是在OHIM程序中开始考虑共存协议的作用迈出的第一步。

三、我国商标共存制度的建立和完善 我国商标共存制度的建立和完善从立法角度而言，可借鉴欧盟、日本及台湾等国家和地区的实践做法，通过对商标侵权认定标准的完善、在先使用权规定的完善、怠于行使撤销权引起的法律问题的完善等方面进行间接性的规制；从商标协议共存角度而言，可采用同意书制度和共存协议制度并存的方式，在行政审批程序中鼓励使用同意书，对出具共存协议的仅进行形式审查，在司法审判程序中则需对共存协议的内容进行反垄断审查。

来源：中华商标作者：梁晓青上海大学整理：IPRdaily 赵珍网站：www.iprdaily.cn

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