商标标识的使用不能改变商标本身的显著特征

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 “一起涉‘撤三’制度的商标撤销行政案。”

撤三案件中商标使用的认定问题涉及两个方面：一是商标权利人是否具有真实的使用意图，并且在对使用进行判断时要充分结合相关公众的普遍认知。二是商标标识的使用不能改变商标本身的显著特征。北京知识产权法院审理了这样一起涉“撤三”制度的商标撤销行政案，跟小知一起看看吧！

案情简介

湖南某公司系第27293140号“北窗NORTH WINDOW”商标（以下简称诉争商标）的商标权利人。诉争商标核定使用在第6类铝; 金属片和金属板; 普通金属合金; 金属栅栏; 金属门板; 建筑用金属附件; 金属门; 铝塑板; 金属门框; 金属制窗挡等商品上，专用权期限至2028年10月27日。国家知识产权局经复审认定湖南某公司提交的在案证据不足以证明其于指定期间在复审商品上对诉争商标进行了真实、合法、有效的商业使用，诉争商标在全部复审商品上予以撤销。

湖南某公司不服被诉决定，向北京知识产权法院提起诉讼，请求法院判决撤销被诉裁定，并要求国家知识产权局重新作出裁定。

法律分析

北京知识产权法院经审理认为：结合各方当事人的诉辩主张，本案的争议焦点在于，现有证据能否证明诉争商标于指定期间内在核定使用的商品上进行了公开、真实、合法的商业使用。

首先，湖南某公司提交了授权给佛山市某公司及佛山某铝业有限公司使用诉争商标的商标授权书，佛山市某公司通过“北窗门窗”“奥合北窗门窗”等账号在某平台对诉争商标进行广告宣传。其中，湖南某公司提交的对金属框横截内部系统介绍视频中，三角形金属框横截面旁显示了“北窗NORTH WINDOW”等文字标志，属于将标志直接刻印在商品上,通过展示小面积横截面的实物用以说明材料的密封、防水、隔音、隔热等效果，符合该行业商品展示惯例。并且，根据目前市场的需求及技术水平，金属门和金属窗的制作工艺、用料材质存在较大交叉，可通过用户具体需求、放置位置以及功能要求调节尺寸进行金属门与金属窗的制作转换，此种宣传和制作模式属于该行业惯常做法，对此同行业从业者以及相关消费者理应知晓。

湖南某公司在诉讼阶段提交了实物证据，即黑色“L”型配件，材质为锌合金，配件上标注了“北窗”字样，结合湖南某公司在诉讼阶段提交的在某平台发布的视频显示该零件用于放置在金属部件四角处，此种将商标标志刻印或刻制于相关商品上，并通过展示商品局部或等比例缩小版实物的方式，对商品进行展示属于该行业惯常做法。湖南某公司在诉讼阶段提交了在某平台发布的多个视频，视频中在金属窗、金属门等商品展示样品上均出现“北窗NORTH WINDOW”文字标志，证明湖南某公司对于“北窗NORTH WINDOW”文字标志存在实际使用行为。

其次，本案诉争商标为文字商标，由“北窗”与“NORTH WINDOW”上下排列，“北窗”在上，“NORTH WINDOW”在下，其中英文部分为“北”与“窗”的英文直译。尽管湖南某公司提供的视频证据中显示的文字标志为“北窗”在下，“NORTH WINDOW”在上，但本院认为，在实际使用的过程中此种位置的变化不会使相关公众对诉争商标的识别以及诉争商标的作用发挥产生实质影响。因此，湖南某公司提交的在案证据相互印证，证明诉争商标于指定期间内在相关商品上进行了真实有效合法的商业使用，诉争商标在上述商品上的注册应当予以维持，一审法院作出判决，支持湖南某公司诉讼请求。

第三人刘某不服一审判决，上诉至北京市高级人民法院。二审法院判决驳回上诉，维持北京知识产权法院原判。

法官提示

本案涉及撤三案件中商标使用的认定问题。一是商标权利人是否具有真实的使用意图，并且在对使用进行判断时要充分结合相关公众的普遍认知。二是商标标识的使用不能改变商标本身的显著特征。

01、具有真实的商标使用意图

撤三制度中的“使用”应为“真实使用”。商标权人负有诚实使用商标的义务，而不能通过象征性使用占有商标，注册商标专用权人仅作象征性使用的，可能面临被撤销的风险[1]。2019年北京市高级人民法院发布的《商标授权确权行政案件审理指南》的第19条19.4款“为了维持诉争商标注册进行象征性使用的，当事人主张维持商标注册的，不予支持。”从字面意义解读，该“象征”对应的应当是“真实”，即权利人以维持注册商标为目的，仅存在零星的、偶发性的、名义上的商标使用行为。此种使用行为并非基于真实的、坚定的使用意图，往往规模极小，未对市场产生实质影响。为促进、鼓励商标的实际使用，只要在指定期间将诉争商标用于商品或服务的标识，发挥了其识别商品或服务来源的作用，在商标权人的控制之下对商标进行了公开、合法、真实的使用，即可认定该商标已经使用。反之，若无直接证据显示诉争商标于指定期间内已经实际进入了商品流通领域，从而实际发挥了区分商品或服务来源的作用，则不宜认定该商标实际进行了使用。本案中，湖南某公司通过举证多个在指定期间内某平台中发布的宣传视频显示其对于商标进行了真实合法有效的使用。同时考虑到门窗行业的产品特点、制作工艺以及销售样品展示的惯常做法等因素，结合相关公众的普遍认知，认定湖南某公司对诉争商标具有真实的使用意图。

02、商标的使用不能改变商标本身的显著特征

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（以下简称《规定》）第26条第2款中指出，实际使用的商标标志与核准注册的商标标志有细微差别，但未改变其显著特征的，可以视为注册商标的使用。对于注册商标的使用，通常理解为按照商标注册证上的样式进行使用，而《规定》中可以看出撤三案件中对于商标的实际使用态度更是侧重实质使用。“未改变显著特征”即实际使用的商标标志应当与注册商标具有相同的来源识别效果，实际使用的标志与注册商标标志具有相同的显著特征。在认定构成基本相同标识的实践方面，仅仅改变注册文字商标的书写方法的（包括字体间的转换、繁体字与简体字的转换、横写与竖写的转换、罗马字大小写的转换等）；商标构成要素之间排列的改变与位置的互换等[2]。如权利人确实具有真实使用意图，并且也对商标进行了商标性使用的前提下，即使实际使用过程存在与诉争商标有细微差别的情形，在未改变商标本身显著特征的前提下，也不应轻易撤销该商标。从实际使用的标识角度看，如果使用的并不是与注册商标相同或基本相同的商标，而是与注册商标相近似的商标，改变了显著特征，那么无法免除因不使用而被撤销的命运。本案中，尽管在实际使用过程中，在部分场景呈现的商标与诉争商标在文字位置上略有不同，但未改变其显著特征的，不会使相关公众对诉争商标的识别以及诉争商标的作用发挥产生实质影响，可以视为注册商标的使用。

注：

[1]王莲峰,胡丹阳.论注册商标使用义务规范的体系化构建——兼评商标法修订草案征求意见稿相关条款[J].知识产权,2024,(02):44-66.

[2]张鹏.《商标法》第49条2款“注册商标三年不使用撤销制度”评注[J]. 知识产权,2019,(02):3-27.

（原标题：“北窗”：我太“南”了 | 以案释法）

来源：知产北京

作者：王秋湜 立案庭

编辑：IPRdaily赵甄          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：商标标识的使用不能改变商标本身的显著特征（点击标题查看原文）

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