董宁 夏锋 | 中国技术类知识产权诉讼：通过美国法院取证的实践与挑战

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“本文结合一个具体案例，简要介绍通过第1782条向美国法院取证的相关问题。”

来源：IPRdaily中文网（iPrdaily.cn）

作者：董宁 夏锋 己任律师事务所

《美国联邦法典》第28编第1782条（a）（以下简称“第1782条”）规定，在满足特定条件的情况下，美国联邦地区法院可以颁发命令，要求住所或居所在其辖区内的主体提供证词、陈述，或提供相关文件或其他物品，以便在外国或国际法庭的程序中使用。近年来，在众多跨境纠纷中，出现了当事人利用第1782条向美国法院申请取证，以支持其在中国诉讼中的主张。这种情况最常见于跨境商事诉讼和仲裁纠纷，但近年来，在专利、商业秘密等技术类知识产权诉讼中也屡见不鲜。

在中国的知识产权诉讼中，权利人常常面临取证困难。例如，所主张的专利涉及方法权利要求，或技术秘密为配方、工艺，此时往往需要被告的生产工艺、源代码等机密文档以证明侵权。原告难以通过合法手段自行收集这些材料。众所周知，美国的证据开示（discovery）范围和力度通常超过其他国家。因此在某些情况下，例如被告是美国公司或在美国有子公司，利用美国的证据开示制度来尝试收集一些国内难以收集的证据也是一个思路，但美国的法院诉讼程序中有“保护令（protective order）”，通过discovery获得的证据也不是随意可以用于外国诉讼的，而是需要基于第1782条向美国申请批准。

笔者近期在两起技术类知识产权诉讼中代理被告，均遇到原告依据第1782条，向美国法院申请将美国平行诉讼中开示的证据用于中国诉讼的情况。最终，美国法院均驳回了原告的请求。本文将结合其中一个具体案例，简要介绍通过第1782条向美国法院取证的相关问题。

利用第1782条向美国联邦地区法院申请证据开示的申请人需要满足一些法定条件：

1. 证据开示必须用于外国或国际法庭的程序；

2. 申请人必须是上述程序的利益相关方；

3. 被要求提供证据的个人或实体的住所或所在地必须在申请人提交申请的美国联邦地区法院管辖范围内。

这些法定条件一般较易满足。

联邦地区法院对于是否允许证据开示拥有自由裁量权。美国最高法院在Intel Corp. v. Advanced Micro Devices, Inc.案中明确，裁定第1782条的请求时可以考虑四个因素（“Intel要素”）：

1. 所请求的证据是否在外国法庭的司法可及范围内，即使没有第1782条的帮助也可获得；

2. 外国法庭的性质、外国诉讼的特点，以及外国政府、法院或机构对美国联邦法院提供司法协助的接受程度；

3. 第1782条的请求是否掩盖了规避外国或美国有关外国取证限制或其他政策的企图；以及

4. 是否包含过度介入（外国司法程序）或带来繁重负担的请求。

Intel要素是法院在决策是否提供协助时的考量因素，但并不要求每个要素都支持法院的决策，法院也不必考虑所有这些因素，但请求方应尽可能的证明在每个要素下的必要性和合理性。而反对第1782条请求的当事人则有责任证明任何可以拒绝该申请的事实。

在Intel要素（1）中，关注的是在不依赖第1782条的情况下，所请求的证据是否可获得。在我们的案例中，作为中国诉讼的当事人，被告向美国法院提交了中国律师（包括一位前法官）的声明，论证中国法院完全有权要求当事人举证，例如《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第二条规定的举证责任分配规则、第二十四条规定的书证提出令以及第二十五条规定的拒不提交证据所面临的不利后果。美国法院认为，在Intel要素（1）方面，对请求人不利。

关于Intel要素（2），要求考虑外国法院对于美国联邦地区法院协助的接受程度，这并非指证据本身是否会被外国法院接受，而是外国法院对这种协助的态度。在我们的案例中，被告向美国法院指出，原告在中国诉讼的起诉状中已经宣称通过对被控侵权产品的分析能够确认侵权，因此并不需要第1782条的额外证据开示。美国法院认为，双方在这一要素上是均势的，但也提到中国法院可能因程序繁琐且多余而不太欢迎外国的证据开示。

Intel要素（3）要求考虑请求人是否试图通过第1782条绕开外国诉讼中不利的取证程序。这并不要求请求人在外国诉讼中穷尽所有证据开示的努力。在我们的案例中，被告证明在中国诉讼中有多种途径允许原告获得所请求的证据，无需求助于第1782条，而原告并未尝试这些途径。此外，原告在中国诉讼中明确表示已具备证明侵权所需的证据，如今又寻求第1782条，表明其可能是为了绕过中国的证据收集程序，违背了司法礼让和高效的目标。

Intel要素（4）要求所请求的证据开示不会过度介入或带来繁重负担。在我们的案例中，原告主张的权利要求为产品权利要求，且已购买被控侵权产品的样品，完全能够通过实物检查和被告公开的技术文档来证明侵权。要求被告提供包含生产工艺等机密信息的文件，对于本案而言是重复的，且与案件需求不成比例。

我们注意到，近些年来第1782条已逐渐从单纯的调查取证手段演变为具有较强威慑力的进攻手段。在我们的案例中，原告请求开示的证据包括被告的生产工艺等高度机密文件，包含被告生产的几乎所有技术诀窍（know-how）。一旦泄露，后果不堪设想，被告自然不愿轻易提供。而原告在中国诉讼中事实上并不需要被告的生产工艺等机密文件即可证明侵权，原告甚至提交了第三方鉴定机构的鉴定意见，通过对被控侵权产品的分析，得出其落入专利保护范围的结论。因此，在中国诉讼中使用被告的机密文件是完全不必要的。

事实上，随着中国近年来在知识产权举证规则和实践方面的逐步完善，原告的举证难度已大大降低，也意味着在中国诉讼中寻求第1782条协助的必要性越来越低。律师在代理此类知识产权案件原告时，应结合案件情况，充分论证应用第1782条的必要性，即为何某些证据在中国程序中难以获得且必不可少。而如果代理被告，则从相反角度进行反驳，证明中国的司法程序已经给予了当事人足够的取证可能性，而支持这一点的专家声明（比如从事过中国司法审判工作的专家）会很有帮助。

夏 锋  合伙人

业务领域：知识产权、技术交易、争议解决、兼并收购、合规事务、政府关系

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邮箱：jerryxia@genlaw.com

夏锋律师是己任律师事务所创始人之一，负责上海办公室和美国联络处，他拥有超过20年的从业经验，具备法律与技术、企业法务与律所以及在亚欧美洲多地工作和学习的多元化背景。在回归律所执业前，他曾经长期担任世界500强美国霍尼韦尔公司（Honeywell）亚太区副总法律顾问兼首席知识产权法律顾问。

夏锋律师的执业专注于为国内外客户在知识产权（诉讼与非诉）、争议解决、品牌许可与技术交易、兼并与收购、企业合规以及政策与政府关系等方面提供战略性的法律意见。尤其在知识产权（IP）领域（专利、商标、商业秘密、著作权等），夏律师是中国工信部认可的工业和信息技术领域内的IP专家之一。他的专长覆盖几乎所有IP相关领域，包括各种IP诉讼与维权、IP申请布局与群组管理、IP风险管控与合规、IP许可交易、商业秘密保护等等。

在IP维权与诉讼方面，夏律师取得的成绩最为斐然。他有一系列的获奖案例，包括曾历史性地获得专利侵权诉讼中的诉前/诉中临时禁令、在最高院赢得里程碑式的商标再审案件胜利、为独特的工业品外观获得反法下的知名商品特有装潢的保护以及在商业秘密侵权案件中开创性地以补救成本为损失使侵权人受到刑事处罚。他的最新战绩包括有入选最高院知识产权法庭5周年100大的典型案例、在一个专利侵权诉讼中为国际客户创纪录地赢得3200多万的判赔（其中包括法定最高的5倍惩罚性赔偿），以及为一个国际工业品牌赢得驰名商标诉讼（包括最高500万的法定赔偿）。

此外，夏律师近年来还越来越多地协助中国企业处理海外知识产权纠纷，包括美国337调查。夏律师是上海、江苏、浙江、深圳等地入库的海外知识产权纠纷应对指导专家。

夏律师在业内获得广泛认可，他多次上榜钱伯斯推荐的“中国知识产权诉讼律师”、IAM“世界IP战略家300人”和“专利律师1000强”、《商法》“A-List中国法律精英”、WTR“全球商标专业人士1000 强”、Asia IP杂志“中国知识产权专家”等榜单。此外，他还曾赢得了一系列业内奖项，比如，Lexology“客户首选律师”、LegalBand评选的“中国15佳知识产权律师”、ALB“中国客户首选律师”和“中国IP律师15强”，WTR“全球年度最佳公司法务”奖（首位华人获奖者）以及国际法律办公室(ILO)与和企业法律顾问协会(ACC)共同评选的“亚太区年度IP人物”奖等。

夏锋律师从美国加州大学伯克利分校和荷兰鹿特丹大学分别获得法学硕士学位。此外，他还从北京大学获得法学学士以及从北京化工大学获得工程学士学位。

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董 宁  合伙人

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董宁律师主要从事知识产权诉讼及非诉业务，尤其擅长处理科技企业的复杂、高价值知识产权纠纷。

在过去近二十年，董宁律师曾代表客户在中国主要的知识产权管辖法院处理过多起有重大影响的疑难技术纠纷案件，包括国内LED头部企业之间的系列专利侵权诉讼、多家跨国企业在国内的专利侵权诉讼和商业秘密侵权诉讼等。得益于在计算机软硬件、无线通信、半导体、光电等技术领域的技术背景，董宁律师能够在疑难案件中快速找到切入点并为客户制定富有成效的诉讼策略，他特别擅长于协调专利侵权诉讼与相关的专利无效程序，帮助客户取得最大优势。

董宁律师在知识产权非诉领域也具有丰富的经验，为TMT、医疗器械等行业的多家知名企业提供了量体裁衣的知识产权管理咨询和IP尽调服务，并且为多家科技企业提供专利挖掘和申请服务。

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（原标题：己任视点 | 中国技术类知识产权诉讼：通过美国法院取证的实践与挑战）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：董宁 夏锋 己任律师事务所

编辑：IPRdaily赵甄          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：董宁 夏锋 | 中国技术类知识产权诉讼：通过美国法院取证的实践与挑战（点击标题查看原文）

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