从最高院的一个案例看专利实审、复审无效、行政诉讼一审、二审中技术启示的判断

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“从一个典型的走完了实审、复审、复审行政诉讼一审、复审行政诉讼二审、无效、无效行政诉讼一审、无效行政诉讼二审的稀有案例谈谈启发。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：郭帅 广东知恒（广州）律师事务所

目  录

一、案例介绍

二、无效、行政诉讼一审、行政诉讼二审中技术启示的认定

三、同日申请发明专利技术启示的认定

四、实审、复审无效、行政诉讼一审、二审中技术启示的认定小结

五、启示

一、案例介绍

二、无效、行政诉讼一审、行政诉讼二审中技术启示的认定

➤ 2.1无效程序中技术启示的认定

证据1-CN2O418O289U，公开了一种削片式陶瓷PTC加热器，虽然公开了铝管与散热片为一体化结构，提高了铝管与散热片之间的传热效率，但是，由于PTC片、引出电极和绝缘膜组成的PTC加热芯整体在铝管中的位置空间过大，在压制铝管时会出现PTC加热芯不在宽度方向的中间位置，导致压制铝管时宽度方向铝管受力不均匀，PTC加热芯和铝管上下内壁的接触的一致性较差，影响了PTC加热芯向铝管传热的均匀性，长时间的使用容易造成功率衰减较大。

证据2-CN203951634U，散热器主体1的左右两侧具有槽状延伸体12。

证据3-CN104797015A，导热管11的外侧面上设有两条半圆形的凹槽12 (参见说明书第0056、0057段以及图5和图8)

合议组认为：证据2中还公开了：延伸体12的槽内设置有导流条6，导流条6具有嵌入槽内的基体61和伸出基体61顶部的山脊状的导流部62。流体进入散热器主体时，被导流条6自然分流，可以减低风阻，提高流体流速功率。因此，证据2中的槽状延伸体12是为了增大散热面积、提升加热效果而设置，且槽内设有导流条，无法起到权利要求1中的“槽状结构”为压制腔体时提供向外的变形空间的技术效果。因此，证据2中的槽状延伸体并不能相当于权利要求1中的槽状结构，即证据2并没有公开权利要求1中的槽状结构。并且，证据2并没有给出与证据1结合的技术启示。

证据3还公开了以下内容（参见说明书第0040段），包括：在导热管侧面的二条向内凹陷弧形槽因具有在压制时自然向中心均匀收缩的效果，使得穿装间隙导致向宽度方向的延伸全部被凹槽所抵消，二条凹槽的收缩量确保了发热体内部贴合紧密的前提下，宽度方向无任何延伸，从而保证了压制后发热体的宽度仍和散热条的宽度一致。由此可见，证据3中的弧形槽并不能起到本专利中的槽状结构在压制腔体时能够提供向外的变形空间的技术效果，证据3中的弧形槽并不会向外形变，而是在宽度方向上无任何延伸。因此，证据3中的“弧形槽”并不能相当于权利要求1中的“槽状结构”，因此，证据3并没有公开权利要求1中的槽状结构，并且，证据3也没有给出与证据1结合的技术启示。

由此可见，从上面的内容来看，在无效阶段，证据2和3公开的产品结构有槽状结构（从附图看出），但是其与本专利中槽状结构的功能均不相同，不能为压制腔体时提供向外的变形空间的技术效果，解决的技术问题不相同，不存在技术启示。

➤ 2.2行政诉讼一审程序中技术启示的认定

针对证据1存在的上述问题，本领域技术人员无需付出创造性劳动即可分析出该技术问题是由加工过程中腔体向内运动使得加热组件与腔体内壁相接触所导致。因二者之间是否接触与二者之间是否有足够空间直接相关，而本领域技术人员知晓如果在挤压过程中，腔体两壁向内运动，将无法确保足够的空间。因此，本领域技术人员会寻求腔体两侧向外运动的技术手段。为使腔体向外侧运动，将内壁两侧设置为向外凸的弧面属于本领域技术人员容易想到的技术手段。此外，在将内壁设置为向外凸的结构的同时，将外壁设置为槽状结构，以为外壁两侧在受压过程中的变形提供相应的形变空间，进一步避免发热组件与腔体内壁相接触，亦是本领域技术人员容易想到的技术手段。基于上述分析可知，本领域技术人员在证据1的基础上，基于其所掌握的本领域知识及能力，无需付出创造性劳动即可获得本专利权利要求1。据此，本专利权利要求1相对于证据1与公知常识的结合不具备创造性。

由此可见，在行政诉讼一审中，否点了无效决定的结论，直接将本专利的发明点“槽状结构”认定了公知常识；在默认否定证据2和3技术启示的同时，将专利的发明点“槽状结构”直接认定为公知常识，否定了其创造性。

➤ 2.3行政诉讼二审程序中技术启示的认定

证据1要解决的技术问题是：PTC加热芯整体在铝管中的位置空间过大，在压制铝管时会出现PTC加热芯不在宽度方向的中间位置，导致压制铝管时宽度方向铝管受力不均匀。为了使PTC加热芯放置在铝管中时在宽度方向上居中，证据1在侧壁上设置了定位条限制PTC加热芯在铝管宽度上的移动空间。如果在压制时证据1侧壁整体向外凸出，则定位条必然向外移动，定位条与PTC加热芯之间的距离将增大，PTC加热芯在铝管中的活动空间也会增大，将难以在铝管宽度方向上居中，有悖证据1的发明目的。结合证据1图3外表面为向内凹的弧面结构，证据1定位条之间的腔体内表面虽然也为向外凸的弧面，但不会产生腔体侧壁受力后向外变形的技术效果，进而也不存在侧壁向外变形后需要容纳空间的问题。本领域技术人员在证据1的基础上，不会产生在两侧外壁上设置槽状结构以提供向外变形后的容纳空间的改进动机，郭某某所主张的现有技术既未公开本专利权利要求1的槽状结构也没有给出技术启示，亦没有证据表明在腔体外壁设置槽状结构是本领域技术人员容易想到的技术手段。

由此可见，在行政诉讼二审程序中，认定不存在技术启示，且不是本领域的公知常识，否定了行政诉讼一审的结论。证据1与本专利虽然技术领域相同，但二者解决的技术问题不同，证据1为了PTC加热芯的定位，要避免在宽度方向上形变；本专利为了避免PTC加热芯受到刚性压力被压碎，要在宽度方向上形变提供容纳空间。证据1与本专利解决的技术问题不同，不管证据1是否公开槽状结构（证据1的侧面为圆弧状），其结构所实现的功能完全不同，二者事实的认定过程，就不能认定证据1公开了槽状结构；再讨论证据1的技术启示问题，证据1中为了保证PTC加热芯在宽度方向的中间位置定位，设置定位条限制PTC加热芯在铝管宽度上的移动空间；也就是说证据1出发，本领域技术人员不能去扩大宽度上的移动空间破坏PTC加热芯的定位，不会产生在两侧外壁上设置槽状结构以提供向外变形后的容纳空间的改进动机，言外之意证据1不适合作为本专利最接近的现有技术，不适合作为改进本专利的起点；更不用提与证据2和3的结合。

三、同日申请发明专利技术启示的认定

➤ 3.1同日发明实审程序中技术启示的认定

对比文件1: CN104797015A（同无效证据3），导热管11的外侧面上设有两条半圆形的凹槽12 (参见说明书第0056、0057段以及图5和图8)。

第二次审查意见指出：本申请的导热管的侧壁上的槽状结构也具有在压制时自然向中心均匀收缩的创造效果，这是向内凹陷的槽状结构本身具有的变形规律，因为当有外力施加时，圆弧状就会瘪下去，但是球心位置是不会发生180度变化的，也就是说当施加压力时，向内凹陷的圆弧槽自然会向内收缩，故本申请和对比文件1的凹槽的变形情况是一样的，是为了减少发热元件在宽度上的变形量，而非申请人在说明书第0006段记载的使得PTC发热组件的侧边不受到侧压力，相反，不想让PTC发热元件受到侧压力，此时的槽状结构应该为向外突出的槽状结构，而非本申请附图1记载的向内弯曲的槽状结构。

驳回决定指出：对比文件1中矩形空腔的左侧和右侧的外壁均为沿矩形空腔长度方向延伸的槽状结构12。

由此可见，驳回决定中直接认定对比文件1公开了槽状结构，且认定了本申请的槽状结构与对比文件1具有相同的功能，减少发热元件在宽度上的变形量，完全忽略了说明书中对槽状结构功能的描述“在压制腔体时，腔体的左侧和右侧受力后将向外变形，槽状结构18提供了变形的空间，对PTC发热组件的侧边不会受到侧压力”，实审阶段面对没有创造性的审查意见通知书，权利要求也进行修改了，和无效后保留的实用新型的权利要求1对比来看权利要求的保护范围已发生变化，实审阶段的尺度偏严格，在审查精准度不够的情况下，加上审查员与代理人处于不对等的地位，此时权利要求的修改是否合理不做讨论。

➤ 3.2同日发明复审程序中技术启示的认定

第173254号复审请求审查决定认为：权利要求1-10不具备专利法第22条第3款规定的创造性。其中，对于复审请求人的意见，第173254号复审请求审查决定认为：本领域技术人员为了避免压制腔体时PTC发热组件被压碎，容易想到将定位筋也设置在位于腔体的顶部、底部的内表面上，以便该定位筋对顶面及底面均进行加强、腔体无法向内侧变形，这是本领域技术人员的常规选择，其技术效果是可预期的。

本领域技术人员为了避免压制腔体时PTC发热组件被压碎、PTC发热组件的侧边不受到侧压力，在对比文件1公开的弧面的基础上，还容易想到将对比文件1公开的弧面进行变形，使得两条第一定位筋之间的容纳腔的左侧内表面为一个向外凸的弧面，且弧面的开口是朝向容纳腔的，两条第二定位筋之间的容纳腔的右侧内表面为向外凸的弧面，采用腔体的左侧和右侧受力后将向外变形、槽状结构提供变形的空间的方式，给容纳腔一定的变形空间，使得PTC发热组件的侧边不受到侧压力，防止PTC发热组件压碎，这是本领域技术人员的常规选择，其技术效果是可预期的。因此，复审请求人的意见陈述缺乏说服力。

由此可见，在复审程序中，复审审查员改变了实审审查员关于“槽状结构”的认定，认为对比文件1未公开槽状结构，转变为直接认定槽状结构为公知常识，进而否定其创造性。

➤ 3.3同日发明复审行政诉讼一审程序中技术启示的认定

北京知识产权法院作出第（2019）京73行初6985号行政判决，其中认为：被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，符合法定程序，给予支持。

由此可见，复审行政诉讼一审程序中，法官同样采用说理方式认定槽状结构为公知常识，与复审审查员观点一致，同样认为不具有创造性。

➤ 3.4同日发明复审行政诉讼二审程序中技术启示的认定

对比文件1虽然说明书附图8公开了凹槽12，但权利要求1中所述槽状结构为“腔体的左侧和右侧的外壁均为槽状结构”，结合本申请说明书的附图可知，本申请的容纳腔的侧外壁相对于腔体呈整体凹陷，而对比文件1的凹槽12为同一外壁的上下两条、间隔有未凹陷的一条凸起，在结构上显然不同于本申请的描述。从实际发挥的技术功能和效果来看，本申请的槽状结构可以使得容纳腔侧壁上的外凸弧面（弧面开口朝向容纳腔）受力后向外变形的部分仍处于槽状结构空间中；而对比文件1的凹槽12未对应腔体侧壁的外凸弧面，相反该外凸弧面对应的是凸起，对比文件1控制侧壁变形的方法在于以凹槽12所对应的前述“向内凹陷弧形槽”内凹来抵消压制后外凸弧面及外壁凸起在容纳腔宽度方向的延伸。因此，对比文件1中的槽状结构和相应的外凸弧面部分所构成的部分技术方案属于不同的发明构思，两者在结构和位置上完全不同，所实现的技术功能和效果也不同。

由此可见，在复审行政诉讼二审程序中，否定行政诉讼一审的结论，肯定了其创造性。从槽状结构的结构不同、功能不同，认定二者不属于相同的发明构思，认为对比文件1未公开槽状结构的同时，认为槽状结构不是本领域的公知常识。

四、实审、复审无效、行政诉讼一审、二审中技术启示的认定小结

五、启示

上述案例是一个典型的走完了实审、复审、复审行政诉讼一审、复审行政诉讼二审、无效、无效行政诉讼一审、无效行政诉讼二审的稀有案例，技术启示的判断在不同阶段的差异还是比较大的，结合上述案例及平常工作中的实践经验谈谈该案件的启发。

首先，向发明人/申请人致敬，没有你们的坚持就没有今天这个案例；并不是所有企业为了获得专利权投入这么大的经济成本、时间成本，企业这种不折不挠的勇气值得所有申请人面对不公正审查、不公正的驳回复审、不公正的无效等情况下，要相信自己的技术，相信正义会迟到但永远不会缺席；从目前阶段复审、复审行政诉讼、无效、无效行政诉讼的数据来看，大部分驳回或无效的专利没有选择救济，对于一些经济价值比较高的专利还是比较可惜的，选择了公开而未获取保护；对于权利人敢于维权，权利是争取来的而不是让步来的，尤其是专利权，通过文字来概括背后复杂的技术方案，文字表达的有限性加上技术方案和游戏规则的复杂性，这场文字版权利的游戏需要更大的勇气和专业一步步去争取稳定的专利权。

其次，向代理人、律师、审查员、法官等职业共同体致敬，没有代理人在申请文件中对槽状结构功能的描述，没有审查员检索的对比文件、没有无效请求人检索的现有技术证据、没有法官严谨的对比分析说理，同样也很难这么清晰的展示为什么槽状结构的功能不同、结合技术启示有障碍等复杂问题；不管是申请阶段代理人、还是审查授权阶段审查员、复审无效确权阶段审查员、行政诉讼维权阶段法官，还是希望能够不断的向审查标准一致靠近。

其次，承认在授权、确权、维权不同阶段的差异；技术启示的判断、公知常识的认定本身就是难点，对于实审审查员来说，时间紧任务最重，对事实的认定可能不够准确，公知常识一笔而过；对于复审确权环节，目前案件量积累越来越多，审查周期越来越长，对事实的认定更多是向无效看齐，而不是向实审靠拢；对于复审无效确权环节，案件量相对没那么大，对事实的认定相对精细；对于行政诉讼的维权环节，案件量更少，理论上审判更要精细；维权阶段尤其是行政诉讼二审代表了国家最高的审判水准，是专利权人最后的救命稻草，对于不公正的审查要敢于纠偏。

最后，审视下国内专利的维权生态环境；千辛万苦取得的专利权，能不能给专利权人带来实实在在的利益，决定了企业选择创新还是模仿，进而影响了创新的生态环境；对于该案实用新型的有效期10年，该案申请日2015.08.03，走完无效、无效行政诉讼一审、行政诉讼二审到2023年12月11日，其生命周期也仅仅剩下1年多的光景，还从何而谈通过专利维护市场的权利；更不用说在维权阶段举证难、周期长、执行难等问题；整个知识产权的生态环境改善要通过诉讼倒逼，诉讼改变企业观念，诉讼让专利代理回归市场，诉讼让整个职业共同体回归专业。

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（原标题：从最高院的一个案例看专利实审、复审无效、行政诉讼一审、二审中技术启示的判断）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：郭帅 广东知恒（广州）律师事务所

编辑：IPRdaily辛夷          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：从最高院的一个案例看专利实审、复审无效、行政诉讼一审、二审中技术启示的判断（点击标题查看原文）

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