美国商标法简介及注册商标时的隐患防范｜企业海外知识产权保护与布局（四十九）

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“商标是知识产权的一种形式，用于识别商品的来源。本文概述了美国商标法，并介绍了在美国注册商标的隐患和防范措施。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：冯璞 中国贸促会专利商标事务所

PART01

美国商标法简介

（一）美国商标法关于商标的定义

美国商标法，即《兰哈姆法》将商标定义为用于区分一个人的商品与其他人制造或销售的商品的文字、名称、符号或图案。因此，商标被认为是商品的“来源识别”。商标有助于消费者区分不同卖家的商品，也有助于卖家保护自己的声誉或商誉。除了短语和平面图形之外，商标可能还包括产品及其包装的整体外观或商业外观。

《兰哈姆法》还承认其他几种受保护的商标。服务标志（例如，麦当劳的拱门）标识服务的来源，集体标志（例如，美国汽车协会的AAA标志）可以标识协会，认证标志表示地区来源或材料等特征，商号标识业务。本文使用“商标”一词来统指所有受保护的商标，这些商标在法律上受到类似对待。

《兰哈姆法》一般不保护所谓的公开权，例如防止他人利用自己的声音或肖像来获取商业利益的权利，除非出现“虚假背书”。然而，许多州的法律不同程度地承认这种权利。

（二）商标要求

一个商标必须同时满足三个要求，才有资格成为有效的商标：它必须具有显著性、非功能性，并且在商业中使用。

1. 显著性

商标必须具有足够的显著性，以满足其区分卖方商品和其他卖方商品的基本功能。商标的强度越强，受到保护的强度也随之增强，商标的强度越弱，受到保护的范围也随之变窄。从商标本身的显著性来看，可以将商标因自身显著性的强弱而归纳为臆造词（fanciful marks）、任意词（arbitrary marks）、暗示词（suggestive marks）、描述性词（descriptive marks）和通用词（generic marks）。通用词仅仅是产品类型的名称，不能起到区分作用，不能作为商标。例如，人们不能使用“苹果”这个词作为实际苹果的商标。处于通用名称和具有内在显著性商标之间的“描述性”商标，它们描述产品的一个方面（例如，“美味”鸡肉），当且仅当消费者随着时间的推移将描述性标记与特定的卖方联系起来时（例如，“Holiday Inn”），描述性标记才能受到保护，从而使标记具有独特的“第二含义”，从而使其不再仅仅是描述性标记。姓氏和地理名称也必须获得“第二含义”才能得到保护。

2. 非功能性

商标不能包含产品的“功能性”（有用或必要）特征。这一要求将商标与专利区分。

3. 在商业活动中的使用

商标只有在商业活动中被使用于权利人的产品上用于区分与其他人的产品才能获得保护。

（三）商标注册程序

在美国专利商标局（USPTO）注册商标并不是商标获得保护的法律要求，但这样做会给商标所有人带来一定的好处。例如，创建了有效性和所有权的法律推定，给予商标所有人在全国范围内的优先权，并允许商标所有人使用注册商标的符号。

1. 注册要求和期限

要向USPTO注册商标，申请人必须或者在商业中实际使用商标，或者依靠“推定使用”，即在注册后的一定时间内真实地使用商标。或者，在某些外国注册的商标也可以在美国注册，如果申请人打算在美国商业活动中使用该商标。

商标注册可以无限期持续，前提是所有人在前5年后续展注册，此后每10年续展一次。前5年后，所有者可提交“不可争辩声明”，以防止其他人争辩商标的有效性、所有权和独家使用权，但有一些例外。

虽然《兰哈姆法》禁止所有者注册贬损性的商标，但美国最高法院分别在2017年和2019年将这些规定视为违反了宪法第一修正案。2023年6月，美国最高法院同意审理对《兰哈姆法》禁止使用另一个活人名称的商标的第一修正案的质疑。在Vidal v. Elster一案中，卖方辩称，通过阻止他为T恤衫注册“特朗普太小（TRUMP TOO SMALL）”商标，该行为侵犯了他批评公职人员的权利。

2. 不服商标注册决定

《兰哈姆法》为不服商标注册提供了一些机会。在获准注册前的一定时间内，任何人可以向USPTO商标审判和上诉委员会（TTAB）提出异议申请。注册后，任何人可以各种理由（包括通用名称、功能性和放弃）向TTAB申请“撤销”商标。在注册的前五年内，任何人也可以申请撤销商标，理由是该商标仅仅是描述性的或与先前使用的混淆性相似商标相冲突。此外，《2020年商标现代化法案》建立了两种新的程序——消除程序（Expungement）和重审程序(Reexamination)，使商业中未实际使用（或在相关时间未实际使用）的商标失效。

除此类行政程序外，被告因违反《兰汉姆法》而被法院起诉，可辩称原告的商标无效，但须遵守上述挑战不可抗辩商标的限制。

3. 《兰哈姆法》的违反和补救措施

《兰哈姆法》规定了商标侵权、商标淡化、域名抢注和虚假广告的民事责任。该法案赋予美国地区法院对这些诉讼的非排他性管辖权，这意味着原告可以选择向联邦或州法院提起此类诉讼。

（四）商标侵权

商标侵权包括未经授权使用注册（或类似）商标，从而可能使消费者对商品原产地产生混淆。未注册商标的所有人可以根据“原产地的虚假指定”这一类似的案由起诉。

法院会综合研究各种因素以确定未经授权使用商标是否可能使消费者感到混淆。这些因素包括当事人使用的商标之间的相似程度、当事人产品之间的相似程度、被告是否有意欺骗公众、调查数据是否显示实际混淆以及相关消费者的成熟度。例如，如果被告使用明显不同的商标，或者如果相关的购买者是经验丰富的公司，那么混淆的可能性就较小。法院还会考虑原告商标的“优势”，无论是在市场识别方面，还是在臆造、任意、暗示和描述性标记的最强到最弱的程度方面，越强的商标会得到越高水平的保护，会被视为更容易混淆消费者。

根据《兰哈姆法》提出的另一项基于混淆的案由是“虚假背书”，即一个人的姓名或身份被用来暗示该人背书了某种商品。

（五）商标淡化

淡化包括损害“著名”商标的行为，即那些被公众广泛认可的商标。淡化是指未经授权使用著名商标，或者“模糊”商标（削弱商标与其代表的商品之间的联系）或者“玷污”商标（损害其声誉）。例如，未经授权出售星巴克品牌的汽车零部件可能会模糊星巴克和咖啡之间的联系。

（六）域名抢注

1999年，美国国会通过了《消费者保护法》（ACPA），修订了《兰哈姆法》。ACPA允许商标所有人起诉恶意使用与商标相同或混淆性相似的互联网域名或淡化著名商标的人。

（七）虚假广告

《兰哈姆法》为某些类型的虚假广告提供打击基础，即使它们不涉及商标侵权。为了证明该行为下的虚假广告，原告必须表明他们受到被告在州际贸易中对自己或他人的产品或服务所作的虚假陈述的伤害，并且该陈述可能欺骗大部分目标受众。

（八）补救措施和强化假冒惩罚

《兰哈姆法》一般授权法院通过旨在纠正原告遭受的经济损害的赔偿损害和旨在防止进一步违反和损害的禁令来补救违反行为。

《兰哈姆法》对假冒行为规定了更高的处罚，如果某人在类似商品上，例如仿冒手表或者手提包上使用完全相同的在先商标时，《兰哈姆法》规定商标所有人可以选择三倍或法定的假冒损害赔偿，并规定可以没收假冒商品，而其他联邦法律则规定了对假冒商品的刑事处罚。

（九）《兰哈姆法》的责任限制

商标的某些使用属于使用者不必承担责任的“合理使用”。合理使用包括，例如，一些广告比较自己的产品与竞争对手的产品。

一些法院认为，《兰哈姆法》不禁止在受《第一修正案》保护的艺术作品中使用其他商标。美国最高法院在其2023年6月的杰克·丹尼尔诉VIP产品案中驳回了这一原则。VIP公司卖了一个狗玩具，就像杰克·丹尼尔的威士忌瓶。在审判中，Jack Daniel赢得了针对VIP公司的商标侵权和淡化索赔。联邦上诉法院推翻了这一判决，认为VIP公司不承担责任，因为玩具是受《第一修正案》保护的“戏谑”。最高法院推翻了这一判决，认为使用他人商标识别自己产品（如狗玩具）的被告应承担商标侵权责任。

PART02

在美国申请商标注册时容易出现的风险及预防措施

如上所述，美国商标法有自己独特的规定和实践。这些差异可能会使外国申请人在美国申请商标注册时出现一些本该避免的风险。以下是外国申请人在美国申请商标注册时容易出现的风险，及应对这些风险的预防措施。

（一）过于宽泛的商品和服务描述

一个常见的问题是在申请时过于宽泛地描述商品和服务，这在外国申请人中比较普遍。他们通常习惯于在自己的国家中允许尽可能宽泛地描述商品和服务以获得更广泛的保护范围。但在美国，过于宽泛的商品和服务描述可能会导致整个注册被撤销。申请美国商标注册的申请人，无论是外国人还是美国国内申请人，都必须有在美国商业活动上使用商标的真实意图，并在所有列出的商品和服务上使用商标。这一要求对于所有在提交申请时尚未在美国商业中使用商标的美国申请尤为相关。在基于使用意图的申请中，除非是巴黎公约或马德里议定书申请人，否则在发出核准注册通知后最晚可以延迟3年开始使用商标。

在美国注册商标时，必须有真实的意图在美国从事商业活动，并且必须附带宣誓书或声明以及使用样品来证明这种意图。对于非巴黎公约或马德里议定书的申请人，必须在美国注册之前就已存在这种真实意图，其他申请人则需要在美国注册后第五年至第六年期间和商标每十年更新注册时提交宣誓书。如果缺乏这种真实意图，可能会成为第三方对申请和注册的有效性进行攻击的基础。虽然在大多数情况下，证明申请人没有意图使用该商标可能很困难，但在某些情况下是可以实现的。这些情况包括：申请人的业务、营销计划或产品开发材料没有显示出有意愿生产或销售在申请中列出的某些产品。标识商品和服务的范围越广泛，而且与申请人通常业务不相关的商品和服务在注册中列出，攻击就越有可能成功。

广泛的商品和服务描述可能会导致美国商标局拒绝注册。如果商标申请仅使用国际分类标题，审查员会拒绝注册。此外，由于宽泛的商品和服务描述可能导致与已注册商标产生混淆，因此注册可能会被拒绝。在审查过程中，美国商标注册系统会考虑这些因素来决定是否拒绝注册。如果第三人发现与其商标类似的商标正在注册，他们也可以提出异议以阻止该商标注册。

（二）未能充分利用补充注册簿注册

美国商标局的补充注册簿是一个重要的备选注册簿，可以用于注册已在美国商业中使用的商标。这些商标在其所涉及的商品或服务中并没有固有的独特性，但通过使用能够变得独特并被用作商标或服务标记。尽管在补充注册簿上申请注册默示着承认该术语本身并不具有显著性，但是在补充注册簿上注册可以作为美国商标局主注册簿的补充证据，证明商标已经被商业上使用，并具有一定的保护作用。

补充注册簿的注册可以成为阻碍相同或混淆性相似商标的后续注册的障碍。这具有重要的防御目的，因为其他人进行商标检索时可以发现该已经注册的商标。补充注册簿的所有者可以使用注册符号“®”与商标相关联。此外，补充注册簿的所有者还可以在美国联邦法院起诉侵权行为并有可能获得三倍的损害赔偿。

在补充注册簿上注册商标并不排除在符合条件时在主注册簿上注册该商标的权利。如果商标已在美国商业中使用并已被推广到相关公众已将带有该商标的商品或服务与单一来源联系起来的程度，则可能获得在主注册簿上注册的资格。申请人可以提交宣誓书或声明作为商标获得显著性的初步证据，以证明该商标实质上已连续和排他性使用五年。然而，仍可能需要提交获得显著性的实际证据，如销售数据、广告支出、广告和促销材料，以及消费者认可商标的证据，包括消费者宣誓书和调查报告。这些实际证据可以作为商标获得显著性的证明，以获得在主注册簿上注册的资格。

（三）未充分进行检索和评估

为了确定新商标在美国能够无风险使用，需要进行适当的检索以了解在美国使用商标是否会受到任何限制，这包括检索美国商标局的主簿和补充注册簿。此类检索对于全球范围内使用商标也非常有帮助。但是，这种初步检索并不能充分确保商标可以在美国安全使用。初步检索结果可能无法识别不同但相似的商标，也无法确定未注册商标的先前普通法权利。仅检索美国商标局的有效注册也很危险，因为未被放弃的商标可能仍具有相关持续的普通法权利。如果外国申请人希望在全球范围内使用相同的商标，就必须进行全面的商标检索，以避免因美国先前的普通法或注册商标权而被迫在美国采用不同的商标。

同样重要的是，美国商标从业者不仅需要进行检索，还需要审查检索结果，而不是让非美国的内部或外部律师对检索结果进行分析。这样做不仅可以避免忽视在先普通法商标和/或误判混淆分析可能性的风险，而且还可以提供详细的外部律师意见，有助于针对可能的故意商标侵权索赔进行辩护。故意侵权索赔是基于侵权人尽管知道可能存在商标冲突，仍然采用该商标。如果外部律师的意见书足够详细地说明了为什么相关商标不应成为注册和使用的障碍，侵权人可以放弃保护此类意见的律师-委托人特权，并依赖律师的评估，认为它不会侵犯第三方的在先商标，以减轻损害赔偿。虽然依赖律师的建议和检索竞争商标可能是支持主观善意的一个因素，但来自内部律师的简短电子邮件显然并不足以为故意侵权行为进行辩护。

仅仅因为检索报告中没有显示相应的商标注册或申请，就认为相似的域名无关紧要是危险的。需要进一步调查域名注册人是否也拥有在先普通法商标权，尤其是当该域名用作商标时。这种普通法权利可以作为侵权索赔的基础，就像该商标的注册一样。因此，对于商标从业者而言，除了进行检索以外，还需要进行更深入的调查，以确保没有侵犯先前的普通法商标权。

（四）未能在申请文件上正确签字

美国商标申请必须由可以对申请人具有法律约束力的人签署，或者对所陈述的事实有第一手了解并有权代表申请人签字的人签署，或者可以由授权的美国律师签署。虽然外国申请人可能只是出于方便让其美国商标律师在申请书上签字，但有时会适得其反。外部商标律师通常不了解声明的相关事实，因此必须依赖从外国申请人那里获得的信息。更重要的是，通过签署该声明，外部律师可能成为所做声明的事实证人，因此如果申请或任何由此产生的注册的有效性受到质疑，外部律师有可能被取消代表申请人作为商标代理人的资格，这将导致额外的时间和成本来寻找新的外部律师。因此，建议让外国申请人直接签署相关的文件和声明是一种更好的做法。

（五）未能充分监管商标的使用

成功保护商标的关键在于及时使用商标标记。如果所有者在发现侵权后等待过长的时间才采取行动，甚至完全不行使权利，就可能导致商标权的完全丧失或受到极大限制。如果所有者不反对他人的商标注册申请，然后等待5年以上才请求取消注册，这也可能导致失去在头5年内取消注册所需的胜诉理由。这被称为“懈怠原则”，它会阻碍有效的商标执法。

如果不采取必要的措施阻止相同或混淆性相似商标的使用和/或注册，这可能会以其他两种形式损害商标。首先，它可能会削弱商标的显著性，当在任何领域中有太多高度相似的标记时就会发生这种情况。其次，如果公众也这样做，其他人对商标的一般使用最终会破坏该商标作为商标发挥作用的能力。这个过程被称为“通用化”，会导致所有商标权的丧失，就像曾经的专有商标 THERMOS、ASPIRIN和 CELLOPHANE，被作为这些新商品的通用名称使用一样。

商标所有者应该尽早了解潜在的商标侵权和冲突使用情况，因为主动行使权利非常重要。他们应该鼓励员工向管理层报告任何可能的侵权行为，因为员工最接近市场，最熟悉公司的产品，他们的投入是最有价值和最便宜的。此外，商标所有者还应该拥有正规的监视服务，以便及时监测和报告所有新申请的商标注册，以及监测和报告相同或相似商标的注册域名和普通法使用。通过简单的谷歌搜索可以揭示一些相关第三方在普通法意义上使用相同商标，而通过专业的检索公司可以进行更详细的普通法检索。外国商标所有者应准备好在得知潜在侵权行为后的合理时间内采取行动，以免日后无法主张权利。

PART03

总结

外国商标所有人在保护商标及其在美国的注册方面面临许多挑战。如今，使用马德里议定书可以将国际注册扩展到美国及其领土，外国商标所有人比以往任何时候都更容易遇到陷阱。外国商标所有人应该注意到，美国商标法的基于使用的注册体系有着其特殊要求，而忽视这些要求可能导致商标权的丧失和注册失败。因此，就马德里议定书下的美国领土延伸保护事宜咨询美国商标律师，最好是在提交马德里议定书申请之前或最迟在收到美国商标局的临时拒绝注册或接受通知时，这将有助于外国商标所有人尽量避免上述风险。在与美国商标律师合作时，外国商标所有人应该要求一份详细的报告函，其中列出所有美国注册所需要求，并在内部建立起备案系统。外国商标所有人应当更充分地了解美国商标法的要求，通过避免美国商标申请注册实践中几个最常见陷阱，并在美国成功保护他们的商标权利。

参考文献：

1. 美国专利商标局网站 www.uspto.gov: Trademark Basics
2. Trademark and Unfair Competition Law, Sixth Edition, Jane C. Ginsburg, Jessica Litman, Mary Kevlin
3.《美国法典》第15卷第1125节（d）。
4. An Introduction to Trademark Law in the United States, Congressional Research Service, July 24, 2023
5. Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, and Trademark, Eighth Edition, Amanda Reid, Sean Tu, Jessica Kiser

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（原标题：美国商标法简介及注册商标时的隐患防范）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：冯璞 中国贸促会专利商标事务所

编辑：IPRdaily赵甄          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：美国商标法简介及注册商标时的隐患防范｜企业海外知识产权保护与布局（四十九）（点击标题查看原文）

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