因擅自撤回非正常专利申请，已被吊证的专利代理机构被索赔百万｜附判决书

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“代理机构未获得专利申请人同意就撤回专利申请，并于撤回申请后次日才告知申请人。代理机构因代理6875件专利申请属于非正常专利申请，于2023年4月27日被国家知识产权局吊销其专利代理机构执业许可证。”

近日，中国裁判文书网发布了深圳某公司、深圳某公司2等专利代理合同纠纷民事二审民事判决书。

据判决书显示，本案中，代理机构未获得专利申请人同意就撤回专利申请，并于撤回申请后次日才告知申请人。代理机构因代理6875件专利申请属于非正常专利申请，于2023年4月27日被国家知识产权局吊销其专利代理机构执业许可证。
案件经过：

2021年11月15日，东莞吉某公司（下称“吉某公司”或“甲方”）与深圳创某分公司（下称“创某分公司”或“乙方”）签订《知识产权服务委托合同》，申请实用新型和发明专利各1件，费用6500元。

2022年11月8日，深圳创某公司（下称“创某公司”）向国家知识产权局提交了撤回上述专利申请的文件，并于次日告知吉某公司专利在个人名下要求被撤回，得用公司提交。

2022年11月11日，创某公司收到“孝感市知识产权局关于深圳创某公司撤回申请”的电子邮件，附件载明：涉案“发明“属于非正常专利申请。

2023年4月27日，国家知识产权局对创某公司做出行政处罚，国知局在2022年10月认定创某公司于2021年3月12日之后代理的6875件（代理申诉成功后扣除5件）专利申请属于非正常专利申请的情形，且存在代理的非正常专利申请被国家知识产权局通报并主动撤回后，又再次重复提交相同申请的行为，决定作出吊销其专利代理机构执业许可证的处罚决定。

此后，吉某公司向广东省东莞市第一人民法院起诉深圳创某公司（以下简称“创某公司”）、深圳创某分公司（以下简称“创某分公司”），诉讼请如下 ：

1.判令解除编号为CFDZ2021064的《知识产权服务委托合同》；
2.判令创某公司、创某分公司立即向吉某公司返还知识产权服务费6500元；
3.判令创某公司、创某分公司向吉某公司赔偿违约金以及赔偿技术公开后不能申请专利造成的损失共计1000000元；
4.判令创某公司、创某分公司承担本案诉讼费用。
诉讼过程中，吉某公司当庭变更第3项诉讼请求为：判令创某公司、创某分公司向吉某公司赔偿违约金以及赔偿技术公开后不能申请专利造成的损失共计100000元（包含律师费10000元、保全费2013元）。

吉某公司从2022年5月24日开始生产销售使用涉案待审批专利技术的产品，吉某公司认为因创某公司违约擅自撤回涉案专利申请，导致吉某公司无法成功获得该专利，给吉某公司造成经济损失。

广东省东莞市第一人民法院法院认为：

首先，结合证据“孝感市知识产权局关于深圳某公司撤回申请”的电子邮件附件内容和国知处字[2023]8号行政处罚决定来看，涉案专利申请存在“个人研发能力明显不符、专利申请明显不符合技术改进常理”，即申请人及技术自身原因导致不符合专利申请条件，同时涉案专利申请还存在代理机构创某公司不以保护创新为目的的非正常专利申请行为，扰乱专利申请管理秩序的问题。而且，创某公司被通报存在巨量、多省份非正常申请行为在先，涉案专利申请被创某公司主动撤回在后，创某公司的违规行为是导致涉案专利申请被主动撤回的直接原因。其次，从涉案专利申请被撤回的过程来看，创某公司在提出专利撤回申请前并未取得吉某公司事先同意，而是在提出专利撤回申请后次日才告知吉某公司，且仅告知吉某公司不能以个人名义申请，未告知其他撤回原因及救济途径，也未采取其他补救措施，创某公司并未谨慎、勤勉、忠实地行使代理权。

广东省东莞市第一人民法院判决如下：

一、深圳创某公司、深圳创某分公司应于判决生效之日起五日内返还东莞吉某公司服务费5000元；

二、深圳创某公司、深圳创某分公司应于判决生效之日起五日内赔偿东莞吉某公司律师费和保费损失共计6000元；
三、驳回东莞吉某公司其他诉讼请求。

创某公司、创某分公司不服一审判决，向广东省东莞市中级人民法院提起上诉，请求：

1.撤销一审判决，发回重审或依法改判；

2.由吉某公司承担本案的诉讼费、保全费。

创某公司、创某分公司认为：

一、一审法院对关于专利申请引起的合同纠纷没有管辖权，一审法院是违法判决，应依法撤销。

二、一审法院事实认定错误、法律适用错误。依据专利代理服务合同，创某公司、创某分公司的主要义务是专利撰写和申请，创某公司、创某分公司已履行完合同约定的主要义务，吉某公司已支付合同约定的对价，专利代理合同已事实上履行完成。涉案专利申请被撤回的责任归属与创某公司、创某分公司受国知局的行政处罚决定没有必然联系，这两者之间没有因果性。

广东省东莞市中级人民法院认为：

一、关于创某公司二审提出管辖权异议是否有依据。创某公司在本案一审期间没有提出管辖权异议，根据管辖恒定原则，案件管辖权已经确定，对其二审提出的管辖权异议，不予审查。且，按照《最高人民法院关于第一审知识产权民事、行政案件管辖的若干规定》第三条的规定，本案确应由一审法院管辖。故，对创某公司该条上诉理由，本院不予支持。

二、关于创某公司是否存在违约并因此须承担责任问题。撤回专利申请在案涉委托事项中属于重大事项，创某公司应当在取得吉某公司同意的情况下才能提出，现有证据仅能证明创某公司告知了吉某公司，但创某公司并未同意，故创某公司违背了受托人的忠实履职义务，构成违约，应承担相应的违约责任。

综上所述，上诉人创某公司、创某分公司请求不成立，应予以驳回。判决如下：驳回上诉，维持原判。

附：

深圳某公司、深圳某公司2等专利代理合同纠纷民事二审民事判决书

广东省东莞市中级人民法院
民 事 判 决 书

（2023）粤19民终11515号

上诉人（一审被告）：深圳创某公司，住所地：广东省深圳市南山区。
法定代表人：曾敬。

上诉人（一审被告）：深圳创某分公司，经营场所：广东省东莞市。
负责人：陈某。

被上诉人（一审原告）：东莞吉某公司，住所地：广东省东莞市。
法定代表人：李某。

委托诉讼代理人：黄浩，广东鹏乾律师事务所律师。
委托诉讼代理人：丁腾腾，广东鹏乾律师事务所辅助人员。

上诉人深圳创某公司（以下简称“创某公司”）、深圳创某分公司（以下简称“创某分公司”）因与被上诉人东莞吉某公司（以下简称“吉某公司”）专利代理合同纠纷一案，不服广东省东莞市第一人民法院（2023）粤1971民初14701号民事判决，向本院提起上诉。本院立案后依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。

创某公司、创某分公司不服一审判决，向本院提起上诉，请求：1.撤销一审判决，发回重审或依法改判；2.由吉某公司承担本案的诉讼费、保全费。上诉事实与理由：一、一审法院对关于专利申请引起的合同纠纷没有管辖权，一审法院是违法判决，应依法撤销。创某公司、创某分公司代理吉某公司的实用新型和发明两件专利申请，被国家知识产权局认定为不以保护创新为目的的非正常专利申请并要求撤回，吉某公司因此专利申请的纠纷而提起本案的诉讼。《最高人民法院关于北京、上海、广州知识产权法院案件管辖的规定》第一条规定：“知识产权法院管辖所在市辖区内的下列第一审案件：(一)专利、植物新品种、集成电路布图设计、技术秘密、计算机软件民事和行政案件；...”，因专利申请引起的合同纠纷，如同专利权属纠纷一样，均属于知识产权法院专属管辖。因此，本案一审应由广州知识产权法院管辖，一审法院是属于违法判决，应予撤销。二、一审法院事实认定错误、法律适用错误依据专利代理服务合同，创某公司、创某分公司的主要义务是专利撰写和申请，创某公司、创某分公司已履行完合同约定的主要义务，吉某公司已支付合同约定的对价，专利代理合同已事实上履行完成。涉案专利申请被撤回的责任归属与创某公司、创某分公司受国知局的行政处罚决定没有必然联系，这两者之间没有因果性。首先，创某公司、创某分公司受国知局的行政处罚决定并未生效，创某公司、创某分公司已依法提起了行政复议和行政诉讼。创某公司、创某分公司对国知局行政处罚决定书所记载的非正常专利申请行为相关事实并不认可。其次，涉案专利申请被撤回是由于存在“个人研发能力明显不符、专利申请明显不符合技术改进常理”，即申请人及技术自身原因导致不符合专利申请条件，可见吉某公司自身技术原因即“无技术创新”是主因。最后，创某公司、创某分公司受行政处罚不能推理出在代理吉某公司的两件专利上未尽到谨慎、勤勉、忠实的代理义务。在代理合同已履行完毕的情况下，对涉案专利被撤回创某公司、创某分公司已提供了替代方案，免费为创某公司、创某分公司重新申请两件专利，吉某公司同意后又反悔，违反诚实守信原则。在国知局严厉打击专利非正常申请、控制专利申请数量、提升专利质量的国策下，专利申请被撤回是所有专利代理机构碰到的普通性问题。一审法院在没有其他直接证据的情况下，认定专利申请被撤回创某公司、创某分公司应承担80%的责任是无事实和法律依据的。故请贵院将本案移送知识产权专属法院审理，或依法改判驳回吉某公司的全部诉求。

吉某公司未在法定期间提交书面答辩意见。

吉某公司一审诉讼请求：1.判令解除编号为CFDZ2021064的《知识产权服务委托合同》；2.判令创某公司、创某分公司立即向吉某公司返还知识产权服务费6500元；3.判令创某公司、创某分公司向吉某公司赔偿违约金以及赔偿技术公开后不能申请专利造成的损失共计1000000元；4.判令创某公司、创某分公司承担本案诉讼费用。诉讼过程中，吉某公司当庭变更第3项诉讼请求为：判令创某公司、创某分公司向吉某公司赔偿违约金以及赔偿技术公开后不能申请专利造成的损失共计100000元（包含律师费10000元、保全费2013元）。

一审法院认定事实：

2021年11月15日，吉某公司（甲方）与创某分公司（乙方）签订一份《知识产权服务委托合同》，该合同约定：甲方委托乙方向国家知识产权局申请名称为“一种全自动覆膜扎线机”的实用新型和发明专利各1件，费用6500元；因国家行政机关按相关法规而做出不利于甲方决定的风险，由甲方承担；乙方如未按照合同事宜约定之要求履行其义务或延迟履行其义务，甲方有权解除本合同并要求乙方退回合同款项。合同签订后，吉某公司支付了6500元，创某公司于2021年12月24日向国家知识产权局提交上述发明和实用新型专利申请，次日国家知识产权局受理。2022年11月8日，创某公司向国家知识产权局提交了撤回上述专利申请的文件，并于次日将告知吉某公司专利在个人名下要求被撤回，得用公司提交。之后，创某公司于2022年11月11日收到“孝感市知识产权局关于深圳创某公司撤回申请”的电子邮件，附件载明：代理机构创某公司代理申请的涉案“一种全自动覆膜扎线机”发明“属于《国家知识产权局关于进一步严格规范专利申请行为的通知》中所列出的以下非正常专利申请行为：（三）单位或个人提交与其研发能力明显不符的专利申请；（五）单位或个人提交的专利申请存在技术方案以复杂结构实现简单功能、采用常规或简单特征进行组合或堆叠等明显不符合技术改进常理的行为；（六）其他违反民法典规定的诚实信用原则、不符合专利法相关规定、扰乱专利申请管理秩序的行为”。代理机构创某公司代理申请的涉案“一种全自动覆膜扎线机”实用新型属于上述《国家知识产权局关于进一步严格规范专利申请行为的通知》中所列出的上述第（三）（五）项非正常专利申请行为。

据国知处字[2023]8号国家知识产权局对创某公司做出的行政处罚决定所载，国家知识产权局在2022年10月认定创某公司于2021年3月12日之后代理的6875件（代理申诉成功后扣除5件）专利申请属于《关于规范申请专利行为的办法》（国家知识产权局公告第四——号）第二条规定的非正常专利申请的情形，构成该条规定的非正常专利申请的行为，且存在代理的非正常专利申请被国家知识产权局通报并主动撤回后，又再次重复提交相同申请的行为。国家知识产权局认为创某公司的上述行为违背专利法立法宗旨，严重扰乱专利工作秩序，严重干扰专利审查工作正常进行，属于《专利代理条例》第二十五条第一款第五项“疏于管理，造成严重后果”的情形，且情节严重，于2023年4月27日决定作出吊销其专利代理机构执业许可证的处罚决定。

吉某公司主张其最早从2022年5月24日开始生产销售使用涉案待审批专利技术的产品。吉某公司主张因创某公司违约擅自撤回涉案专利申请，导致吉某公司无法成功获得该专利，给吉某公司造成经济损失。其中，吉某公司为案件诉讼支出律师费10000元、诉讼财产保全责任保险保费2013元。创某公司曾在2023年2-3月向吉某公司提出免费为吉某公司以公司名义重新申请涉案专利或其他技术专利，但并未实际代理申请。

一审法院认为，本案系专利代理合同纠纷。吉某公司与创某分公司签订的《知识产权服务委托合同》系双方真实意思表示，合法有效。创某分公司是创某公司设立的分公司，分公司不具有法人资格，其民事责任由创某公司承担。实际上涉案专利申请也是以创某公司作为代理机构向国家知识产权局提交申请材料，因此，创某公司系案涉专利代理合同的实际履行方，应承担相应责任。由于涉案专利申请已经撤回，目前国家知识产权局吊销创某公司的专利代理机构执业许可证，创某公司不可能再履行涉案合同义务，故吉某公司主张解除该合同，一审法院予以支持。本案争议焦点在于，涉案专利申请被撤回的责任归属，吉某公司主张的各项损失有无事实和法律依据。首先，结合证据“孝感市知识产权局关于深圳某公司撤回申请”的电子邮件附件内容和国知处字[2023]8号行政处罚决定来看，涉案专利申请存在“个人研发能力明显不符、专利申请明显不符合技术改进常理”，即申请人及技术自身原因导致不符合专利申请条件，同时涉案专利申请还存在代理机构创某公司不以保护创新为目的的非正常专利申请行为，扰乱专利申请管理秩序的问题。而且，创某公司被通报存在巨量、多省份非正常申请行为在先，涉案专利申请被创某公司主动撤回在后，创某公司的违规行为是导致涉案专利申请被主动撤回的直接原因。其次，从涉案专利申请被撤回的过程来看，创某公司在提出专利撤回申请前并未取得吉某公司事先同意，而是在提出专利撤回申请后次日才告知吉某公司，且仅告知吉某公司不能以个人名义申请，未告知其他撤回原因及救济途径，也未采取其他补救措施，创某公司并未谨慎、勤勉、忠实地行使代理权。综上，一审法院认定吉某公司与创某公司均应对涉案专利申请被撤回负有责任，但主要责任在于创某公司，一审法院认定创某公司、创某分公司应返还吉某公司服务费5000元。吉某公司在涉案专利申请过程中，明知尚未取得专利，已经自行销售相关产品，主动公开所涉技术，相应后果应由吉某公司自行承担。案涉合同未约定违约金，吉某公司主张创某公司、创某分公司赔偿技术公开后不能申请专利造成的损失，一审法院不予支持。至于吉某公司主张的律师费、保费、诉讼费，系因本案诉讼而发生的费用，与诉讼标的数额相关。由于吉某公司在起诉后自行放弃部分诉讼请求，因此，吉某公司应自行承担部分诉讼成本。一审法院酌定创某公司、创某分公司赔偿吉某公司律师费和保费损失共计6000元。

一审法院依照《中华人民共和国民法典》第五百六十三条、第五百七十七条、第九百二十九条、第九百三十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：一、深圳创某公司、深圳创某分公司应于判决生效之日起五日内返还东莞吉某公司服务费5000元；二、深圳创某公司、深圳创某分公司应于判决生效之日起五日内赔偿东莞吉某公司律师费和保费损失共计6000元；三、驳回东莞吉某公司其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》（2021年修正）第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费2430元，保全费120元，合计2550元，由东莞吉某公司负担2180元、深圳创某公司、深圳创某分公司共同负担370元。东莞吉某公司已预交的受理费11798.5元，保全费4880元，由一审法院予以退还。深圳创某公司、深圳创某分公司应在收到缴费通知书之日起七日内向一审法院缴纳诉讼费370元。

创某公司、创某分公司在二审期间内提交新证据：1.法院受理通知书两份、行政裁定书，拟证明创某公司、创某分公司已依法提起行政诉讼，国知局的行政处罚决定并未生效。2.专利申请受理通知书，拟证明创某公司、创某分公司至今仍具有专利代理资质，可正常接收国知局的专利受理通知书。吉某公司未在法定期间提交书面质证意见。

本院经审理查明，一审认定事实清楚，本院予以确认。

本院认为，本案系专利代理合同纠纷，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十五条的规定，本院对创某公司、创某分公司上诉请求的有关事实和法律适用进行审查。本案二审的争议焦点是：一、创某公司二审提出管辖权异议是否有依据；二、创某公司是否存在违约行为并因此须承担责任。分析评判如下：

一、关于创某公司二审提出管辖权异议是否有依据。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条的规定，“人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出”，创某公司在本案一审期间没有提出管辖权异议，根据管辖恒定原则，案件管辖权已经确定，对其二审提出的管辖权异议，不予审查。且，按照《最高人民法院关于第一审知识产权民事、行政案件管辖的若干规定》第三条的规定，本案确应由一审法院管辖。故，对创某公司该条上诉理由，本院不予支持。

二、关于创某公司是否存在违约并因此须承担责任问题。本案为专利代理合同纠纷，吉某公司与创某公司的关系本质上属委托合同关系。根据《中华人民共和国民法典》第九百二十二条的规定，“受托人应当按照委托人的指示处理委托事务，需要变更委托人指示的，应当经委托人同意。”撤回专利申请在案涉委托事项中属于重大事项，创某公司应当在取得吉某公司同意的情况下才能提出，现有证据仅能证明创某公司告知了吉某公司，但创某公司并未同意，故创某公司违背了受托人的忠实履职义务，构成违约，应承担相应的违约责任。至于创某公司的辩称理由，本院认为，我国的专利制度并没有禁止以个人名义申请专利，在专利审查机构尚未对案涉专利进行实质性审查的情况下，创某公司所称收到的邮件均应认定为建议性质，并非审查机构的最终结论，并不能据此认定吉某公司的专利申请属于“非正常专利申请”，创某公司的抗辩事由不成立。至于违约处理，本院同意一审法院的意见，不再赘述。

综上所述，上诉人创某公司、创某分公司请求不成立，应予以驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款的规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

本案二审案件受理费75元，由上诉人深圳创某公司、深圳创某分公司负担（已预交）。

本判决为终审判决。

审判长　　姚勇刚
审判员　　陈晓艳
审判员　　黄宇齐
二〇二四年二月七日
书记员　　王　晨

（原标题：因擅自撤回非正常专利申请，已被吊证的专利代理机构被索赔百万｜附判决书）

来源：IPRdaily综合中国裁判文书网

编辑：IPRdaily辛夷          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：因擅自撤回非正常专利申请，已被吊证的专利代理机构被索赔百万｜附判决书（点击标题查看原文）

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