国外专利案例解读（六）马库什权利要求的限缩性修改

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“本文对日本平成29年（行ケ）第10007号案例进行法理的讨论。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：司重阳 上海元好知识产权代理有限公司

背景介绍

本案为日本平成29年（行ケ）第10007号，涉案专利为化学领域的马库什权利要求的专利，本案明确了对于马库什权利（マ－カッシュ・クレ－ム，Markush  Claim）要求，未超出说明书内容的修改应当被视为具备合法性，即采用“并列说”的方式来认定马库什权利要求。

本案的重点讨论在于法理的讨论，对于技术结构仅做简单描述，若有需要，详见日本平成29年（行ケ）第10007号的第54页至第58页。

本案专利的主要结构式：

其中Q的结构式：

本发明在修改前的权利要求，
采用大范围描述基团的方式，对权利要求进行限制；
例如对于“R1”该基团，修改前：
【R1为亚硝基、卤素、氰基、硫氰基，C1 ~ C6烷基，C1 ~ C6氯烷基，C1 ~ C6烷基C1 ~ C6烷基，C2 ~ C6烷基，C2 ~ C6烷基，表示- OR3或- S (O) nR3】

修改后：
【R1表示卤素（ハロゲン，halogen）】
对于其余基团，也采取了类似的行为。

对于该种将原本马库什权利要求中的基团集合进行拆解，作为修改后的权利要求，这一行为是否合法产生了争议。

对于本案，马库什权利要求的修改限缩是否可行？

（一）原告的诉请理由及被告的答辩

原告提出了：

（1）根据关于马库什权利要求的修改相应的审查基准，通过修正删除选项，在权利要求中留下特定选项的组合，相当于对权利要求导入了新的技术，即使修改后的选项在当初明细表等记载的范围内，也不允许该种修改。

（マ－カッシュ・クレ－ムの補正に関する審査基準によれば，補正により選択肢を削除して特定の選択肢の組合せを請求項に残すことによって，新たな技術的事項を導入することとなる場合があるから，補正後の選択肢が当初明細書等の記載の範囲にあるからといって当該補正が許容されるわけではない。訂正についても同様である。）

（2）~（4）对于从基团集合中选取一个或者数个进行权利要求的限缩这一行为是不应当被接受的，并且对于一些特定组合，其并未出现在说明书的实施例之中所明确阐述；退一步而言，即便是权利要求的缩减，并不能说是没有增加新的权利要求。

（特許請求の範囲の減縮だからといって，新規事項の追加でないとはいえない。）

被告提出了：

（1）~（2）对于特定组合的限缩，这些特定组合虽然实施例中未显示，但是证明了材料（权利要求的限定）入手可否的情况下，是没有加入新的权利要求的，不会对相对第三人的利益产生损害。

（本件訂正は，審査基準に沿うもので，新規事項の追加ではない。第三者にとって不測の不利益も生じない。）

（二）法院意见：限缩权利要求后的是否具体可行性

（1）修正后的权利要求下的化学结构式，是在修正前所记载的权利要求中所记载的。由此，这是权利要求的限缩。该种修改是基于说明书中技术的相关事项的，所以并没有导入新的技术特征。因此，并未超出允许修正的范围。

そして，本件訂正後の化学物質群は，いずれも本件訂正前の請求項に記載された各選択肢に内包されていることが明らかである。したがって，本件訂正は，特許請求の範囲を減縮するものである。……本件明細書の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものではない。……したがって，本件訂正は，特許法１３４条の２第９項が準用する１２６条５項の規定に違反しない。

对于原告提出的修正超范围的理由，法院认为该种修改属于权利要求的的下位概念的特定化行为，不属于应当为认定为导入了新的技术特征。

（2）进一步地，对于马库什权利要求等择一形式的权利要求的修改问题上

对于该种权利要求，通过对权利要求进行删除和选择，在权利要求中留下特定的组合，修正后的权利要求没有导入新的技术特征，则应当被认定为允许的修改。

并且，对于化学结构的多种结构的组合应当满足以下两点（i）对权利要求进行了特定化的限制；（ii）存在可以进行特定化的化学结构的组合。

另外，特定化后的组合应当得到说明书的支持，即存在于实施例中，从说明书全面审查的角度判断新权利要求下的相关实施例是否充分公开。此处的判断基准可以参照“審査ハンドブック付属書Ａ 新規事項を追加する補正に関する事例集」（甲１０２）には，事例３５”。

（三）总结

若修正为马库什权利要求中列出的多种组合中特定化。并且，该特定化后的组合均包含在该修改前的权利要求所记载的各个选项中，且可以得到说明书的支持。

如此，法院承认在对权利要求进行限缩与结合说明书的全部记载而得出新的权利要求的视角下，该种行为并不是引入了新的技术特征，修改不违反日本专利法第126条第5项的规定。

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（原标题：国外专利案例解读<六>马库什权利要求的限缩性修改）

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作者：司重阳 上海元好知识产权代理有限公司

编辑：IPRdaily辛夷          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：国外专利案例解读（六）马库什权利要求的限缩性修改（点击标题查看原文）

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