评价实用新型专利的创造性可使用几项现有技术？

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“本文试通过公开案例探讨使用多项现有技术评价实用新型专利创造性的条件。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：冯俊杰 包江威 广东法制盛邦律师事务所

引言

相较于发明专利的创造性评价标准“与现有技术相比，具有突出的实质性特点和显著的进步”，实用新型专利的创造性评价标准仅需相对现有技术具有实质性特点和进步，因此实用新型专利的创造性高度公知地低于发明专利创造性的高度。在实操中，发明专利与实用新型专利在评价创造性时，现有技术的领域差异和现有技术的数量差异是体现两者创造性高度不同的两个主要考量因素。

就现有技术的数量而言，专利审查指南未对评价发明专利创造性时引用的现有技术数量做限定，但在评价实用新型专利的创造性时规定，一般情况下引用不超过两项现有技术，在实用新型专利的技术方案是通过简单的叠加而成的可根据情况引用多项现有技术评价其创造性[1]。可见，引用的现有技术项数是准确认定实用新型专利是否具有创造性的重要考量。事实上，在多个专利无效案件或专利无效行政诉讼中，引用的现有技术项数也是无效双方或诉讼参与各方争议的重点[2][3]。

鉴于此，本文试通过公开案例探讨使用多项现有技术评价实用新型专利创造性的条件。

 使用多项现有技术的条件：“简单的叠加” 

《专利审查指南》第四部分第六章明确对于由现有技术“简单的叠加”而成的实用新型专利可以根据情况引用多项现有技术评价其创造性。另根据《专利审查指南》第二部分第四章“简单的叠加”的定义，其一般是指仅仅将现有技术特征组合或连接在一起，各自以其常规的方式工作，技术特征之间无关联、在功能上也不相互支持，总的技术效果是各叠加部分效果之总和。结合上述规定，判断是否为“简单的叠加”主要系从技术特征之间的配合关系，以及技术功能之间协同关系的有无两方面进行判断，特别是要考量组合后的总的技术功能有无显著地超越各部分功能的总和。

如在（2012）知行字第15号实用新型专利权无效行政纠纷再审审查案中[4]，申请再审人亦即专利权人认为二审判决以三项现有技术和两项公知常识的结合来判断涉案实用新型专利的创造性，实质上是以发明专利的创造性标准来评价实用新型专利的创造性，适用法律错误。原专利复审委员会亦认为二审判决引用三篇对比文件结合两项公知常识评价涉案专利权利要求1的技术方案，不符合《审查指南》关于实用新型专利创造性评价的规定，且这些现有技术通过简单叠加无法得到权利要求1的技术方案。最高人民法院再审认为，简单的叠加不是创新，如果只允许使用一至两项现有技术来评价通过简单叠加而形成的实用新型专利的创造性，就会降低实用新型专利的授权标准，因此《审查指南》规定可以引用多项现有技术来评价其创造性。具体到该案，对于本领域技术人员而言，将附件2-4的技术方案进行组合，从而得到该专利权利要求1的技术方案是显而易见的，组合后的总的技术功能只是各部分功能的总和，未取得新的技术效果，实质是该专利权利要求1的技术方案仅仅是附件2-4所公开的技术方案的简单叠加，因此，一、二审法院使用多项现有技术来评价该专利的创造性，并无不妥。

另在某一件实用新型专利无效审查案中[5]，该实用新型专利仅有1项权利要求，但相比最接近的现有技术有6个区别技术特征。因权利要求保护的技术内容较多，经无效检索后，仍至少需要引入4项现有技术另加公知常识评价涉案专利的创造性。无效决定采纳4项现有技术与2项公知常识的组合宣告专利权全部无效。无效决定认定涉案专利权利要求1的方案只是将本领域的常规部件简单组合，且组合后各部件依旧实现其各自原有的功能，没有产生预料不到的技术效果，而现有技术中已经给出了将这类部件组合使用的启示，且所采用的组合方式也是本领域常规设置。因此，权利要求1相对于证据1、证据2、证据4、证据6及本领域常用技术手段的结合不具备实质性特点和进步，不具备创造性，不符合专利法第 22条第3款的规定，宣告专利权全部无效。

在（2017）京行终2218号实用新型专利权无效行政纠纷案中[6]，专利行政部门及无效请求人认为被诉决定使用三篇对比文件评价涉案专利的创造性并未违反《专利审查指南2010》中关于实用新型专利创造性的评价标准。而北京市高级人民法院二审认为，在组合发明专利领域，若各技术特征之间存在着相互配合，功能上彼此支持的关系，则不应认定其属于“简单的叠加”。具体到该案，涉案实用新型专利实现的技术效果是在风力极大的情况下卷帘布能够升降顺畅；同时，“珠链柔性定位件”在随卷帘布卷起时，卷帘布始终保持平整的状态，实现了防止卷帘布移位的技术效果。而上述技术效果的实现需要“珠链柔性定位件”、卷帘布裙边、边框的导轨、卷管组件上对称设置的环形凹槽、边柜对称设置的卡条等技术特征之间相互配合，功能上相互支持方能实现，且其实现的技术效果显然优于原有的“定位”、“容纳”的技术效果。而涉案专利权利要求1限定的技术方案并非对比文件1、4、5之间技术特征的“简单的叠加”。因此，被诉决定使用对比文件1、4、5共三篇对比文件评价涉案专利的创造性违反了《专利审查指南2010》中关于实用新型专利创造性的评价标准。

综上，在评价实用新型专利创造性时，是否可以使用多项现有技术进行组合，依赖于该等现有技术是否属于“简单的叠加”，而判断是否属于“简单的叠加”，又依赖于组合后的总的技术功能与各部分功能的总和的比对。

 结语 

概言之，通常情况下可以引用一项或者两项现有技术来评价实用新型专利的创造性。若实用新型专利的技术方案是显而易见的现有技术的简单叠加组合，组合后的总的技术功能只是各部分功能的总和，未取得新的技术效果。此种情况下可以使用多项现有技术进行组合评价实用新型专利的创造性。而倘若各技术特征之间存在着相互配合，功能上彼此支持的关系，即在技术方案并非多项对比文件之间技术特征的“简单叠加”的情况下，如使用多项对比文件来评价涉案专利的创造性则违反了《专利审查指南》中关于实用新型专利创造性的评价标准。

注释：

[1]国家知识产权局：《专利审查指南（2023）》，知识产权出版社2024年版，第457-458页。

[2]（2012）知行字第15号行政裁定书。

[3]（2017)京行终2218号行政判决书。

[4]同2。

[5]第565693号无效宣告请求审查决定书。

[6]同3。

（原标题：评价实用新型专利的创造性可使用几项现有技术？）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：冯俊杰 包江威 广东法制盛邦律师事务所

编辑：IPRdaily辛夷          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：评价实用新型专利的创造性可使用几项现有技术？（点击标题查看原文）

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