阿里巴巴上市在即，回望在台专利布局

产业

IPRdaily11年前

【小D导读】

专利1，看起来这专利很恐怖，但应该就能找到一大堆前案，在诉讼上打掉这项专利主张、厂商只要少做或换用其中一个特定步骤，就能轻易回避这个请求项；专利2，专利的前案应该不少，读者并不必太担心这专利。

阿里巴巴布局电子商务专利相当积极，2007年开始申请了248项专利号，今(2014年)开始进入密集核准期，面对阿里巴巴绵密的专利攻势，台湾电子商务相关厂商究竟要如何因应？

中国大陆商阿里巴巴相当重视电子商务专利，除了今年已通过的专利证号「I431978」与「I432970」两项专利外，中华民国专利公报在6月1日又公告一项阿里巴巴专利通过，专利号I439940「一种分布式任务系统和分布式任务管理方法」。

面对阿里巴巴显然是「来真的」之电子商务专利攻势，台湾电子商务相关厂商该如何回避，或怎么好好准备可能要面临的专利诉讼？

台湾律师陈宜诚针对其中的「I431978」与「I432970」两项专利进行分析，提供国内业者因应参考。

专利号I431978「获取资源的方法、装置及系统」分析陈宜诚律师首先分析台湾获证专利号I431978，说明它的母案（主张优先权）是大陆获证专利200710105896，揭露计算机系统用户端通过本地统一资源描述文件定义的资源列表，获得本用户端可能使用资源的资源标识和相应的路径信息，这样，所述用户端便可以在最短时间准确获得所需资源，从而在很大程度上提高了用户端获取资源的成功率与工作效率。讲穿了，就是描述Cookie的使用与功效。

看起来这专利很恐怖，很基本，是关于Cookie或Cache的使用，所以大家都逃不掉。但陈宜诚律师认为，能储存URL的Cookie或Cache的使用，早在网际网络兴起时，就已经在用了，随便找，应该就能找到一大堆前案，在诉讼上打掉这项专利主张。

另外，他的独立方法请求项1，超过一页，包含众多技术特征：

陈宜诚表示，单看这一点，告诉厂商只要少做或换用其中一个特定步骤，就能轻易回避这个请求项。

果不其然，该请求项1花了相当大的篇幅来描述所谓第二资源描述文件（后备资源的列表，另一Cookie）的运用，已经大幅限制了该专利的请求范围。

所以，陈宜诚表示，只要不使用这种第二资源描述文件（第二层Cookie），就不会有侵害这个专利的可能。

至于其独立请求项12与14，陈宜诚表示，它们是这方法（软件）运行的储存媒体与系统的描述，为通用媒体装置与网络系统的描述，如果附身于上之方法请求项被回避了，这种通用的媒体与系统请求项，就会如同无牙老虎般，并不足为患。

专利号I432970「发布网站信息的方法、装置及系统」分析陈宜诚评析，台湾获证专利号I432970，是描述一个使用一个预设配置档，让第一网站服务器发布本地信息时，还自动透过查询该配置档，向至少一个第二网站服务器发布同样信息，以此类推，达到一次本地发布，就能在至少两个配置好的网站服务器上同步发布的功能。这个专利申请书的独立请求项1：阿里巴巴上市在即，回望在台专利布局

写得很简短，只包含上述方法与该配置档要件，相当基本，专利范围也很大。

曾经是技术主管的陈宜诚律师认为，该种透过查询网络配置档(Configuration)，取得串接的其他网络服务器(Computer or Server)网址，以自动传递发布信息的方法，属于习于该项技艺者之惯行。例如陈宜诚律师在二十余年前，在帮IBM开发网络加解密机（Network Security Facility）时，就有将串接于区域网络的数个加解密器之「金钥目录」（Key Directory）自动同步的需求，他就是透过一个含有第一个加解密器与第二个加解密器的网络映射关系之配置档，来找到下一个需要同步的加解密器，然后将需要更新的金钥传过去。

他表示，这个专利的前案应该不少，读者并不必太担心这专利。而其独立请求项6与9，也是该专利的通用媒体装置与通信系统请求项，也会因为与前一专利同一原因，而被轻易打掉。

国外相似专利前案「one click」分析上期报导刊出后，有些读者认为，这么基本的cookie技术，也能被赋予专利，是否合理，有读者则举出国外案例，说明国外也有这样的状况：「过去Amazon有一个很受争议的专利「One Click」，他其实也是建立在 cookie 的基础上去记录使用者行为，而专利认同及保护的是One Click这套方法，而不是One Click 使用的 cookie 技术。」

对于这项争议，陈宜诚律师认为，＂One Click＂专利，一键购买，本质是一种商业交易方法，但需使用后台的用户数据库，取得其过去在该网站购物时填单的内容，且与硬件装置结合，才不会被专利局以纯属抽象概念而核驳。因此，该商业方法专利，有描述软件技术与使用之软硬件平台，除方法（程序）请求项外，还有写上储存该等程序／方法的媒体请求项，以及运行该等程序／方法的系统请求项，使其为一软硬件结合的技术方案而获证。

当然，专利获证，其实不算什么，要能提告他人产品侵权，且获得胜诉判决，这个专利才有威力。不然，专利若以获证为目的，从来不拿来告人，那它只是张很贵的奖状而已。

拿专利去告他人的产品侵权，才能真正验证专利的威力与质量，才能知道付出的申请与维持费用，有没有白花。这是因为只有被告之人，才会花上大量时间与金钱，去聘请业界顶尖专家，在全世界尽全力搜索前案，以求把该专利无效掉或取得先前技术的保护，或者强调其产品并未落入专利范围内。以审查较为严格的欧美来说，其专利于诉讼中被无效掉的比率，也接近五成。而以审查质量持续进步中的我国来说，获证专利后来被法院无效掉的比率则高达66.95%（而在智财局举发成立撤销专利的比率，也有45%）。

以Amazon的One-Click专利来说，它在获得美国专利后，就开始提告他人侵权，但遭到被告与公益人士的极力抵抗与到处举发。因此，欧洲专利局诉愿委员会（EPO Appeal Board），就于2011年已经认定Amazon的＂One Click＂专利缺乏技术进步性（lack inventive step）而无效。而美国专利商标局（USPTO）亦于2010年经过Peter Calveley先生的举发，而使其26个请求项中的21个请求项都无效掉，其剩余的部分专利范围，就非常的狭小，而近乎无牙的老虎，再也不足为患。

另外，值得读者特别注意的是，从EPO诉愿委员会的决定，我们也可以看到，Amazon「使用Cookie来查阅使用者信息」，这个技术手段，被判定是显而易见，而无进步性（use of cookie to look up customer data (obvious from D1 and D3)）。」

同样的，阿里巴巴「使用一个预设配置档，让第一网站服务器发布本地信息时，还自动透过查询该配置档，向至少一个第二网站服务器发布同样信息」的技术手段，如前所述，为熟习该项技艺者之惯行，应该也会被判定为显而易见，而无进步性才是。陈宜诚律师说，等阿里巴巴真的拿这个专利来告人时，经过诉讼的检验，就能100％验证前述分析是否正确。

分析阿里巴巴在台申请电子商务专利的战略考量陈宜诚律师并对阿里巴巴申请这两项专利背后的专利战略考量，进行了深入的分析：「厂商会付费将所提专利，要求专利局提前排入实质审查，当然是因为这个专利比较重要，属于比较基础的技术，厂商希望能够最优先得到专利，好来提告他人侵权，排除对手的竞争。

但是，例如I432970号专利所述的自动更新功能，读者一定会问，为什么这么基本的网络内容更新技术手段，应该专利局可以轻易检索到许多前案来核驳的，怎么竟然会让它顺利审查通过并授予专利呢？」

陈宜诚律师认为这就是各国在进行软件专利审查时，所碰到的审查质量问题的体现。首先，专利局在进行专利审查时，通常只会对自己国家的专利数据库进行前案检索，不及于未申请专利的科技文献或产品型录等，而很少会触及外国的专利数据库，更不会触及未电子化与不易检索的外国科技期刊或论文数据库。各位读者要知道，早期各国专利局，都是不核发软件技术专利权的，大家都认为软件只能拥有著作权的保护。

陈宜诚律师表示，再加上数学算法则（Algorithm）与商业交易方法（Business Method），一直都被专利局认为属于抽象概念，并非具体技术解决方案，所以即使后来专利局开放那些能够解决具体技术问题而产生技术改进效果的软件与商业方法可以申请专利的保护，其若未与硬件装置结合，仍然会有被以纯属抽象概念核驳的可能。因此，软件技术或商业方法专利，除方法（程序）请求项外，都还会写上储存该等程序／方法的媒体请求项，以及运行该等程序／方法的系统请求项，以使其为一具体可行的软硬件结合技术方案，而增加获证的机率。

这些都会提高申请成本（需要专利代理人的加倍的努力与拥有软件专长的配合），而且会来台湾申请软件专利的人，其实一直属于少数，晚近才有增多之势。总之，专利局审查软件技术专利申请案时，现在会找到的前案，本来就很有限，所以被核驳的机率本来就不高。但随着时间过去，陈宜诚律师认为这种「垃圾级」软件专利的出现频率，就会下降，而与其他类别的专利趋近一致。

另外，陈宜诚律师表示，专利局的审查员，平均在一件案子上，不会花上太久的审查与检索前案的时间，除非审查员刚好是该发明的特定技术类别的专家，或者曾经审查过同类发明多次，不然，审查员只是「尽职」的花费固定时间去「尽力」检索前案而已。陈宜诚律师身为美国专利局审查员的朋友告诉他说，据它们的内部统计资料（不知道有没有对外公布），平均一个案子，美国审查员只花费不到两周的审查时间就会通过或最终核驳了。而国内智慧局的数据，因为有年度审查案件数的要求，以清往年积案，则可能会更短。

所以，要确认专利的威力或效力，没有别的方法，就是提讼来让法院来进行实战检验。

来源：北美智权报作者：唐鸿整理：IPRdaily 赵珍网站：www.iprdaily.cn

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