最高院改判：探究何为本国优先权的“首次申请”

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“优先权制度不仅避免他人在专利申请国之外的其他国家抢占专利申请人相同主题的专利申请，也会避免专利申请人的后续申请不会因自己的在先申请公开而丧失新颖性。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：唐淑英

为什么会有优先权制度？

专利优先权制度起源于1883年3月20日在法国巴黎签订的《保护工业产权巴黎公约》（简称《巴黎公约》）。制定专利优先权制度的目的是为了方便专利申请人向不同的国家申请专利，对首次申请日进行固定，后续专利申请享有首次申请的申请日。优先权制度不仅避免他人在专利申请国之外的其他国家抢占专利申请人相同主题的专利申请，也会避免专利申请人的后续申请不会因自己的在先申请公开而丧失新颖性。

法律、部门规章指引看这里！

现行《专利法》第二十九条规定：

【外国优先权】申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。

【本国优先权】申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在中国第一次提出专利申请之日起六个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。

专利审查指南第二部分第八章第4.6.2节规定了实审程序中核实优先权的一般原则，审查员应当在初步审查部门审查的基础上核实：

（1）作为要求优先权的基础的在先申请是否涉及与要求优先权的在后申请相同的主题；

（2）该在先申请是否是记载了同一主题的首次申请；

（3）在后申请的申请日是否在在先申请的申请日起十二个月内，根据专利法实施细则第三十六条恢复优先权的除外。

问题的提出：什么是“首次申请”？

从上述涉及优先权的法条和指南章节内容，可获知在后申请享有优先权的四个关键词：申请人、相同主题、十二个月/六个月、首次申请。本文将探讨“首次申请”相关概念在不同角度下可能产生的理解差异。

“首次申请”的“首次”是时间属性还是地域属性？

假设情形（1）：申请人张三2023年10月在美国首次提出发明申请A，又于2024年1月“首次在中国”提出发明申请B，后面又于2024年6月在中国提出后续发明申请C（发明申请A、B、C均为相同主题的申请）。张三以中国发明申请C作为在后申请，要求享有中国发明申请B这一在先申请的本国优先权。那么实审程序的审查员在检索到2023年10月本人张三的美国发明申请A时，会不会因为张三提出的是本国优先权，就认为作为本国优先权基础的中国发明申请B的确是国内首次提出而得出该本国优先权成立的结论？

还可以继续展开讨论，“首次申请”是指张三本人作为申请人提出的“首次申请”，还是就相同主题早于张三提出的他人申请也能称为“首次申请”？这样一来，上述案例又简单变形成以下情形（2）：申请人张三于2024年1月首次在中国提出发明申请B，后面又于2024年6月在中国提出后续发明申请C（发明申请B、C均为相同主题的申请）。张三以中国发明申请C要求享有中国发明申请B的申请日为优先权日，提出本国优先权。但审查员在实审阶段检索到2023年10月李四在美国提出的发明申请A，该申请A与中国发明申请B具有相同主题。此时，由于李四更早的美国发明申请A的存在，审查员会不会认为张三作为优先权基础的中国发明申请B不能作为“首次申请”，从而认定该本国优先权不成立呢？

下面我们通过一件经发明专利无效宣告到一审，然后二审又推翻无效宣告决定和一审裁判的“电动独轮自行车”案来深入理解优先权 “首次申请”的概念，从而思考司法/行政程序中对“首次申请”的认定是否标准一致？

前情提示：针对具有优先权专利的无效策略

目前行业内一套行之有效的无效策略便是先打掉优先权日，再利用申请日前公开的现有技术或者“申请在前 公开在后”的抵触申请，通过新颖性或创造性成功无效目标专利。适用到本案，能否打掉优先权是利用现有证据通过创造性来无效目标专利的关键前置步骤。在优先权是否成立这一争议焦点上，从无效宣告双方当事人角度，再到一审、二审法院的裁判观点，又都是怎样的？

案情介绍：

申请人陈A就相同主题于2009年10月29日向美国专利商标局递交了美国临时申请和2011年9月15日递交了美国专利申请。申请人陈B于2011年4月1日向国家知识产权局提出专利申请，该专利申请以申请人陈B在中国的另一件在先申请要求享有本国优先权，优先权日为2010年9月6日。作为在后申请的该专利申请于2013年8月21日公告授权。2017年5月18日专利权人陈B向国家知识产权局提出著录项目变更，发明人由原来的“陈B”变更为“陈A”，后国家知识产权局审批同意该著录项目变更，将本专利的发明人由原来的“陈B”变更为“陈A”。

三方无效请求人向原国家知识产权局专利复审委员提出无效宣告请求，均认为该专利的本国优先权不成立，基于此，提交的证据可以作为现有技术评述本专利部分权利要求的创造性。而关于“本国优先权”是否成立，双方争议内容和最终合议组的决定都围绕着“首次申请”这一焦点开展。

发明专利无效宣告阶段

根据专利复审委员会2018年5月22日作出的第36591号无效宣告请求审查决定，关于优先权“首次申请”双方当事人的观点展示和最后合议组意见如下：

无效请求人主张本专利不能享有本国优先权的理由：本国优先权规定中的“首次申请”应当是世界范围内的第一次申请。优先权规定下的申请人包括申请人与其权利继受人。本案中专利权人陈B明确承认与美国专利申请的陈A是属于权利人与继受人关系。美国专利申请公开文本包含的美国临时申请的申请日均早于被本专利要求本国优先权的中国在先申请的申请日，由此可知中国在先申请不是相同主题的首次申请，美国专利申请包含的临时申请才是本专利相关技术的首次申请。因此本专利不能享有本国优先权。

专利权人主张本专利所要求的本国优先权成立的理由：对于本国优先权，被要求优先权的申请，应该是在中国范围内的第一次申请，而非请求人提到的世界范围内的第一次申请。本专利的申请人和专利权人都是陈B，而美国专利申请人是陈A，两者的申请人不同。对于本专利的申请人陈B而言，作为本专利优先权基础的中国在先申请是相同主题在中国范围内的第一次申请，因此本专利可以享有本国优先权。

关于优先权是否成立的双方争辩焦点可以归纳为：本国优先权规定中的“首次申请”应当是世界范围内的第一次申请，还是在中国范围内的第一次申请？

合议组意见：本国优先权的成立条件应当与外国优先权的成立条件同样适用《巴黎公约》的规定。专利法第29条第2款所述的“在中国第一次提出专利申请”中的“第一次申请”应当理解为就相同主题在世界范围内首次提出的申请。只不过对于本国优先权，该世界范围内的首次申请是在中国提出的。此外合议组结合比对中国专利的公开文本和美国专利申请的文字表述基本一致，附图及其上附图标记完全一致，结合专利权人自述将本专利的发明人修改为美国专利申请相同的发明人行为，可以推断中国专利的技术与美国申请技术具有相同来源。据此，合议组认为，对于具有相同来源的多份专利申请，即使申请人不同，也只有该多份专利申请中具有相同主题的首次申请，可以作为优先权基础。最后合议组认定中国专利的中国在先申请由于不是相同主题在世界范围内首次提出的，无法构成优先权基础，从而本案专利优先权不成立。

一审判决

专利权人不服上述无效宣告请求审查决定，遂向北京知识产权法院提起行政诉讼。北京知识产权法院（[2018]京73行初11186号）行政判决以本国优先权规定中的“首次申请”应当是世界范围内的第一次申请的相同理由对上述被诉决定予以了支持，驳回了原告即专利权人的诉讼请求。

二审判决

专利权人不服一审裁判，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院认为根据在案证据，美国专利申请、美国专利临时申请和中国在先申请的申请人并非同一人。本专利申请人仍然是陈B，与中国在先申请的申请人相同；而美国专利临时申请、美国专利申请的发明人均为陈A。本案并无证据证明陈B、陈A存在专利申请、优先权转让的协议，无申请优先权的权利继受事实。权利继受关系的形成属于法律关系的变动，需要通过法律文件确认，不应当通过发明人变更的事实以及个人陈述，推定存在权利继受关系，继而将美国专利申请与本专利的申请人视同为相同主体。本专利享有本国优先权。

结语

通过案情反转，笔者看到司法/行政程序中对本国优先权“首次申请”出现差异化认定，但差异化认定的本质原因并非最高法否定了被诉决定和一审判决中均认定的“在中国第一次提出专利申请”中的“第一次申请”应当理解为就相同主题在世界范围内首次提出的申请，只不过对于本国优先权，该世界范围内的首次申请是在中国提出的”这一判断根据，而是基于最高法认定美国申请人和中国申请人二者之间不存在法律确认的权利继受关系。由于不存在法律确认下的权利继受关系，两位申请人实质意义上为互相独立的申请人。对于任一方独立申请人而言，优先权制度保护的是针对该申请人的“首次申请”。最高法认为申请优先权的主体必须与在先申请一致，不应当仅以存在相同主题的申请为由，不审查申请人的主体是否为相同，就将首次申请作为享有优先权的基础。换言之，从最高法判决而言，“首次申请”的审查应当需要判断要求享有优先权的在后申请与在先申请是否为“相同申请人主体或法律确认权利继受关系的申请人主体”。虽然最高法从权利继受的法律层面解释了本案享有本国优先权的理由，但纵观整体案情，笔者认为美国申请人陈A和中国申请人陈B有着千丝万缕的关系，陈B享有本国优先权的情况下相当于其变相的延长了优先权期限，实际上有悖于优先权制度的设置初衷。

（原标题：最高院改判：探究何为本国优先权的“首次申请”）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：唐淑英

编辑：IPRdaily辛夷          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：光轴键盘系列专利纠纷，最高人民法院终审判决！（点击标题查看原文）

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