消费品月刊 | 无在先商标权情况下“巴蜀光头强”被无效宣告——作品或角色名称的“商品化权益”的认定要件

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消费是带动经济发展“三驾马车”之一，推动消费品工业增品种、提品质、创品牌的“三品”战略，是当前我国消费品发展的“重头戏”。

基于此，我们根据消费品行业特点，特别推出了《消费品行业商标品牌月刊》，月刊涵盖了消费品行业国内商标动态、消费品行业品牌维权动态、消费品行业海外商标动态等内容，展示消费品品牌发展动态，洞察消费品行业发展趋势，从而提升消费品行业经营者的品牌创造、运用、管理和保护能力，助力消费品企业决胜品牌竞争和市场竞争。

本期看点：

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本期部分内容速览↓↓↓

无在先商标权情况下“巴蜀光头强”被无效宣告

——作品或角色名称的“商品化权益”的认定要件

华强方特（深圳）动漫有限公司（以下简称“申请人”）于2022年6月24日对第25011011号“巴蜀光头强”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，认为“光头强”是申请人《熊出没》系列影视动漫作品的主要角色，争议商标的注册侵犯了申请人“光头强”在先商品化权益。申请人提交了以下主要证据：1.《熊出没》著作权登记证书；2.《熊出没》播出证明；3.“光头强”搜索结果；4.所获荣誉；5.《熊出没》系列影视动漫作品的播放资料、推广资料、荣誉资料；6.申请人销售、推广“光头强”品牌系列文化产品、衍生品的证据；7.相关案件的裁定书、决定书；8.被申请人在宣传中攀附“光头强”知名度的证据……

经审理，商标局认为，文学艺术作品、作品名称、角色名称等确实会使上述作品或名称的拥有者通过作品、姓名等取得声誉、信誉、知名度等，拥有者通过将上述声誉、信誉、知名度等与商品或服务的结合进行商业性的使用而实现经济利益。因此，上述作品或名称通过商业化使用，能够给拥有者带来相应的利益，可以作为“在先权益”获得保护。本案中，根据申请人提交的证据，可以认定“光头强”为申请人公司制作的动画片《熊出没》中的主要角色人物。自2012年首次在央视播出至今，多个电视台及网络播出了以“熊大”为主要角色的《熊出没》系列动画片。申请人《熊出没》系列影视作品经宣传在中国大陆地区已具有较高的知名度。被申请人将具有较高知名度的动画片人物角色名称作为商标申请注册，不当借助了《熊出没》动画片在公众中的影响力，缩短了争议商标标识商品被公众授受的时间，提高了商品的知名度，使其获得更多交易机会和经济效益，从而损害了申请人享有的合法在先权益，违反了2013年《商标法》第三十二条关于“不得损害他人在先权利”之规定。

最终，争议商标予以无效宣告。

评析

动画、游戏、电影等作品的作品名称与角色名称成为两类名称，将两类名称与商品或者服务结合，借助其知名度盈利，即所谓的商品化，其中所涉及的权益称为商品化权。通常情况下，作品名称和角色名称构成在先权益的要件主要考虑四个因素。

第一，在先权益归属明确，合法存续。

第二，请求保护的在先标志具有较高知名度。在进行作品元素名称的知名度认定时，通常需首先考虑作品本身的声誉与传播状况。受商品化权益保护的相关标识和其所涉及的人物和作品应当具有稳定关联，并且均具有一定知名度，为相关公众所知悉。但作品具有较高知名度并不能想当然推导出作品元素名称符合知名度要件。例如2020年张开宙执导的古装电视剧《清平乐》，该剧在内地知名度颇高，但“清平乐”本为宋词常用的词牌名。消费者选购商品或选择服务看到“清平乐”时，一般很难仅仅将其与张开宙执导的电视剧联系起来。因此进行作品元素名称与作品间的指向性判定是认定作品元素名称在先权益的必要条件。

第三，系争商标使用在指定商品或者服务上容易导致相关公众误认为其经过在先标志权益人的许可或者与在先标志权益人存在特定联系。本案中，考虑到动画作品衍生商业市场的广泛性，争议商标注册使用在餐饮服务上，容易使相关公众误认为上述服务与动画作品相关或已经获得申请人授权。此要件综合考虑系争商标与在先标志的近似程度、在先标志的知名程度和知名领域以及系争商标指定的商品或者服务与在先标志知名领域的关联程度等因素。

第四，系争商标注册申请人主观上存在恶意。在商品化权益案件中，在判断诉争商标的注册是否损害在先商品化权时，注册人的主观恶意应当作为一种考量因素。这是因为，从反不正当竞争法的角度而言，诚实信用的商业道德应当得到遵守，应当对食他人而肥的恶意注册行为予以制止。商标注册人主观心理状态，往往是依据一些客观情形而进行推定的，如在对相关标识及其对应的影视作品的知名度予以明知或应予知晓的情况下，仍然在关联衍生商品或服务上对该类标识予以注册，或是存在其他抢注、囤积、倒卖大量涉及商品化权益商标的情形。

对于拥有动画、影视、游戏等作品权利的企业来说，在作品上映、发表前，可以对作品名称、作品的角色名称、角色形象、场景布置等创作元素进行知识产权布局策划，如申请注册商标、进行作品登记等。将不确定、不具体的“商品化权益”变为相对确定、具体的“商标权”等民事权利，获得较强的法律保护力度。同时做好商标监测工作，如发现他人抢注商标，及时通过商标异议、商标无效宣告等进行阻击，尽早发现、及时维权。在提供知名度方面的证据时可以参考本案中提供证据的几个方向：1.对涉案商标知名度做出过认定的生效判决书、裁定书、决定书及其他法律文书等；2.涉案商标所获荣誉奖项；3.涉案商标涉及的媒体报道；4.对涉案商标进行的广告宣传材料等。

“泸州老酒坊 一路顺财”商标驳回复审成功

——商标中地名具有“其他含义”的认定

泸州老窖股份有限公司（以下简称“申请人”）于2022年2月7日申请注册第62485374号“泸州老酒坊 一路顺财”商标（以下简称“申请商标”），指定使用在第33类“白酒”等商品上。商标局经审查，以违反了第十条第二款的规定为由驳回了申请人申请商标的注册申请，申请人随即申请驳回复审。商标局经审理后作出商评字[2023]第0000098758号《关于第62485374号“泸州老酒坊 一路顺财”商标驳回复审决定书》，驳回了申请人的复审理由。申请人不服该决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。

一审法院判决认为，申请商标整体上具有区别于地名“泸州”的其他含义。同时，申请人证据显示对“泸州”系列商标及商品进行了长期宣传使用，根据相关公众的普遍认知，申请商标已经形成了区别于地名的第二含义。综上，申请商标未构成《中华人民共和国商标法》第十条第二款所指情形。

二审法院判决认为，申请人在酒类商品上持续宣传使用“泸州”商标，加之，申请商标整体与地名“泸州”具有一定区别。申请商标使用在酒类商品上与申请人形成较强的对应关系，足以使相关公众将其识别为标识酒类商品来源的标志，形成区别于地名的第二含义。故申请商标的注册未构成《中华人民共和国商标法》第十条第二款所指情形。

综上，驳回商标局上诉，维持原判。申请商标予以初步审定。

评析

《商标法》第十条第二款规定“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标”，若商标因此绝对理由被驳回后，根据商评委的审理标准驳回复审的成功率不高，但近期仍存在较多“反转”的案例，如本案包含“泸州”的系争商标初审公告。对含有地名或仅由地名组成的商标，主要在于审查其整体上有无地名之外的“其他含义”。地名商标标志是否具有“其他含义”最基本的判断依据应当是，公众对商标所标示的商品或服务来源的认知是否基于地名的地理含义。那么，地名具有“其他含义”包括以下几种情形。 

1.地名文字本身具有其他为相关公众普遍知悉的固有含义，且该含义强于该地名的地理含义。地名具有其他含义是指地名作为词汇具有确定含义且该含义强于作为地名的含义，不会误导公众。在“红河”案中，北京市高级人民法院二审指出地名具有“其他含义”，应理解为该标志具有明显有别于地名的、明确的、易于为公众所接受的含义，如“平安”“凤凰”等，但不能加上“市”“县”等行政区划名称。

2.地名文字与构成要素组合使用，商标整体上具有显著性且形成区别于地名的其他含义。若商标已经通过增加其他构成要素等方式，能够保持与地名之间的必要距离，使得相关公众在看到商标时，不再因此而产生地理位置上的联想，也不会影响其他社会公众使用地名的表达自由，进而避免了……

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（原标题：消费品月刊 | 无在先商标权情况下“巴蜀光头强”被无效宣告——作品或角色名称的“商品化权益”的认定要件）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

编辑：IPRdaily辛夷          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：消费品月刊 | 无在先商标权情况下“巴蜀光头强”被无效宣告——作品或角色名称的“商品化权益”的认定要件（点击标题查看原文）

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