EPO异议程序以及潜在的UPC相关程序的异议人将面临证明优先权无效的挑战

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“在优先权申请的申请人与后续欧洲申请的申请人不一致的情况下，攻击形式优先权已经成为当前EPO异议程序中的一项标准策略。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：Olga Bezzubova , Jones Day

背景

在过去相当一段时间里，通过挑战形式优先权并利用优先权期间公开的现有技术无效欧洲专利已渐成趋势。在这种情况下，欧洲专利局（“EPO”）技术上诉委员会向扩大上诉委员会（“EBA”）提出了如下法律问题：首先，EPO是否有权裁定当事方的优先权问题；其次，依据《专利合作条约》（“PCT”）进行专利申请时，如果发明人被指定为在美国的申请人，那么PCT申请中针对其它国家的新增申请人是否可以就以发明人名义提交的在先申请享有优先权。

结果

EBA对G1/22和G1/22案件做出的合并裁定解决了一系列优先权相关问题，包括EPO在裁定形式优先权方面的管辖权、联合申请人的优先权问题以及优先权转让的通用原则。

展望

EBA裁定所提出的“默示协议”和优先权的可反驳推定的理念改变了优先权争议的整体态势，这意味着，申请人和专利权人优先权的确立将不再像之前那么繁琐。

引言

在优先权申请的申请人与后续欧洲申请的申请人不一致的情况下，攻击形式优先权已经成为当前EPO异议程序中的一项标准策略。根据之前的案例法，遭到形式优先权挑战的专利权人一般需要提交相关书面证据，证明在先的优先权申请人已经在后续欧洲申请的申请日期之前，将优先权成功转让给后续的申请人。如果专利权人未能提交上述证据，那么优先权转让很可能被视为无效，进而导致在存在优先权期间公开的现有技术的情况下，专利有效性很容易遭到挑战。一些欧洲专利，甚至包括一些备受瞩目的专利，都因为上述操作惯例而被无效。其中争议度最高的便是博德研究所/麻省理工学院最近因优先权无效而失去其CRISPR/Cas9基础专利的案例，该案优先权无效源于发明人之一将优先权转让给了第三方。

近期，G1/22和G2/22案的合并裁定解决了一系列形式优先权相关问题。该裁定的起因是EPO技术上诉委员会3.3.04将其审理T1513/17和T2719/19案时的相关问题合并提交至扩大上诉委员会。经过该项程序，《美国发明法案》（“AIA”）出台之前广泛存在的美国优先权申请的申请人（即，发明人）与通过PCT程序提出的后续欧洲申请的申请人（即，发明人的雇主）并不一致的问题得到了解决。上述合并案的核心问题在于，在PCT申请中，发明人仅被列为美国的申请人，而其雇主则被指定为其他PCT指定国的申请人。为此，技术上诉委员会向EBA提出了如下两个主要问题：首先，EPO是否有权裁定当事方的优先权问题；其次，在上诉情形下，后续申请中的新增申请人是否可以通过发明人提出的优先权申请而享有优先权。

EPO裁定优先权问题的管辖权

EBA在进行论证时，明确区分了《欧洲专利公约》（“EPC”）第60(3)条规定的欧洲专利申请权（对申请及后续授权专利的合法所有权）和EPC第87(1)条规定的对相关申请主张优先权日期的权利（“优先权”）。按照既有判例，EPO无权裁判申请人对专利申请的所有权。但是，该规定并未直接或类似地扩大适用于优先权。鉴于是否享有优先权直接影响到申请的有效日期，进而影响到其实质可专利性，因此EPO有权裁定申请人是否享有优先权。

按照EBA的裁定，EPC的自治规则可以管辖优先权及其转让的问题。但由于自治规则中并没有关于优先权转让的正式要求，因此EPO应“自行采用相关国家法律确定的最低标准，并在几乎所有情况下认可非正式或默示的优先权转让。”

可反驳推定

扩大上诉委员会认为，只要申请人在主张优先权时已履行了各项程序要求，理论上就应推定后续的欧洲专利申请人亦享有优先权。但是，考虑到存在（极少的）不正当优先权主张的情况，该项推定应该是可驳回的。因此，在实践中，证明是否享有优先权的举证责任就发生了转移。今后，挑战优先权有效性的一方（例如，专利异议人）必须提出可表明优先权主张存在严重问题的具体事实。而异议人尤其是在相关证据属于申请人的控制范围，除非通过某些国家性的证据开示程序，否则根本无法获取的情况下，究竟将如何完成这项进行否定证明的艰难任务还有待观察。

联合申请人间的默示协议

“联合申请人方案”是EPO长期适用的一项专利申请优先权原则，该原则是指，如果专利申请是由多个申请人（例如，A和B）共同提出，且其中至少一名申请人（例如，A）同时也是一项已主张优先权的在先申请的申请人，那么在没有相反证据的前提下，该在后申请的所有申请人均享有优先权。

尽管欧洲专利（EP）申请存在该“联合申请人方案”，但将其适用于不同指定地区有不同申请人的PCT申请时还是引发了一些争议。因此，EBA将此类PCT申请单纯地视为若干单独专利申请的正式组合，进而选择不对PCT申请适用上述方法。相反，EBA采用了“默示协议”的理论，即，联合申请这一行为本身就意味着各方已就共享优先权达成了默示协议。需要注意的是，“默示协议”的理论并不适用于后续申请中缺少部分优先权申请人的情况。实质上，虽然可以很容易地在PCT/EP申请中增加申请人，但是，如果PCT/EP申请中去掉了某个或多个优先权申请人，那么必须确保至少一名PCT/EP申请人已在申请前获得了优先权。

实务建议

尽管可驳回推定对申请人和专利权人较为友善，但同时也要意识到该推定的局限性。该推定可以适用于所有优先权申请人与后续申请人不一致的情形，无论后续申请是否属于PCT申请。但是，该推定并非不可驳回。例如，如果在后续申请中，未将所有优先权申请人列为共同申请人，即使仍可以推定优先权有效，但不能推定所有申请人已达成一致。在此类情况下，任何未被列为后续申请人的优先权申请人均可以对后续申请主张所有权，或至少能够以充分证据挑战优先权有效性。此外，EBA的裁定只是解决了优先权的问题。而从法律角度而言，由此还会几乎不可避免地引发PCT申请人对相关发明的所有权问题，在绝大部分司法辖区内，这是起诉资格的必备要素。因此，在上述情况下，作为排除潜在争议的最佳实践，笔者建议单独进行优先权转让（参见表1第4-6项）。另外，欧盟的统一专利法院（“UPC”）及各国国家法院会就该问题做出何种裁决，目前还是个未知数。

表1：优先权问题的相关情形及转让建议

三项要点总结

1.可驳回推定的推出改变了优先权问题的整体态势。今后，申请人和专利权人优先权的确立将不再像之前那么繁琐。相反，EPO异议程序以及潜在的UPC相关程序的异议人则将面临证明优先权无效的挑战。这一改变与涉及AIA颁布前时段的案件尤为相关，在这些案件中，最初的优先权申请是由发明人提出，后续的优先权申请则是以雇主名义提出。

2.尽管该推定转移了举证责任，对专利权人较为有利，但还是应当注意到推定的“可驳回性”。这意味着在某些情况下，特别是可能存在恶意行为或其他争议性问题的潜在证据时，优先权的推定有效性仍然可以在EPO甚至是UPC或国家法院的异议程序中遭到挑战。

3.作为最佳实践的重要组成部分，仍建议在进行PCT申请之前取得书面的优先权转让书。此类转让文书可为应对潜在的优先权挑战提供有力保障，并作为对发明享有权利的证明依据。即使有强有力的证据对优先权有效性提出质疑，此类书面转让文件可以作为关键的抗辩证据，避免专利遭到无效的潜在风险，并同时为专利执行提供法律依据。

（原标题：EPO异议程序以及潜在的UPC相关程序的异议人将面临证明优先权无效的挑战）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：Olga Bezzubova , Jones Day

编辑：IPRdaily辛夷          校对：IPRdaily纵横君

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