驰名商标司法认定的现状分析

【小D导读】

驰名商标司法认定的现状分析

一、驰名商标司法认定的基本情况和特点

(一)管辖：地区选择的利益权衡 根据我国管辖制度的规定，侵权案件一般由侵权行为地或者被告所在地法院管辖。由于我国各地方法院对驰名商标认定的标准不同，并且地方法院对外省涉案商标也往往缺少了解，故当事人选择管辖法院的过程不仅是程序法的适用结果，更多是对认定结果的利益权衡。这就出现了驰名商标认定比例分布不均衡的现象。根据驰名商标网的统计数据，截至2010年9月，全国驰名商标多集中于浙、粤、苏等经济较为发达的省市，中西部地区所占比例极少(见图表一)，这就出现了审理法院与驰名商标分布相互颠倒的差异现象。例如“判决认定浙江数百家驰名商标的法院，80％以上集中在中西部，通过浙江本省法院做出的认定并不多”。[1]实践中常见的情形是东部经济较发达地区的企业，通过以中西部经营规模小的企业或个体工商户为被告，通过异地诉讼的方式，以达到规避法院相对严格的认定标准的目的。为此，受理法院需严格审查案件的真实性，对涉案商标作全面的了解。

(二)评估：驰名商标的实际价值 虽然驰名商标并不是商标法上的特殊商标，但因其在经济上对相关产品及服务有促销作用，并且具有一定的法律地位优势，因此在一定程度上增加了驰名商标的价值。但近几年随着驰名商标的司法认定数量上升快速，政府以及消费者对驰名商标“荣誉性”的信赖热情开始减退，加之通过虚假诉讼获取司法认定的案例也被不断报道，这些都在拷问驰名商标的实际价值。商标评估中有一种较为有效的方法，即“超额收入计算法”，它是以同一个企业在产销同一种产品时，使用某个商标与不使用该商标在实际收入上的差额，作为该商标的价值。如驰名商标在市场上的影响力并不能带给企业预期中的利益，那么企业获得的所谓驰名商标的价值所剩几何？

(三)设诉：虚假诉讼的异化泛滥 驰名商标司法认定是法院对当事人提请的权利请求予以确认的制度，但实践中许多企业通过制造假案获得驰名商标认定情形的出现，使得案件的处理与制度设计初衷相违背。从汕头“康王”案到宁波“史翠英”案，都是在全国影响较大的典型虚假诉讼案件。驰名商标虚假诉讼的泛滥其中有企业追求经济效益、地方政府盲目引导的原因，当然也有法律制度本身的原因。根据我国法律关于级别管辖的规定，商标民事纠纷一审案件由中级以上人民法院管辖，部分基层法院也有级别管辖权。我国现有高级法院30余个，中级法院330余个，以及在较大城市指定的1至2个基层法院，有资格认定驰名商标的法院将近400个，“如此庞大的认定主体，客观上又存在地域差别，很难保证司法认定行为的统一性和合法性”。[2]司法认定标准的不统一就为企业规避严格审查提供了空间。此外，相较行政认定程序，司法认定更为方便、快捷，即使因为虚假诉讼被撤销已生效的驰名商标，企业所承担的风险也要远远低于所获取的效益。虚假诉讼动摇了驰名商标司法认定的公信力，也在影响着驰名商标在公众及市场上的价值。

二、驰名商标司法认定的实务困惑 (一)认定情形的张弛维度

1．跨类保护的范围界定 基于驰名商标在市场上的优势声誉，对在不相同或不类似的商品上使用相同或近似的商标也会引起误导，从而减轻商标的声誉和价值。跨类保护制度实质上是在通常的商标保护基础上作一延伸，弥补注册商标保护的局限性。但在实务中有些案例对跨类保护的范围认识过于宽泛，将跨类保护盲目扩大不作限制，只要认定为驰名就构成跨类保护，或者未全面考虑商标的显著性、所跨的类别以及误导致损的后果等因素，这就可能出现跨类保护权利滥用的问题。跨类保护并非是绝对保护，我国商标法第十三条对此作出了限制条件，须是“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”。

2．对未注册商标的驰名认定 依据商标法和相关司法解释，我国对驰名商标的司法认定不仅针对已注册商标，还包括未注册商标。[3]对未注册商标进行驰名商标的司法认定涉及到以下几个问题：第一，该未注册的商业标记或者商品名称是否可以构成商标；第二，未注册商标进行驰名认定的条件；第三，未注册的驰名商标与注册的商标权利相冲突如何处理。

企业所使用的商业标记或者商品名称在未被认定为商标之前，只是一种产品的标志。我国《商标法》第10条以及《商标法实施条例》第49条都从限制性角度规范了不能成为商标的情形，当事一方要认定未注册商标成为驰名商标，法院首先要审查该未注册商标本身在法律上可以成为商标，然后在此基础上作进一步认定。而在实务中有些案例存在着直接以当事人主张的“未注册商标”申请驰名司法认定的情形。例如蒙牛乳业诉董建军和白雪公主乳业公司一案[4]，依据我国卫生部《酸乳卫生标准》的规定，酸乳是以牛羊奶为原料经过一定加工工艺制作而成的酸度(T)≥70的乳品。生产者可以在卫生标准范围内添加配方，生产出不同口味的酸乳，可以是“苦酸乳”，当然也可以是“酸酸乳”，因此酸酸乳只是商品的通用名称。且蒙牛乳业在销售酸酸乳产品时，使用“蒙牛酸酸乳”的标识，说明酸酸乳只是产品的名称而已，在尚不能成为商标的情形下，就没必要再进行驰名的认定。认定未注册商品标记在法律上枸成“商标”后，再进行商标驰名的认定，我国商标驰名的认定因素主要规定在《商标法》第14条和之后施行的最高人民法院《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)第5条，但在实际认定的审理中存在着法院对驰名认定的条件把握不够严谨，裁判文书说理不是很充分的情况。未注册商标相较于注册商标，是基于使用而驰名，该商标使用的持续时间应有更高要求，对于其他认定要素，法院也应全面审查，考虑相关要素间的关系，不能简单机械套用。在处理未注册商标与注册商标权利冲突时不应一刀切，错误认为一旦认定为驰名就构成侵权。

(二)认定要素的“模糊区”

1、“显著性”的认定 司法实践中的判例以及相关司法解释都未对商标的显著性作出正面认定的要求，许多情形下是逆向逻辑思考，即因为该商标具有较高知名度，所以该商标具有绝对或相对的显著性。[5]通常商标的显著性必须包涵识别和区分两方面要素，通过该标识可以辨认出它是来自哪个特定产品或经营者，并且该标识能与其他相同或类似产品上使用的商标进行区分。从显著性作用的范围来看，驰名商标应当是具有绝对显著性的商标，消费者能够将驰名商标与其商品或服务之间产生相当程度的联系。

法院对驰名商标显著性的认定，首先关涉到该商标是否达到驰名商标的门槛，其次驰名商标的显著性影响到商标的驰名程度，知名度高并不一定代表具有绝对显著性，但具有绝对显著性的商标通常是具有高知名度，商标的显著性标尺了法律给予保护的范围大小。理论上，按照显著性强弱划分，臆造商标是最具有显著性，任意性商标次之，暗示性商标显著性较弱，叙述性商标最弱。法院在认定商标显著性时，如果一个商标的显著性越强，那么对相关公众造成误导的可能就越大。例如“Exxon”(埃克森)，是由英文字母杜撰臆造形成，该词汇没有任何含义，与其标示的商品或服务不存在任何联系，这类商标在所有的商品或服务上都具有显著性。因此，臆造商标、任意商标与暗示性商标注册后成为驰名商标的可能性更大，而叙述性商标通常只是公共领域的通用词汇，对商品和服务也只是描述性的，因此往往只有通过长期使用后才能达到驰名的可能。当然因为商标标识显著性的强弱，成为驰名商标后受法律保护的范围也有区分。

2、“相关公众”的界定 依据我国商标法与相关司法解释的规定，我国确认驰名商标采纳的是“相关公众的知晓程度”，相关公众包括有关商品或服务的消费者和与此商品或服务的营销有密切关系的其他经营者。而像国外的一些国家则是以一般公众为标准，例如“比荷卢就要求在一般公众中知名，法国过去的司法实践中也支持这一看法。”[7]相较“一般公众”，“相关公众”的标准更为宽松，因为要在一般公众范围内驰名，对于多数商家来说较难实现。法院对相关公众的界定应该结合涉案商标项下商品或服务的类别，通常可以区分为普通行业消费公众与特殊行业消费公众。

第一类情形，涉案商标项下商品或服务类似，且都是普通行业，原被告两者的消费群体或经营者范围相重合。例如牛奶与巧克力，原告与被告的消费群体或经营者对涉案商品的接触可能是相当的，法院在界定“相关公众”时考虑原告或被告的消费群体或经营者都是可以的。

第二类情形，涉案商标项下商品或服务类似，且都是特殊行业的消费公众，原理与前者相同，两者的群体范围也大致相同。例如打桩机与塔吊，两者相关公众都是建筑行业。

第三类情形，涉案商标项下商品或服务不相同或不类似，原告的产品或服务属普通行业，被告的产品或服务属特殊行业，此类情形下原告的消费群体或经营者，必然覆盖了被告的消费群体或经营者，例如饼干和电焊枪。

第四类情形，涉案商标项下商品或服务不相同或不类似，原告的产品或服务属特殊行业，被告的产品或服务属普通行业，此类情形下却是被告的消费群体或经营者覆盖了原告的消费群体或经营者，这就涉及到跨类保护的问题。

第五类情形，涉案商标项下商品或服务不相同或不类似，原告与被告的产品或服务均属特殊行业，两者不存在交叉关系。

上述前三类情形被告的相关公众也是原告的相关公众，为证明原告商标的驰名程度，法院应认定原告的商标至少在被告的相关公众中是驰名的。而第四类情形，原告的消费公众仅在特殊行业内，通常只需考虑在该特殊行业内相关消费公众的知晓程度，与被告的普通消费群体或经营者难以存在误导的可能性，但如果原告的商标驰名程度较高，确有跨类保护的必要时，法院对相关公众的界定就需跨越行业界限，认定原告商标在被告产品相关公众中知晓程度，依据相关司法解释，需要综合考虑该商标显著程度、原告商品与被告商品之间的关联程度等因素。第五类情形，原告与被告的产品分属不同特殊行业，不存在交叉关系，法院在界定相关公众时只需考虑原被告在各自行业内消费群体或经营者。

三、驰名商标司法认定制度的完善 为了规范司法认定驰名商标工作，回归驰名商标司法保护的立法意旨，最高人民法院总结审判经验，于2009年公布了《解释》，在理论与实务上对驰名商标司法认定作了进一步的完善。

(一)明确了驰名认定的案件粪型 为了避免单纯追求驰名商标认定的情形，法院在实践中须严格遵循按需认定的原则。法院之所以对商标驰名进行审查认定，是因为商标是否驰名构成了侵犯商标权或者不正当竞争的法律事实要件。《解释》第2条与第3条从正反两个方面规定了商标驰名认定的案件类型，这就有助于司法实践中更为严格地把握驰名认定的案件类型。依据第2条的规定，只有在审理涉及注册驰名商标跨类保护、请求停止侵害未注册驰名商标以及有关企业名称与驰名商标冲突的侵犯商标权和不正当竞争民事纠纷案件中，才可以认定驰名商标。依据第3条的规定，对驰名不予审查的情形主要包括被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为的成立不以商标驰名为事实根据，或者侵犯商标权或者不正当竞争行为本身不成立。

《解释》第3条第2款还单独规定，域名侵权引发的认定驰名商标案件不作为驰名认定的情形。原告以被告注册、使用的域名与其注册商标相同或者近似，并通过该域名进行相关商品交易的电子商务，足以造成相关公众误认，对此情形认定为侵犯商标权或构成不正当竞争，原告可以此为由诉请法律保护，无需对涉案商标再作驰名认定。这类案件只作为侵犯商标专用权案。域名的注册相对较为容易，实践中存在当事人自行注册，通过设计诉讼的方式达到认定驰名商标的目的。

(二)规范了驰名认定的审查要素 我国《商标法》第14条对驰名商标的认定要素作了概括性的规定，一直是法院对商标驰名认定的重要依据。《解释》在总结实践经验的基础上第一次对各要素之间的相互关系作了规定。以往有些法院在认定商标驰名时会机械地套用《商标法》第14条关于认定要素的规定，逐一核查涉案商标是否满足条件。《解释》第4条对认定是否驰名作了更为灵活的规定，认定驰名需综合各类因素，但如果根据案件具体情况无需考虑全部因素即足以认定商标驰名的，则准许法院灵活考虑认定因素。

《解释》第5条从举证的角度，细化了驰名认定的要素，例如持续使用时间的要求、市场方面的要求(市场份额、销售区域、利税、市场声誉等)、宣传方面的要求(宣传或者促销活动的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围)、受保护的记录等事实。法院在对商标使用时间长短、行业排名、市场调查报告、市场价值评估报告等证据审查的过程中，应该以个案认定、全面审查为原则，充分考虑案件事实和具体情形，而不是简单化地罗列这些证椐材料和认定因素。

(三)引入了驰名商标淡化理论 《解释》改变了原来草稿中将混淆作为误导情形的规定，采用了与《商标法》第13条规定相统一的模式，针对未注册驰名商标采用混淆要件，对于已注册驰名商标采误导要件，并且在《解释》中细化了混淆与误导的情形。混淆包括了对商品来源的误认以及对商业标识许可使用、参股控股、关联企业等特定联系的误认。对于误导包含了对商标的弱化与丑化，修正性地引入了淡化理论，但同时考虑到我国驰名商标司法保护的实际，《解释》附加了限制条件，须是“使相关公众对商品或者其经营者产生相当程度的联系”，而不能是程度不高的“联想”，这就较为客观地限定了制止淡化的范围。事实上对于一些在一般公众中广为知晓的驰名商标，法院在认定的过程中可以适当放宽条件借鉴外国的淡化理论。

注释： [1]陶喜年：《司法认定“驰名”商标疑似灰幕重重》，载http：//www．senjor-rm．com／News_View．asp?NewslD-3379于2012年5月29日访问。 [2]刘奇：《驰名商标司法认定的实证分析》，载《中华商标》2009年第6期，第66页。 [3]《商标法》第13条：“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。”《驰名商标认定和保护规定》在驰名商标认定和保护的条款中亦未限定为注册商标。最高人民法院《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第6条规定“在先未注册驰名商标”的保护情形。 [4]内蒙古呼和浩特市中级人民法院(2006)呼民四初字第12号民事判决书。 [5]相对显著性是指结合具体的商品或服务，一商标能够起到区别作用。绝对显著性是指即使在没有指出具体商品或服务的情况下，也能使人与特定的出处相联系。参见黄晖：《驰名商标和著名商标的法律保护》，法律出版社2001年版，第17-18页。 [6]黄晖：《商标法》，法律出版社2004年第1版，第255页。

来源：中华商标作者：方帅浙江省衢州市中圾人民法院整理：IPRdaily 赵珍网站：www.iprdaily.cn

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