专利申请过程中要求多次优先权的申请策略

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“优先权创设的目的是方便成员国就其发明创造再其本国提出专利申请后，在其他成员国申请获得专利权。本文对多次要求优先权的方案构成及申请策略进行阐述。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：刘林涛 北京三聚阳光知识产权代理有限公司

引言

优先权原则源自1883年签订的《巴黎公约》，申请人提出的在后申请与其他人在首次申请的申请日之后、在后申请的申请日之前就相同主题所提出的申请相比，享有优先的地位，这也是“优先权”一词的由来。优先权创设的目的是方便成员国就其发明创造再其本国提出专利申请后，在其他成员国申请获得专利权。随着专利制度的发展，优先权的适用范围也有了扩大，其不仅适用于首次在外国提出申请然后再本国提出专利申请（外国优先权）的情形，还包括首次在本国提出申请、然后再本国再次提出申请（本国优先权）的情形[1]。随着社会大众对专利意识的不断增加，本国优先权（下文成优先权）制度被广泛应用在专利申请中，申请人在申请过程中通过要求在前申请的优先权，可以额外补充技术方案以改善在前申请所存在的不足的同时，还可以保留在前申请的检索基准日。

在实务工作过程中，申请人通常会要求一次优先权以提升在后申请的文件质量，但是对于部分特殊案件来说，申请人为了抢占申请先机，通常会在要求两次甚至多次优先权，当要求两次以上优先权时经常不了解申请程序以及如何应对审查员的审查意见，本文将进行具体阐述：

一、多次要求优先权的方案构成及申请策略

为了方便理解，本文在此处首先建立如下模型：

在上方模型中，同一申请人不断完善在前申请中的方案缺陷，分别在案件2和案件3中通过要求在前申请的优先权的方式不断补充额外的技术方案。具体情况如下：

案件1：申请日为2023年1月1日，其保护了方案A。

案件2：申请日为2023年2月1日，其要求了案件1的优先权并额外补充了新方案B，此时案件2保护了方案A + B 。其中，方案A的优先权日（检索基准日）为2023年1月1日，方案B的申请日为2023年2月1日。

案件2在申请过程中一般不会存在问题，存在问题的情形主要集中在案件3中，在案件3中需要进一步克服案件2中所存在的缺陷，并进一步补充技术方案C，案件3中会出现多种不同的要求优先权的情况，下面分情况讨论：

( a )、案件3直接要求案件2的优先权：这是一种很多人会容易直接想到的方式，因为案件2中已经包括了方案A+B，因此通过引用优先权的方式在案件2上直接补充方案C即可得到最终的A+B+C的方案。但是上述方式是行不通的，理由如下：按照《专利审查指南2010》第二部分第三章4.2.1中的规定：被要求优先权的中国在先申请，已经要求本国优先权的，不得作为要求本国优先权的基础。同时在《专利法实施细则》第32条中规定：“提出后一申请时，在先申请的主题有下列情形之一的，不得作为要求本国优先权的基础：(一)已经要求外国优先权或者本国优先权的”。究其原因是，作为优先权基础的申请应当是首次申请，对于非首次申请的案件来说，如果被要求优先权，将破坏“申请人自发明或实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权”这一规定中的十二个月的期限要求。

在模型一中，案件2已经要求过案件1的优先权，案件2自身属于“已经要求本国优先权的”案件，因此案件2当作为“被要求优先权的中国在先申请”时，不得作为本国优先权的基础。因此方式a不可行。

( b )、案件3同时要求案件1和案件2的优先权

方式b中同时引入案件1和案件2的优先权基础。此时要求案件1的优先权不会出现任何问题，因为案件1虽然曾被案件2要求过优先权，但是案件1自身没有要求过本国优先权，因此案件1作为部分优先权的基础适格，在案件3的方案中，方案A的优先权日为2023年1月1日。

关键在于案件2属于"被要求优先权的中国在先申请"，同时"已经要求过案件1的本国优先权"，因此原则上不得要求优先权。但是需要注意的是，案件2中因为方案A的存在将导致案件2整体不能被要求优先权，但是，申请人可以要求案件2的部分优先权，也即虽然案件2要求过案件1的优先权，但是案件2中的方案B自身并没有被要求过优先权，因此可以作为本国优先权的基础。如果部分优先权成立，则案件3中方案 B 的优先权日为2023年2月1日。此时案件3中将形成如下的方案构成及申请日或检索基准日情况：方案A：检索基准日为2023.1.1；方案B：检索基准日为2023.2.1；方案C：申请日为2023.3.1。

二、审查意见的答复

正如上文提及的内容，在策略b中方案2整体已经要求过优先权，因此审查员在进行初步审查时会因为案件2形式上无法满足要求下发《视为未要求优先权通知书》，其中会给出如下意见：“申请人要求了在先申请号为XXX的优先权，但在先申请的主题已享有优先权，不符合专利法实施细则32条2款的规定。”

对于上述情况，部分专利代理人或申请人会不知如何应对，其实答复思路比较清晰简单，只要在意见陈述中指出案件2相较于案件1多出的部分特征被要求优先权即可，对于案件2并没有要求案件2的整体优先权。参考答复思路如下：“根据案件2中权利要求书以及说明书的记载，案件2相比案件1具有如下新增方案：YYY。由于新增方案YYY首次出现在案件2中，因此案件2中被要求的优先权仅是部分优先权，且该上述新增方案YYY在案件2中并没有享有过优先权。因此，请审查员进一步核实，发出修改更正通知书，作出优先权成立的审查结论。”

一般情况下，审查员会进一步下发《修改更正通知书》，在该通知书中会指出：“国家知识产权于某年某月某日发出视为未提出优先权通知书，经审核，现撤销该处分决定，继续原程序。”然后会进一步下发《初步审查合格通知书》，并进入到后续的实质审查程序。

三、总结

对于一些前瞻性的技术或者急于在市场中公布的产品，申请人通常会采用先及时申请、后通过优先权的方式修正补充在前申请文件缺陷的申请策略。上述的申请策略可以使得申请文件中部分方案拥有靠前的检索基准日，以有效增加案件的授权前景，同时还能将专利的保护期的起点进行延后，从而让专利保护在更长的时间内发挥作用[2]。

在要求多次优先权时，申请人需要注意的是部分优先权的适用，尤其是需要要求中间阶段的某一版文件的优先权时，审查员通常会认为该版文件因为已经要求过优先权从而丧失优先权基础的地位，申请人或专利代理人对此可以直接争辩该版文件中新增方案的技术方案可以作为优先权基础，从而使得最终版的申请文件中存在多个部分优先权。

参考文献：
[1]尹新天.中国专利法详解[M].知识产权出版社,2011.
[2]吴离离. "专利优先权制度的作用和对它的认识误区 解读优先权制度与先申请原则的关系." 中国发明与专利 6(2011):4.

（原标题：专利申请过程中要求多次优先权的申请策略）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：刘林涛 北京三聚阳光知识产权代理有限公司

编辑：IPRdaily辛夷          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：专利申请过程中要求多次优先权的申请策略（点击标题查看原文）

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