浅析针对日本市场的自由实施（FTO）分析实操策略

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“在新产品或新技术进入日本市场前，在日本市场进行专利自由实施（FTO）分析，对企业具有重要的现实意义和战略价值。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：李颖 北京市柳沈律师事务所

于春博 北京宣言律师事务所

自由实施(FTO)分析是对专利权进行评估和防范风险的重要手段之一，其主要目的是发现并解决潜在的侵犯专利权风险。FTO分析可以帮助企业了解相关技术的研发背景、专利布局、技术发展趋势等信息，从而更好地把握市场动态和技术趋势。可以发现可能存在的专利风险，如侵权风险、技术风险等，从而及时采取措施规避风险，避免陷入法律纠纷和损失。

基于专利保护的地域性特点，FTO分析往往针对不同的市场开展。日本是世界第三大经济体，同时也是全球最大的高科技生产国之一。日本市场的稳定性和强大的购买力吸引了众多中国企业来此开展业务。针对日本市场进行FTO分析具有重要的实践意义。

01  自由实施(FTO)概述

FTO分析是指专利自由实施分析，它是一种知识产权分析工具和方法，旨在帮助企业和个人了解其专利的自由实施情况，从而更好地管理和保护其知识产权。

在进行FTO分析时，通过需要对相关专利进行检索和分析，了解其保护范围、权利要求、技术领域、专利状态等信息。然后，需要对竞争对手或行业内的其他企业进行专利分析，了解其技术实力、专利布局、侵权风险等情况。还需要考虑专利的自由实施情况，即该专利是否受到任何限制或约束，是否可以自由地实施和使用。例如，该专利是否受到任何诉讼、仲裁、纠纷等法律程序的影响，是否受到任何技术限制、商业秘密等保密措施的保护等等。

FTO分析可以为企业提供关于惩罚性赔偿的预警。在很多国家或地区，专利侵权可能会面临惩罚性赔偿。根据日本《专利法》第102条的规定，惩罚性赔偿需要满足侵权人故意要件，专利权人想实现惩罚性赔偿需要举证侵权人存在主观故意或过失，则可以超过专利权人或专用实施权人所受损害的金额。在日本的司法实践中，关于主观恶性的判断十分重要，只有举证确定被告存在故意或重大过失侵权的情况下，法院才可能适用惩罚性赔偿[1]。在先进行的FTO分析可以在相当程度上证明企业尽到了合理的注意义务，没有侵权的故意和恶意，从而避免承担惩罚性赔偿的责任。

02  自由实施(FTO)检索目标方案的选取

FTO分析通常针对新产品或新技术，进入特定市场的需求场景。当企业或个人开发出一种新产品或新技术，或者产品或技术要进入一个新市场时，需要进行FTO分析。以评估该产品或技术是否侵犯了该地域内的现有专利，以及是否有必要寻求自己的专利保护。

当竞争对手的产品申请了多项专利，企业担心自己的产品可能侵犯了竞争对手的专利权，也可能需要进行FTO分析。以评估自己的产品是否侵犯了这些特定竞争对手的专利权，并且可同时判断是否有必要调整本公司的专利保护策略。还有一种情况是，如果企业或个人需要从其他公司获得技术许可或转让，也可能需要进行FTO分析。

在进行FTO分析之前，确定目标产品对应的技术点或风险点是非常重要的。首先，需要了解技术背景，包括相关技术的起源、发展历程、现状和未来趋势等。这有助于确定技术方案的起点和重点，为后续的分析提供基础。其次，确定技术方案范围，包括分析技术方案，确定技术范围和边界。在这个过程中，律师必须要和技术人员进行沟通，确定产品所涉及的技术要点，以便在FTO检索过程中更有针对性地关注相关细节。最后，挖掘潜在的专利风险点，包括：搜索与该技术方案相关的专利信息，特别是那些与技术方案相关度较高的专利，以及那些可能涉及到侵权风险的专利。

03  针对日本市场自由实施(FTO)的检索范围

在FTO分析检索之前，首先需要确定所使用的专利检索系统。专利检索系统大致包括两类，一类是面向公众免费使用的五大专利局专利检索数据库，具体是指中国、欧洲、美国、日本和韩国五国的专利局网站上的公共数据库。其中，中国专利局数据库侧重于国内专利信息的收录，可以检索到国内的全部发明、实用新型和外观设计专利。欧洲专利局数据库则以欧洲专利为主，收录了全球大量的欧洲专利信息，以及部分国际专利申请和美国专利申请信息。笔者曾经专门撰写论文，对公共数据库进行对比，经对比发现，欧洲专利局数据库收录的国际专利是比较全面的[2]。美国专利商标局数据库则收录美国专利和商标信息，同时也包括部分国际专利申请信息。日本、韩国专利局数据库则分别主要收录日本、韩国的全部发明、实用新型和外观设计专利信息。

另一类是商业购买的检索数据库，商业数据库例如：德温特（Derwent）、合享智慧(IncoPat)、黑马（himmpat）、智慧芽、索意互动(Patentics)、大为（innojoy）等。相比于五大局专利数据库，商业数据库检索入口和界面更友好。一些数据库可提供例如国外专利的标题、全文翻译，支持中英文检索、多语言版本的信息还有助于提高检索的人工筛选以及查全率，避免遗漏重要信息，还具有多种数据分析功能。

在选定检索系统后，要对检索数据范围做进一步限制。在针对日本市场进行FTO检索时，数据范围应包括有效的日本专利（包括已公开未授权的专利申请，以及已授权且尚在保护期内的日本专利）。此外，为了保证查全率，数据范围还应包括处于有效期内的PCT国际专利申请，因为上述PCT国际专利申请后续可能会进入日本国家阶段。

当需要检索的产品包括多个风险点位时，需要对每个风险点位进行检索，这样才能防范全部侵权风险。因此，在确定数据范围后，需针对每个风险点确定对应的基本检索要素，选择合理的分类号和关键词，以此构建对应每个风险点的检索式。因为专利文献往往从多个角度对技术内容进行相关的描述，在检索时需要根据检索结果不断调整、扩展，例如还可能结合技术特征所解决的技术问题、技术效果或用途进行表述等，所以，针对检索结果，需要不断进行评估，去除数据噪声，在保证查全率的前提下，以较快的速度找到与风险点位技术相关的目标专利。当检索到目标专利后，需要将风险点的技术方案与目标专利的产品独立要求进行比较。在权利要求书中，独立权利要求的数量可能有多个，此时需要将每个独立权利要求和风险点的技术方案进行比较，以确定是否存在侵权风险。

04  针对日本市场自由实施(FTO)的检索特点

日本专利分类有其自身的特点，为了实现查全率的要求，减小漏检的可能性，需要针对其特点进行检索。因此，在针对日本市FTO分析的检索中，日本专利分类号的应用显得尤为重要。

通常，对于发明和实用新型专利，日本专利分类号有两种，一种为FI分类号, FI是以IPC为基础细展开的日本国专利厅独自的分类。作为国内专利文献的搜索键被利用，为了对应技术的进展作为适当的搜索键发挥作用，每年在必要的领域进行一次修改。FI原则上符合IPC的最新版，但也有一部分符合旧版的IPC，在这样的地方FI和IPC的组可能不一致。

FT（File Forming Terms）分类体系是日本特许厅在IPC分类体系和FI分类体系的基础上进行再细分。利用FT分类体系进行检索，每个小细分领域反映现有技术文献量仅有大约不到100件。FT分类体系从技术的多个角度进行分类，如：从发明目的、用途、种类、环境、功能、参数等方面进一步细分某个特定的技术领域[3]。FI和FT分类号示例如图1。

图1 FI和FT分类号示例

日本特许厅不仅提供日文版本的FI分类表和F-term分类表，还提供英文版本的FI分类表和F-term分类表。若需要获取英文版本，可进入日本特许厅首页，在“Patents/Utility Models”栏目下找到“Patent/Utility Model Classification Search(PMGS)”进行查询，网址为https://www.j-platpat.inpit.go.jp/p1101，例如图2。根据笔者经验，确定FI/F-term分类号的最快途径是先确定该技术产品的IPC分类号，然后根据IPC分类号，查找到对应的FI分类号，进而找到与技术特征更接近的F-term分类号。

图2 日本分类号检索界面

针对日本市场的FTO分析中，利用FI/FT分类号进行检索至关重要。由于语言习惯的不同，日本专利的申请人在技术语言上与其他国家的专利有显著区别，因此使用关键词检索存在较大的漏检风险。而FI/FT分类号对技术领域的划分非常细致，因此比较容易找到目标技术方案对应的分类号，从而提高检索的效率。FI/FT分类号不仅能在日本特许厅检索数据库进行检索，也可以在众多商业数据库进行检索，例如在Incopat数据库中依据FI分类号进行检索，如图3所示。

图3 Incopat上利用FI分类号进行检索

05  结语

日本高度重视专利保护，日本政府制定了一系列专利法律法规，如《专利法》、《实用新型法》、《工业产权法》等，以保护发明创造、鼓励技术创新和促进经济发展。日本政府对专利侵权行为进行严格打击，近年加大了对侵权者的处罚力度。同时，日本还设有专门的知识产权法院，专门处理专利纠纷案件，提高了专利保护的司法效率。

因此，在新产品或新技术进入日本市场前，在日本市场进行专利自由实施（FTO）分析，对企业具有重要的现实意义和战略价值。此种情况下，企业应采取正确的FTO分析策略，充分利用FTO分析工具，深入了解市场动态和竞争对手的专利状况，规避侵犯专利权的风险，并且制定合适的专利策略，以实现可持续发展，利用产品和技术的创新在日本市场建立竞争优势。

参考文献：
[1] 张棣伟，专利侵权惩罚性赔偿研究，中国社会科学院研究生院硕士学位论文，2018年04月24日。
[2] 于春博、李颖，USPTO专利检索工具PPUBS的功能比较研究，中国发明与专利（知识产权情报学学报），第20卷第3期，第5-15页，2023年3月。
[3] 日本特许厅网站：https://www.j-platpat.inpit.go.jp/p1101

（原标题：浅析针对日本市场的自由实施(FTO)分析实操策略）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：李颖 北京市柳沈律师事务所

于春博 北京宣言律师事务所

编辑：IPRdaily赵甄          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：浅析针对日本市场的自由实施（FTO）分析实操策略（点击标题查看原文）

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