中欧优先权法规比较研究

【小D导读】

各国专利法中大都对优先权制度作了相关规定。若需更好地利用优先权制度，全面把握竞争优势，则有必要对主流国家和地区的优先权制度进行较为深入地研究。

因而对中欧优先权制度的差异进行对比，无论是对中国还是国外的专利申请人，都具有现实意义。本文对EPO（欧洲专利局）的优先权制度进行了介绍，并将其与我国当前关于优先权的法规进行了对比。

一、欧洲相关法规

欧洲对于优先权的有关规定见于《欧洲专利公约》（EPC）第14版1、《欧洲专利公约实施条例》《EPO审查指南》2012年6月版本以及《欧洲专利局申诉委员会判例法》（以下简称“Case Law”）第6版中。对于享有优先权的实质条件，主要涉及以下五个方面：①在先申请的形式要件要求；②在先申请与在后申请之间的申请人主体要件要求；③提出优先权的时间要件要求；④对于在先申请与在后申请主题是否一致的判断；⑤在先申请是否构成首次申请的判断。因此，为了阐述EPO对于优先权的相关规定，便于读者更好地进行理解，本文将对上述这五个方面进行具体介绍。

（一）在先申请的形式要件要求

关于在先申请的形式要件，EPO主要有以下三方面的规定：

1.在先申请国的要求 EPC在第八十七条中规定： (1)在或向保护工业产权巴黎公约缔约国或WTO成员正式提出发明专利、实用新型专利登记、实用证书的申请的申请人或其权利继承人，就同一项发明提出欧洲专利申请时，在第一次申请提出后的十二个月期间享有优先权。…… (5) 如果第一次申请系在不是保护工业产权巴黎公约缔约国或不是WTO成员提出时，第一至第四款的规定只有在下列范围内才应适用：根据欧洲专利局局长公布的通告，对于根据向欧洲专利局提出的第一次申请，按照与巴黎公约规定相同的条件，授予相同效力的优先权。《EPO审查指南》的第六章则进一步作了细化，具体如下：产生优先权的申请是那些在工业产权局提出的： (a)属于或代表保护工业产权巴黎公约缔约国的； (b)属于或代表世界贸易组织（WTO）的任何成员的，或 (c)不隶属于巴黎公约或确立WTO的协议的，但是：(i)该局承认在EPO提出的首次申请产生优先权，在与巴黎公约确立的相同条件下并产生相同的效果，以及(ii)EPO局长发布关于此的通告。由于第(c)点中的两个要求需要同时满足才能获得例外的豁免，但第二个要求至今没有发布过，因此第(c)点到目前还无法应用，因此只能适用于(a)点要求或是(b)点要求。因此，根据上述规定可知，目前要在EPO享有优先权，在先申请必须是向巴黎公约的缔约国或是WTO成员提出。而可以向WTO成员提出也是在EPC2000中新增加的内容2，且仅适用于2007年12月13日之后提出的申请，因此该条规定有着相应的时限要求。

2.在先申请类型的要求 在EPO的审查指南中规定3：在先申请可以是发明或实用新型登记或实用新型证书，然而，基于外观设计的优先权不被承认(参见判例J15/80)。在Case Law中，规定了欧洲专利申请不能要求展会优先权4。

3.在先申请审批结果的要求 EPC第87条规定： …… (2)根据包括本公约在内的多边或双边协定，或基于申请国的法律与正规的国家申请相等的任何申请，都应认为产生优先权； (3)正规的国家申请，指任何足以确定申请日的申请，而不考虑该申请的结果如何。在《EPO审查指南》第六章中有更为细化的规定：只要申请的内容足以使得申请日成立就可以，而不考虑申请的最终结果如何，例如，被放弃或是驳回。

（二）在先申请与在后申请之间的申请人主体要件要求

该要件要求是指在先申请与在后申请的申请人之间是否需要有相当的关联性。对此EPC（《欧洲专利公约》）、《EPO审查指南》以及Case Law当中都有着相应的规定和要求。

EPC第87条规定： (1) 在或向保护工业产权巴黎公约缔约国或WTO成员正式提出发明专利、实用新型专利登记、实用证书的申请的申请人或其权利继承人，就同一项发明提出欧洲专利申请时，在第一次申请提出后的十二个月期间享有优先权。…… 在《EPO审查指南》第六章中有着进一步的规定：在后申请的申请人应当与在先申请的申请人相同，或者有相应的转让证明；申请的转让（或优先权的转让）必须于在后欧洲申请的申请日之前进行，且必须是符合相关国家法规的合法转让。该转让的证据可稍后提交。然而，对于在后的欧洲专利申请为共同申请人的情形，如果申请人之一为在先申请的申请人或继承人就足够了。没有必要专门将优先权转让给其他申请人，因为在后专利申请是共同提出的。这也同样适用于在先申请本身是由共同申请人提出的情形，前提是所有这些申请人或他们的权利继承人均位于在后欧洲专利申请的申请人之列。

（三）提出优先权的时间要件要求

EPC第87条规定： (1) 在或向保护工业产权巴黎公约缔约国或WTO成员正式提出发明专利、实用新型专利登记、实用证书的申请的申请人或其权利继承人，就同一项发明提出欧洲专利申请时，在第一次申请提出后的十二个月期间享有优先权。……

但在EPO的审查指南中给出了例外的规定5： 如果优先权日与申请日的间隔大于12个月，则受理部门会通知申请人申请的优先权视为未提出，除非存在以下两种例外的情形： (i)申请人给出了一个更正后的日期。该日期在申请日之前的12个月之内，并且申请人在EPC细则第52条第3款规定的时间期限内做出此更正(参见A-III，6.5.2)，或者 (ii)在优先权期限到期后的两个月之内提出优先权期限恢复请求，并且该请求在之后被批准。这仅仅适用于申请人在同样的两个月期限之内做出该欧洲专利申请的情况。也就是说，对于在后申请与在先申请的时间间隔，通常应当满足12个月的期限要求，但也给出了两种例外的豁免情况。

（四）对于在先申请与在后申请主题是否一致的判断

EPC第87条规定6： (1) 在或向保护工业产权巴黎公约缔约国或WTO成员正式提出发明专利、实用新型专利登记、实用证书的申请的申请人或其权利继承人，就同一项发明提出欧洲专利申请时，在第一次申请提出后的十二个月期间享有优先权。……

在EPO的审查指南中有如下规定7： Art.87(1)中的“相同主题”指的是欧洲申请的权利要求的主题只有是在本领域技术人员能够从在先申请的整体当中，在使用公知常识的情况下，直接地且毫无疑义地得出时，可以享受在先申请的优先权。这意味着权利要求中的特征的特定组合必须至少是隐含地在在先申请中公开。判断的标准与判断超范围的标准相同，也就是说，要求保护的权利要求应当在优先权文件中直接地、毫无疑义地得出，同时需要考虑对本领域技术人员而言隐含的内容8，作为隐含公开的例子。例如，一份申请公开了一种设备，该设备中涉及的固定部件是指螺母和螺栓，或是弹簧扣。或是肘节式插销，只要在这些部件的公开中隐含了“可脱扣固定”的一般性概念，则一项包括“可脱扣固定部件”的设备的权利要求有权享受上述申请的优先权日。但是对于这里提到的公知常识的适用问题，则存在较多的需要解释之处，因此在第六版的Case Law中，对于公知常识的适用作了进一步解释。在欧洲专利局申诉委员会决定（T136/95）中，申诉委员会认为主题的一致要由本领域技术人员来评价。专利申请是由本领域技术人员阅读的技术文件，而不是为普通读者设计的作品。但是，与创造性的评价不同，本领域技术人员并不熟悉所有的现有技术，仅仅限于常识的部分，基于这些知识或是基于简单的推导来判断主题是否一致。申诉委员会得出的结论是对两个申请之间主题是否相同的要求给出一些弹性是必要的。如果本领域技术人员能够完全地基于他的常识或是简单推导得出相应的特征，则在后申请中的一些特征不需要清楚地在在先申请中提及。结合审查指南和Case Law中的规定，可以看出EPO对于优先权的标准处于SIPO的较为严格标准与公知常识标准之间，也就是允许有一定的弹性，但不允许过多地扩展享有优先权的范围。对于相同主题的判断方法，Case Law针对各种情况也给出了相应的判例。

（1）放弃式修改 由欧洲专利局申诉委员会决定(G2/98)所解释的那样，优先权所能够要求的程度由优先权文件中公开的内容决定。在欧洲专利局申诉委员会决定(T923/00)中，申请与优先权文件实质相同，申诉委员会强调基于Art.123(2) EPC 1973的修改与能否享有优先权应当采用同样的标准。在欧洲专利局申诉委员会决定(G1/03和G2/03)中，扩大的申诉委员会认为为了避免任何的不一致性，基于Art.87(1)EPC 1973的享有优先权的公开与基于Art.123(2)EPC1973的修改的基础应当被解释为相同的标准。这也就意味着，由于没有给出技术贡献，在欧洲专利申请进程中被允许的放弃式修改并未在Art.87(1) EPC 1973的内涵下改变发明的内容。因此将其引入到之后的申请中也是允许的，并不会影响其享有优先权，即使在先申请没有包含该放弃式修改9。

（2）非必要特征的省略 在欧洲专利局申诉委员会决定（T809/95）中，反对方认为裁决中的权利要求没有包含第二份优先权文件中本领域技术人员认为是必要的全部特征，因此权利要求涉及的为另一项发明。申诉委员会认为，但是，反对方认为缺失的特征并没有与优先权文件中提出的问题紧密联系。该技术问题不是由缺失的特征解决，而是由其他的特征解决，而这些特征都已经记载在权利要求中。因此权利要求能够享有第二份优先权文件的优先权。在欧洲专利局申诉委员会决定（T576/02）中，申诉委员会认为缺少的特征是不必要的，因此它甚至没有记载在优先权文件的独立权利要求中，而独立权利要求应当是包括发明的所有必要技术特征。

（3）必要特征的省略 在欧洲专利局申诉委员会决定（T134/94）中，优先权文件涉及的是一种在特定条件下进行工作的方法，其包括特征(a)到(d)。特征(a)和(c)没有在授权专利的权利要求中出现。申诉委员会认为权利要求不能够享有优先权。由于特征(a)和(c)没有在授权的权利要求中出现，因此在后申请中包含了没有记载在优先权文件中的内容。因此在后申请的权利要求1的主题与优先权文件中的主题不再一致。在优先权日时，发明的技术问题只有当条件(a)到(d)都满足时才能够解决；而对于在后申请的权利要求1，特征(a)和(c)已经不是解决该技术问题所必需的。基于该点，申诉委员会认为：被告认为的应当无论优先权公开的内容能否影响在后申请的权利要求的新颖性(新颖性测试)，都应当承认优先权，在EPC或是EPO的Case Law中均没有基础。因此得出这样的结论：优先权文件中公开的必要技术特征也可以在在后申请中被省略，而不会影响其享有优先权。但是事实上，如果对发明的必要技术特征进行省略，那么发明不再是同样的主题，因此不再满足Art.87(1) EPC 1973的规定。

（4）在先申请公开内容的要求 在欧洲专利局申诉委员会决定（T81/87）中，涉及能够表示牛肾脏前肾素原的活细胞，只有第二份优先权是有效的。因为第一份优先权中，形成所需的牛肾脏前肾素原基因的步骤没有被充分地公开。申诉委员会认为：为了享有优先权，在优先权文件中，必要的特征必须被明确地、或是直接地、毫无疑义地记载在文本中；之后才被认为是必要技术特征的缺失的特征不是在先申请的一部分，而对于空白的内容不能依赖于公知常识得出。如果允许某些公众出于竞争的目的仅仅基于设想和省略发明的关键特征，而插队到其他的公众之前，那么这将是优先权制度的滥用。在欧洲专利局申诉委员会决定T843/03中指出：优先权文件应当提供可能的公开(参见欧洲专利局申诉委员会决定T81/87，OJ 1990，250；T193/95)。申诉委员会重新强调：大量的判例表示充分公开预示着本领域技术人员能够从所有的实施例中概括得出权利要求的保护范围，并且其为了获得这样的技术方案不需要付出过度的劳动。

（五）在先申请是否构成首次申请的判断 EPC第87条第（4）点中规定：与在先的首次申请主题相同，并且在同一国家或对同一国家提出的在后申请，在确定优先权时，应视为第一次申请，其条件是：在提出在后申请时，在先申请已经撤回、放弃或驳回，而未曾供公众查阅、未遗留任何悬而未决的权利、也未曾作为要求优先权的基础。此后，在先申请不得作为要求优先权的基础。也就是说，对于首次申请的认定，EPO也存在着一定的弹性空间，首次申请并不是绝对意义上的首次申请。对于首次申请的主题的要求，第六版的Case Law中规定： 1.为了核实优先权是否成立，需要确认在后申请的主题是否在更早的申请中记载。 2. 为了确定在后申请的主题是否已经在更早的在先申请中公开，适用标准与判断在后申请与优先权文件主题是否一致的方法相同。对申请人是否相同的判断，与EPC第87条第（4）点规定的的判断方式相同10。

二、EPO的相关规定与中国专利法规的比较

将EPO的相关法规与我国进行对比，主要存在以下几点差异

1.中国专利法规未对放弃式修改能否享有优先权做出明确规定 放弃式修改，作为修改的一种特例，基于《专利审查指南》第二部分第八章的规定：申请人采用具体“放弃”的方式，从上述原数值范围中排除该部分，使得要求保护的技术方案中的数值范围从整体上看来明显不包括该部分，由于这样的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，因此除非申请人能够根据申请原始记载的内容证明该特征取被“放弃”的数值时，本发明不可能实施，或者该特征取经“放弃”后的数值时，本发明具有新颖性和创造性，否则这样的修改不能被允许。即《专利审查指南》中明确认定了这样的修改是超范围的，但是在申请人给出两种证明的情况下，又允许这样的修改。那么，对于优先权文件与申请文件之间存在放弃式修改时能否允许呢？对此，在我国的专利法规当中没有明确的规定，从而容易在审查实践中产生困惑。因此，建议相关部门对优先权文件与申请文件之间存在放弃式修改是否允许做出明确规定。

　2.对于在先文件公开的要求 对于在先申请是否需要充分公开，中国专利法规中没有给出任何的规定，这也使得申请人可能会利用该点，将没有充分公开的申请作为优先权文件，利用一年的优先权期限来完整发明，从而在申请日时提出充分公开的在后申请，这样造成申请人插队到其他申请人之前的后果，对其他申请人极不公平。而对于该点，EPO在Case Law中做出了明确的要求：为了享有优先权，在优先权文件中，必要的特征必须被明确地、或是直接地、毫无疑义地记载在文本中；之后才被认为是必要技术特征的缺失的特征不是在先申请的一部分，而对于空白的内容不能依赖于公知常识得出。如果允许某些公众出于竞争的目的仅仅基于设想和省略发明的关键特征，而优先于其他公众，那么这将是优先权制度的滥用。这一做法值得我国进行借鉴。

3.对于在先申请与在后申请的申请人要件的规定不同 EPO对于申请人要件的要求是：对于在后的欧洲专利申请为共同申请人的情形，如果申请人之一为在先申请的申请人或继承人就足够了。没有必要专门将优先权转让给其他申请人，因为在后专利申请是共同提出的。也就是在后申请的申请人应当包含在先申请的全部申请人。

而我国对于申请人要件的要求是11： （1)对于外国优先权，在后申请人的申请人应当与在先申请文件副本中记载的申请人相同，或应当是在先申请文件副本中记载的申请人之一；（2)对于本国优先权，在后申请人的申请人应当与在先申请相同。也就是说，我国对于本国优先权和外国优先权的要求进行了区分，而EPO没有做区分。由于我国对于本国优先权的要求更为严格，因此无形中对我国的本国申请人造成了不利影响，由此来看EPO的规定相对合理。而对于在先申请申请人和在后申请申请人的要求，EPO的规定是在后申请的申请人应当包含在先申请，而我国的规定为：在后申请的申请人应当是在先申请人之一。该点区别也值得研究。

（作者：国家知识产权局专利局机械部李梅张旭波）

1 下文涉及的EPC，均为第十四版本。 2 参见：第六版Case Law。 3 参见：《EPO审查指南》第六章。 4 参见：欧洲专利局申诉委员会决定（T382/07）：申诉委员会认为国际上认可展会优先权的可能是基于巴黎公约第11条。该条款允许巴黎公约成员国在国内法中的某些情况下认可展会优先权，但不强制其这么做。要求展会优先权的权利是基于要求专利保护和优先权的国内法来确定。由于EPC不认可展会优先权，任何基于展会的优先权不成立。注：巴黎公约第十一条（发明、实用新型、工业品外观设计、商标：在某些国际展览会中的临时保护）（一）在同盟成员国应按其本国法律，对在本同盟任一成员国领土上举办的官方的或经官方认可的国际展览会展出的商品中可申请专利的发明、实用新型、工业品外观设计和商标，给予临时保护。（二）这项临时保护不得延展第四条规定的期限。如以后援用优先权，任何国家的主管机关可规定其期限应从该商品参加展览会之日起算。（三）每一个国家认为必要时，可要求提供证明文件，证实其为展品及其展出日期。 5 参见：EPO审查指南A-III，6.6。 6 参见：EPO《审查指南》第六章。 7 参见：EPO审查指南 F-VI2.2部分。 8 参见：欧洲专利局申诉委员会决定（G2/98）。 9 参见：欧洲专利局申诉委员会决定(T175/03和T910/03)。 10 参见：欧洲专利局申诉委员会决定T107/96和T788/05 11 参见：中国《专利审查指南》第一部分第一章第6.2.1.4和6.2.2.4。

来源：《中国发明与专利》杂志整理：IPRdaily 赵珍网站：www.iprdaily.cn

IPRdaily的个人微信号已经开通！ 各位D友可添加“IPRdaily”的个人微信号: iprdaily2014（验证申请中请说明具体供职机构+姓名），关注小D可获更多的实务干货分享，定期私密线下活动，更有机会加入细分专业，接地气的知识产权圈实务社区交流群。

“IPRdaily”是全球视野的知识产权科技媒体，我们报道国内外最新知识产权动态，最新创业公司知识产权部分情报分析，更关注知识产权领域创新商业模式，以及资本对本行业投融资信息，我们将客观敏锐地记录、述评、传播、分享知识产权行业的每一天，我们努力利用互联网连接知识产权&未来！微信订阅号: “IPRdaily” IPRdaily｜读懂知识产权&未来