科创企业注意了！知识产权侵权风险评估体系要健全

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“是否构成专利侵权应以企业使用的技术方案与他人专利权利要求记载的方案相同或实质性相同为准。企业可以针对自己经营过程中使用的技术方案，对与其技术领域相同或相近、要解决技术问题一致、所采取的技术方案相似的有效专利进行检索。”

由于知识产权的无形性特征，导致企业在经营过程中侵犯他人知识产权的风险更不易被察觉，企业在开展业务前有必要对潜在的侵权风险进行检索、评估。

壹
侵犯专利权、商业秘密的风险评估

《中华人民共和国专利法》第十一条界定了侵犯专利权的行为：发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。依据《中华人民共和国专利法》第六十四条的规定，发明或实用新型专利权文件通常包括权利要求书、说明书及附图。而专利权的保护范围应当以权利要求的记载为准，说明书或附图则用以解释专利权的保护范围。因此，是否构成专利侵权应以企业使用的技术方案与他人专利权利要求记载的方案相同或实质性相同为准。企业可以针对自己经营过程中使用的技术方案，对与其技术领域相同或相近、要解决技术问题一致、所采取的技术方案相似的有效专利进行检索。

在“法护创新”巡回审判过程中，创新主体向法院提出过如何“避开”未公开关键技术细节的专利的问题。对此，如前所述，权利的取得应当具有正当性，取得及行使权利应当诚实信用。首先，依据现有裁判规则，如果专利说明书记载存在明显的实质性缺陷，导致本领域技术人员不能理解权利要求记载的确切含义，则相关权利要求的保护范围可能被认为不清楚，从而认定企业所使用的技术不落入专利权保护范围。其次，还可以举证证明企业在专利申请日之前就已经使用相关的技术，专利是现有技术，或者符合《中华人民共和国专利法》第七十五条第（二）项所指的不视为侵权的情形。另外，可依据《中华人民共和国专利法》第二十六条第三款、第四款及《中华人民共和国专利法》第四十五条、《专利法实施细则》第六十五条的规定提起无效宣告请求。

侵犯商业秘密的行为主要涉及不当获取他人商业秘密，或不正当披露、使用他人商业秘密，其特点与构成要件已在前文涉及。

贰
侵犯商标权风险评估

侵犯商标权的行为主要有：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；（三）销售侵犯注册商标专用权的商品的；（四）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；（五）未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；（六）故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的等。

商标专用权的范围以核定的商品或服务为准，对于驰名商标的保护则可适当突破核准注册的商品类别。判断是否构成侵权的考虑因素还涉及商标的知名度、显著性、商品或服务的类似程度，行为人的主观恶意、具体使用方式等。

叁
侵犯著作权风险评估

著作权主要是自然人、法人等主体对作品或邻接产品享有的财产性和精神权利的知识产权总和，不同权利控制不同的行为，未经权利人许可实施权利控制范围内的行为则属于侵犯著作权的行为。判断行为是否可能侵犯他人著作权，首先应当确定行为指向的作品或邻接产品的具体种类，进而分析作品可能涉及的著作权或邻接权种类及控制范围，最后判断其行为是否落入他人著作权控制范围。

肆
总结

笔者认为上述问题出现的核心原因在于企业内控体系不完善，这会导致企业易出现知识产权权属、侵权方面的风险，同时在权益受损后不能得到及时、充分救济，如核心业务岗位职员离职导致的商业秘密泄露、作品权属之争、职务发明专利权权属及发明人署名权纠纷等。部分科创企业因内控体系不健全而存在知识产权风险，最终导致IPO失败的新闻也是屡见不鲜。上述分析也仅系在对法院审判经验总结的基础上，结合“法护创新”巡回审判过程中创新主体代表提出的问题，对知识产权管理方面可能存在的问题进行提示和建议，以期对企业改进内控和管理体系有所裨益。

创新驱动发展，知识产权促进创新。知识产权作为一种无形资产，其生成、利用和保护的方式和过程都与传统的财产存在较大差别。国内外的实践也证明，知识产权的发展质量高度依赖于相关法律规则的建设。企业作为市场上最具活力的主体，是知识产权的直接创造者、最大受益者。从获得竞争优势，防范经营风险角度，了解、熟悉知识产权制度是企业所必须要面临的课题。在“法护创新”调研中，笔者发现，现实层面，企业内部知识产权管理制度同其保护需求尚不匹配，还存在着较大改进空间。作为一家专事知识产权审判的法院，北京知识产权法院会继续秉持司法服务大局的理念，持续输出优质的司法服务，不断为北京两区建设贡献知识产权的力量。

（原标题：科创企业注意了！知识产权侵权风险评估体系要健全 | 法护创新进行时·法官小课堂）

来源：知产北京

供稿：审判第二庭

作者：张宁 王仲阳

编辑：IPRdaily赵甄          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：科创企业注意了！知识产权侵权风险评估体系要健全（点击标题查看原文）

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