从一件侵害实用新型专利权纠纷案件看抵触申请抗辩

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“本文旨在通过案例讨论抵触申请抗辩在专利侵权案件中的适用。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：郑学伟 广东卓建律师事务所

导语

抵触申请抗辩源于现有技术抗辩和现有设计抗辩，其适用标准又与现有技术抗辩或现有设计抗辩有所差异；有观点认为，前者与后二者在专利侵权案件中的抗辩原理也不相同；在办理专利侵权案件的实务中主张抵触申请抗辩时，这些差异都是需要我们研究和探索的。

案情介绍

2018年10月24日，原告福州***科技有限公司（以下简称原告）受让取得名称为“结固式锚栓”、专利号为ZL2013********.X的实用新型专利。2019年，原告福州***科技有限公司以被告上海****技术有限公司（以下简称被告一）、张**（以下简称被告二）未经许可制造、销售、许诺销售侵犯原告涉案专利权的抗拉拔保护锚栓产品为由向上海知识产权法院提起诉讼。

本案中，原告主张要求保护的权利要求为权利要求1-3、5、7；

1.一种结固式锚栓，其特征在于，包括金属杆及U型件，所述金属杆上开设一组或多组径向通孔，金属杆上设置有一支或多支U型件，每支U型件穿过一组径向通孔，U型件可任意角度穿插在金属杆上，U型件伸出金属杆的两条支条倾斜设置。

2.根据权利要求1所述的结固式锚栓，其特征在于，每组径向通孔适配一支或多支U型件。

3.根据权利要求2所述的结固式锚栓，其特征在于，当多支U型件穿过一组径向通孔时，多支U型件对穿通过一组径向通孔。

5.根据权利要求1所述的结固式锚栓，其特征在于，U型件底端与金属杆之间设有麻丝、钢丝或纤维，当一个金属杆上设置有多个U型件。

7.根据权利要求1所述的结固式锚栓，其特征在于，U型件的材质均为金属。

原告主张本案被诉侵权产品系被告专用抗拉拔保护锚栓，即两被告宣传的专利产品，专利号为ZL201620056831.5,但该产品包括两种不同的技术方案，其中宣传册中展示的产品系包括一个螺杆和两个U型件，螺杆末端设置两个径向通孔，两个U型件反向穿插在两个径向通孔中；宣传视频显示的产品包括一个螺杆和两个U型件，螺杆末端设置一开口槽和一径向通孔，两个U型件反向穿插在开口槽和径向通孔中。

将两个径向通孔方案的被诉侵权产品与涉案专利权利要求1-3、5、7进行比对。原告认为两者相同，同时对于权利要求5的附加技术特征，认为部分被诉侵权产品具有该附加技术特征，部分产品则不具有；二被告确认根据原告指控的技术方案，被诉侵权产品具有权利要求1-3、7的全部技术特征，但不具有权利要求5的附加技术特征。将一个开口槽和一个径向通孔方案的被诉侵权产品与涉案专利权利要求1-3、5、7进行比对。原告认为相较于前述两个径向通孔被诉侵权产品的比对意见，仅是增加一个不同点，开口槽与径向通孔系相同或者等同的技术特征，两被告则认为两者不相同也不等同。

被告主张抵触申请抗辩的相关事实

两被告明确对于原告主张的两个技术方案的被诉侵权产品，均主张抵触申请抗辩。两被告据此主张的抵触申请证据如下：

名称为“建筑物装饰石材面板固定装置及施工方法”的发明专利申请，申请号为201310397521.0，申请日为2013年9月4日，本国优先权数据为 2013.07.19 CN 2013103046835,申请公布日为2013年12月11日。

专利权利要求为：

1.一种建筑物装饰石材面板固定装置，包括与建筑物墙体预设挂接部件匹配的连接头，与装饰石材面板预设安装孔匹配的挂接头，以及与所述挂接头连接的挂接板；其特征在于：所述挂接头包括第一挂接头和第二挂接头，第一挂接头和第二挂接头分别设置在挂接板的上部和下部；所述连接头与所述挂接板连接，或直接设置在所述挂接板上。

2.如权利要求1所述的建筑物装饰石材面板固定装置，其特征在于：所述连接头为螺纹接头、直板、L形挂钩、或者为直接设置在所述挂接板上的连接孔。

11.如权利要求1或2所述的建筑物装饰石材面板固定装置，其特征在于：将预设挂接部件固定在墙体上的或者预设挂接部件本身为结固式锚栓，所述结固式锚栓包括金属杆及弹性U型件，所述金属杆上开设一组或多组径向通孔，金属杆上设置有一支或多支弹性U型件，每支弹性U型件穿过一组径向通孔，弹性U型件可任意角度穿插在金属杆上，弹性U型件伸出金属杆的两条支条倾斜设置。

专利说明书0001部分记载，本发明涉及一种用于建筑物外装饰石材幕墙干挂作业的建筑物装饰石材面板固定装置以及采用该固定装置进行建筑物装饰石材面板安装的施工方法。0004部分记载，为解决现有技术存在的问题，简化安装过程，提高安装工作效率，并减少安全隐患，本发明提供一种结构简单，可大幅度简化石材幕墙安装施工工序的建筑装饰石材面板固定装置。0091部分记载，如图23所示，墙体上的预设挂接部件可以为结固式锚栓，或者使用结固式锚栓将预设挂接部件固定在墙体上.U型件2的U型底端与金属杆1之间扣住麻丝3或钢丝、纤维，以至粘结剂更多、更好的附着在金属杆主体上，确保入墙时U型件的支条与孔壁、金属杆、粘结剂、紧密咬合，结固形成整体。附图23显示，结固式锚栓上前后设置有两个U型件，分别插入一组径向通孔，两个U型件插入方向相对。

在先申请号为201310304683.5的专利申请，发明创造名称为“建筑物装饰石材面板固定装置及施工方法”，申请日为2013年7月19日，专利申请文件基本同前述申请号为201310397521.0的发明专利申请。

关于抵触申请抗辩，原被告各自的观点

将两个径向通孔方案的被诉侵权产品与前述抵触申请技术方案进行比对。二被告认为被诉侵权产品技术方案已被抵触申请专利全部公开，原告则认为抵触申请专利未公开两个U型件对穿通过一组径向通孔的技术方案，抵触申请抗辩不能成立。

将一个开口槽和一个径向通孔方案的被诉侵权产品与前述抵触申请技术方案进行比对。二被告认为被诉侵权产品技术方案已被抵触申请专利全部公开，原告同样认为抵触申请专利未公开两个U型件对穿通过一组径向通孔的技术方案，抵触申请抗辩不能成立，并确认槽和孔不存在差异。

一审法院观点

本案中，两被告主张的抵触申请技术涉及建筑物外装饰石材幕墙干挂作业领域，旨在简化安装过程，提高安装工作效率，并减少安全隐患，其披露了与一种建筑物装饰石材面板固定装置配合使用的结固式锚栓，该结固式锚栓包括金属杆及弹性U型件，所述金属杆上开设一组或多组径向通孔，金属杆上设置有一支或多支弹性U型件，每支弹性U型件穿过一组径向通孔，弹性U型件可任意角度穿插在金属杆上。专利附图23显示，结固式锚栓上前后设置有两个U型件，分别插入一组径向通孔，两个U型件插入方向相对。从前述专利文件可知，该结固式锚栓主要涉及三种组合方案，即金属杆上开设一组径向通孔，设置有一支弹性U型件；金属杆上开设一组径向通孔，设置有多支弹性U型件；金属杆上开设多组径向通孔，设置有多支弹性U型件；并且弹性U型件可任意角度穿插在金属杆上，包含两个U型件插入方向相对。说明书0091部分记载了确保入墙时U型件的支条与孔壁、金属杆、粘结剂紧密咬合。与孔壁紧密咬合既可以是在金属杆上不同方向穿插多个U型件，也可以是通过将多个U型件插入同一位置处通孔，这是本领域的惯用手段，能够达到相同的牢靠固定的效果。本领域普通技术人员通过阅读权利要求、说明书及附图，可以直接得出其包含金属杆上开设一组径向通孔，设置多支弹性U型件，多支U型件在通孔中插入方向相对的技术方案。

被诉侵权技术方案与前述抵触申请技术方案，均属于建筑物外装饰石材幕墙干挂作业领域，属于相同的技术领域，旨在解决的技术问题亦相同，均是通过在杆体上设置径向穿孔安装和固定U型件，通过U型件支条在金属杆与孔壁之间形成筋条作用并紧密咬合，牢固地固定在墙体上，简化安装过程，增强抗拉拔强度。被诉侵权技术方案涉及的锚栓产品包括一金属杆和两个U型件，金属杆末端设置一开口槽和一径向通孔，两个U型件反向穿插在开口槽和径向通孔中。双方当事人均确认开口槽和径向通孔在此处并无差异，而锚栓包括一金属杆和两个U型件、金属杆末端设置有一开口槽和一径向通孔组成的一组径向通孔、两个U型件对穿通过径向通孔的技术结构，在抵触申请技术方案中均已完整地公开。

综上，被诉侵权技术方案的各项技术特征已被抵触申请公开，相较于抵触申请不具有新颖性。两被告据此主张其实施的技术属于抵触申请技术，本院予以支持。

二审法院观点

本案中，原告主张被诉侵权产品落入其涉案专利权利要求1-3、7的保护范围，被告公司确认被诉侵权产品具有权利要求1-3、7的全部技术特征，但抗辩称被告公司实施的技术方案属于抵触申请，不构成侵权。本院认为，根据专利法第二十二条第二款的规定，所谓专利的抵触申请是指在该专利申请日前，已经由任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型向国家专利行政部门提出过申请并且记载在该专利申请日以后(含申请日)公布的专利申请文件或者公告的专利文件中的技术方案，抵触申请能够破坏在后提出的专利申请的新颖性，故其不应被纳入在后申请的专利权的保护范围。因此，被诉侵权人以其实施的技术方案属于抵触申请为由，主张未侵害专利权的，人民法院可以参照有关现有技术抗辩的规定，对抵触申请抗辩能否成立进行审查。但是，由于抵触申请与现有技术的含义和性质存在一定差异，故抵触申请抗辩的审查判断标准应与抵触申请的性质相适应。由于抵触申请仅可以被用来单独评价涉案专利的新颖性，其既不宜与现有技术或者公知常识结合，更不能用于评价涉案专利的创造性，故只有在被诉侵权技术方案的各项技术特征均已被抵触申请单独、完整地公开，相对于抵触申请不具有新颖性时，才能够认定抵触申请抗辩成立。

经审查，被告一、被告二提交的抵触申请(申请号：20131039XXXX.0)具体公开了以下技术内容(参见说明书0016段、0091段，附图23，权利要求11)：墙体上的预设挂接部件可以为结固式锚栓，或者使用结固式锚栓将预设挂接部件固定在墙体上。该结固式锚栓包括金属杆1及U型件2,金属杆1上开设一组或多组径向通孔，金属杆1上设置有一支或多支U型件2,每支U型件2穿过一组径向通孔，U型件2可任意角度穿插在金属杆1上，U型件2分为连接部21及设置在连接部21两端的支条22,U型件2伸出金属杆的两条支条22倾斜设置……附图23示出的金属杆1上开设有两组径向通孔，每组径向通孔穿插有一支U型件2，两只U型件2呈对向分别插入金属杆1的两组径向通孔。将被诉侵权产品使用的技术方案与抵触申请相比，抵触申请仅公开了构成结固式锚栓的金属杆上的每组径向通孔适配一支U型件的技术方案，并没有公开被诉侵权产品“每组径向通孔适配多支U型件”以及“多支U型件对穿通过一组径向通孔”的技术特征。

被诉侵权产品将多支U型件对穿通过一组径向通孔与抵触申请在金属杆上不同方向上穿插多支U型件并非所属技术领域的惯用手段的直接替换，原审判决认定抵触申请公开的结固式锚栓主要涉及三种组合方案，本领域普通技术人员通过阅读权利要求、说明书及附图，可以直接得出其包含金属杆上开设一组径向通孔，设置多支弹性U型件，多支U型件在通孔中插入方向相对的技术方案，错误解读了抵触申请公开的技术方案，并基于此错误认定被诉侵权技术方案的各项技术特征已被抵触申请公开，原审法院认定事实和适用法律有误，本院依法予以纠正。

综上，因被诉侵权产品落入涉案专利权利要求2-3、7的技术方案，与抵触申请不同，被告一、被告二提出的抵触申请抗辩依据不足，不能成立，本院不予支持。

法学原理

《专利法》第六十七条，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条规定，被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。

《专利法》第二十二条第二款，新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

《专利审查指南》第二部分第三章第2.2节规定，根据专利法第二十二条第二款的规定，在发明或者实用新型新颖性的判断中，由任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向专利局提出并且在申请日以后(含申请日) 公布的专利申请文件或者公告的专利文件损害该申请日提出的专利申请的新颖性。为描述简便，在判断新颖性时，将这种损害新颖性的专利申请，称为抵触申请。

北京市高级人民法院发布《专利侵权判定指南（2017）》第142条规定，抵触申请不属于现有技术或现有设计，不能作为现有技术抗辩或现有设计抗辩的理由。被诉侵权人主张被诉侵权技术或被诉侵权设计与抵触申请相同的，可以参照现有技术抗辩或现有设计抗辩的规定予以处理。

笔者分析

虽然现行法律并未明确规定抵触申请抗辩在专利侵权抗辩中的适用，但是抵触申请抗辩在专利侵权案件审判司法实践中广泛得到最高人民法院的认可，本案中，最高人民法院指出，本院认为，根据专利法第二十二条第二款的规定，所谓专利的抵触申请是指在该专利申请日前，已经由任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型向国家专利行政部门提出过申请并且记载在该专利申请日以后(含申请日)公布的专利申请文件或者公告的专利文件中的技术方案，抵触申请能够破坏在后提出的专利申请的新颖性，故其不应被纳入在后申请的专利权的保护范围。因此，被诉侵权人以其实施的技术方案属于抵触申请为由，主张未侵害专利权的，人民法院可以参照有关现有技术抗辩的规定，对抵触申请抗辩能否成立进行审查。但是，由于抵触申请与现有技术的含义和性质存在一定差异，故抵触申请抗辩的审查判断标准应与抵触申请的性质相适应。由于抵触申请仅可以被用来单独评价涉案专利的新颖性，其既不宜与现有技术或者公知常识结合，更不能用于评价涉案专利的创造性，故只有在被诉侵权技术方案的各项技术特征均已被抵触申请单独、完整地公开，相对于抵触申请不具有新颖性时，才能够认定抵触申请抗辩成立。

专利侵权司法实践中，我国实行的是专利授权确权行政程序与专利侵权司法程序二元分立，既然已经将现有技术抗辩和现有设计抗辩纳入专利法中作为侵权抗辩的依据，为了提高司法效率，同时，抵触申请能够破坏在后提出的专利申请的新颖性，故其不应被纳入在后申请的专利权的保护范围，也有必要将抵触申请抗辩纳入到侵权抗辩中；但是抵触申请抗辩与现有技术抗辩也应该具有适用上的差异，抵触申请仅可以被用来单独评价涉案专利的新颖性，其既不宜与现有技术或者公知常识结合。

到本案中，本案的特殊之处在于，根据该案一审及二审载明的内容，没有明确记载原告提供的证据证明被控侵权产品具有涉案专利权利要求2和权利要求3记载的技术特征，案件审理过程中，被告确认根据原告指控的技术方案，被诉侵权产品具有权利要求1-3、7的全部技术特征，也就是说，本来需要将被控侵权技术方案与涉案专利进行比较，确定被控侵权技术方案与抵触申请进行比较的技术特征，看被诉落入专利权保护范围的全部技术特征与抵触申请文件所记载的技术方案是否相同或者无实质性差异，本案中被告已经确认被控侵权技术方案具有涉案专利权利要求1-3、7的全部技术特征，也就是说本案中，被控侵权产品落入专利权保护范围的全部技术特征，即是相关权利要求记载的全部技术特征，因此，只需要将涉案专利的相关权利要求记载的全部技术特征与抵触申请比对，判断抵触申请文件是否公开了涉案专利相关权利要求记载的全部技术特征即可。

1、涉案专利权利要求1-3保护范围解读：

权利要求1要求保护的技术方案：一种结固式锚栓，其特征在于，包括金属杆及U型件，所述金属杆上开设一组或多组径向通孔，金属杆上设置有一支或多支U型件，每支U型件穿过一组径向通孔，U型件可任意角度穿插在金属杆上，U型件伸出金属杆的两条支条倾斜设置。
（说明：抵触申请公开了涉案专利权利要求1包含的全部技术特征。）

权利要求2要求保护的技术方案：根据权利要求1所述的结固式锚栓，其特征在于，每组径向通孔适配一支或多支U型件。
（说明：权利要求2是对权利要求1的技术方案的进一步限定，具体限定的是每组径向通孔适配一支或多支U型件，抵触申请文件未公开每组径向通孔适配多支U型件的情形。）

权利要求3要求保护的技术方案：根据权利要求2所述的结固式锚栓，其特征在于，当多支U型件穿过一组径向通孔时，多支U型件对穿通过一组径向通孔。
（说明：权利要求3是对权利要求2的技术方案的进一步限定，具体限定的是多支U型件穿过一组径向通孔情形，且多支U型件是对穿通过一组径向通孔；抵触申请文件未公开多支U型件对穿通过一组径向通孔的情形。）

2、抵触申请抗辩是否成立的分析

原告主张本案被诉侵权产品系被告专用抗拉拔保护锚栓，即两被告宣传的专利产品，专利号为ZL2016********.5,但该产品包括两种不同的技术方案，其中宣传册中展示的产品系包括一个螺杆和两个U型件，螺杆末端设置两个径向通孔，两个U型件反向穿插在两个径向通孔中；宣传视频显示的产品包括一个螺杆和两个U型件，螺杆末端设置一开口槽和一径向通孔，两个U型件反向穿插在开口槽和径向通孔中。

将两个径向通孔方案的被诉侵权产品与涉案专利权利要求1-3、5、7进行比对。原告认为两者相同，同时对于权利要求5的附加技术特征，认为部分被诉侵权产品具有该附加技术特征，部分产品则不具有；被告确认根据原告指控的技术方案，被诉侵权产品具有权利要求1-3、7的全部技术特征，但不具有权利要求5的附加技术特征。

原告提供了两件被控侵权证据，一是被告宣传册展示的被控侵权产品，二是原告宣传视频展示的被控侵权产品；笔者认为，原告提供的两件被控侵权产品的证据只能证明被控侵权产品落入了涉案专利权利要求1的保护范围，原告提供的被告宣传册中的被控侵权产品包括一个螺杆和两个U型件，螺杆末端设置两个径向通孔，两个U型件反向穿插在两个径向通孔中，也就是说宣传册中的被控侵权产品的螺杆末端设置两个径向通孔，每个U型件分别穿插在一个径向通孔中，该技术方案只落入了涉案专利权利要求1的保护范围；原告提供的被告宣传视频显示的被控侵权产品，包括一个螺杆和两个U型件，螺杆末端设置一开口槽和一径向通孔，两个U型件反向穿插在开口槽和径向通孔中，也就是说宣传视频中的两个U型件分别穿插在开口槽和径向通孔中，相当于每个U型件分别穿插在一个径向通孔中，该技术方案只落入了涉案专利权利要求1的保护范围。

但是，根据被告提供的抵触申请抗辩证据文件，抵触申请文件已经公开了宣传册和宣传视频中被控侵权产品的技术方案，也就是涉案专利权利1要求保护的技术方案，根据专利授权确权的新颖性规则，涉案专利权利要求1不具备专利法规定的新颖性而应当被宣告无效，不应当获得专利权的保护，两个被控侵权产品的技术方案虽然落入了涉案专利权利要求1的保护范围，但是不侵权。

关于被控侵权产品是否落入涉案专利权利要求2及权利要求3的保护范围，上面已经分析，根据原告提供的两个被控侵权产品的证据，只能证明被告宣传册和宣传视频中示出的产品的每个U型件分别穿插在一个径向通孔，无法证明被控侵权产品具有涉案专利权利要求2限定的“每组径向通孔适配多支U型件”的技术特征，也无法证明被控侵权产品具有涉案专利权利要求3限定的“多支U型件对穿通过一组径向通孔”的技术特征，但从原告提供的证据来看，无法证明被告宣传册和宣传视频中的产品落入涉案专利权利要求2和权利要求3的保护范围；但是被控侵权产品是可以将U型件与径向通孔（或开口槽）进行各种适配组合，具有可以组装成涉案专利权利要求2或者权利要求3限定的技术方案的产品，且在该案审理过程中，被告确认根据原告指控的技术方案，被诉侵权产品具有权利要求1-3、7的全部技术特征，也就是被告认可了被控侵权产品落入了涉案专利权利要求2和权利要求3的保护范围。

被告认可了被控侵权产品落入了涉案专利权利要求2和权利要求3的保护范围，但同时主张，被控侵权产品使用的是抵触申请中的技术方案，提出了抵触申请抗辩。

抵触申请是否公开了被告自认的被控侵权产品具有“每组径向通孔适配多支U型件”及“多支U型件对穿通过一组径向通孔”的两组技术方案？

关于该处，笔者认可二审法院的观点，并且认为一审法院存在事实认定错误及法律适用错误。

一审法院认为，抵触申请文件的附图23显示，结固式锚栓上前后设置有两个U型件，分别插入一组径向通孔，两个U型件插入方向相对；笔者认为，一审法院在该处对一组径向通孔中的一组理解有误，一组径向通孔应该解释为“一个径向通孔”，而非“两个径向通孔组成一组径向通孔”，抵触申请文件的附图23中示出的是两个U型件分别插入两组径向通孔，并非被告自认的“每组径向通孔适配多支U型件”的方案，也就是涉案专利要求2要求保护的技术方案；同时，关于被告自认的“多支U型件对穿通过一组径向通孔”的方案，也就是涉案专利要求3要求保护的技术方案，一审法院认为“将多个U型件插入同一位置处通孔，这是本领域的惯用手段”，该认定缺乏事实依据。

事实上，抵触申请仅公开了构成结固式锚栓的金属杆上的每组径向通孔适配一支U型件的技术方案，并没有公开被诉侵权产品“每组径向通孔适配多支U型件”以及“多支U型件对穿通过一组径向通孔”的技术特征。这也是二审法院的观点。据此，关于被控侵权产品的“每组径向通孔适配多支U型件”的技术方案及“多支U型件对穿通过一组径向通孔”的技术方案并未被抵触申请所公开，且该两组被控侵权技术方案落入涉案专利权利要求2及权利要求3的保护范围，原告指控的侵权行为成立。

结语

本文旨在通过该案例讨论抵触申请抗辩在专利侵权案件中的适用，该案中，二被告确认根据原告指控的被诉侵权技术方案，被诉侵权产品具有权利要求1-3的全部技术特征，同时，二被告认为被诉侵权产品的技术方案已被抵触申请专利全部公开；一审法院认定被控产品与涉案专利权利要求1-3比较的各项技术方案均被抵触申请公开，相较于抵触申请不具有新颖性，侵权不成立；二审法院认为，抵触申请仅公开了构成结固式锚栓的金属杆上的每组径向通孔适配一支U型件的技术方案，并没有公开被诉侵权产品“每组径向通孔适配多支U型件”以及“多支U型件对穿通过一组径向通孔”的技术特征，也就是抵触申请文件公开了被诉侵权产品落入权利要求1限定的全部技术特征，未公开被诉侵权产品落入权利要求2-3限定的全部技术特征，被诉侵权产品落入涉案专利权利要求2-3的技术方案，与抵触申请不同，被诉侵权产品构成对涉案专利权利要求2-3的侵权。

该案的第一点启示，抵触申请抗辩与现有技术抗辩的差异，抵触申请抗辩的审查判断标准应与抵触申请的性质相适应，严格适用新颖性规则，不宜与现有技术或者公知常识结合，更不能用于评价涉案专利的创造性，故只有在被诉侵权技术方案的各项技术特征均已被抵触申请单独、完整地公开，相对于抵触申请不具有新颖性时，才能够认定抵触申请抗辩成立。

该案的第二点启示，在抵触申请的判断过程中，应当首先将被诉侵权技术方案与涉案专利要求保护的权利要求的全部技术特征进行比较，再判断被诉落入专利权保护范围的全部技术特征与抵触申请文件所记载的一项技术方案是否相同或者无实质性差异的，据此，判断抵触申请抗辩是否成立。

该案的第三点启示，在仔细分析该案一审法院与二审法院为什么作出截然不同的两种结论时，笔者认为是一审法院对涉案专利权利要求限定的技术方案及抵触申请文件公开的技术方案存在理解偏差，权利要求的解释向来是专利侵权判定的重点与难点，需要通过阅读专利申请文件结合本领域技术人员的常规理解对权利要求进行解释，本案中，一审法院对涉案专利权利要求2及权利要求3的理解存在偏差，当然，这也与专利申请时的撰写质量存在关联，最高院在二审中抽丝剥茧、厘清事实，站位本领域技术人员的角度进行理解，给出了合理的解释，并认为抵触申请未公开权利要求2及权利要求3限定的技术方案；同时，二审法院也对被控侵权技术方案对应涉案专利权利要求3要求保护的技术方案与抵触申请文件记载的技术方案是否属于所属技术领域的惯用手段的直接替换作出了认定，体现了二审法院严格的审查风格。

该案的第四点启示，现有技术抗辩的法理，是因为被控侵权产品使用的是现有技术而不侵权？还是因为涉案专利要求保护的技术方案是现有技术而不应获得保护？抵触申请是因为涉案专利不具有新颖性，不应该获得专利权的保护？本案中，最高院的观点是抵触申请能够破坏在后提出的专利申请的新颖性，故其不应被纳入在后申请的专利权的保护范围。同时，抵触申请抗辩成立的理由也引发了我们是将被控侵权产品与抵触申请进行比较，还是将涉案专利要求保护的技术方案与抵触申请进行比较，或者是先将被控侵权产品与涉案专利权利要求的技术方案进行比较，再判断被诉落入专利权保护范围的全部技术特征与抵触申请文件所记载的一项技术方案是否相同或者无实质性差异的。这些问题都需要我们继续思考。

（原标题：从一件侵害实用新型专利权纠纷案件看抵触申请抗辩）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：郑学伟 广东卓建律师事务所

编辑：IPRdaily赵甄          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：从一件侵害实用新型专利权纠纷案件看抵触申请抗辩（点击标题查看原文）

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