专利审查实务中各国权利要求用语的解释方式——从中美日同族案例出发

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“本文通过举例，讨论中美日专利审查中对权利要求用语的解释可能存在的差异，以及这种差异所导致的不同的审查结果。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：宋晓雯 林达刘知识产权

认定权利要求中用语的保护范围是专利审查、确权的基础。笔者在处理多国专利申请的过程中注意到，权利要求用语的含义存在不小的理解空间，令人感慨于语言的博大精深。尽管各国对于权利要求的用语解释在原则性规定上是相似的，但在实际审查尺度中则有一定差异。本文试以一例，讨论权利要求中用语的不同理解方式对专利审查过程的影响，并将日本与美国的理解思路与我国略作对比，以资参考。

中国《专利审查指南》第二部分第二章3.2.2规定，“一般情况下，权利要求中的用词应当理解为相关技术领域通常具有的含义。”上述规定可理解为“一般文义解释”。专利复审委员会（现复审无效审理部）在其专著《以案说法——专利复审、无效典型案例指引》一书则提出：以所属技术领域的通常含义来理解权利要求中的用语，常常需要所属技术领域的技术人员全面理解本发明；在专利授权过程中，对于所属领域普遍认同的惯用技术术语，应当按照其含义理解权利要求，但是，当用语不具有唯一确定含义时，应当在全面了解说明书描述的发明的前提下，理解用语的正确含义，进而确定权利要求的保护范围；如果某些技术术语在不同的技术领域中可能具有不同的含义，要准确理解此种术语的含义、正确确定相应权利要求的保护范围，应当以所属领域的技术人员角度，在阅读专利文件的基础上全面理解发明，进而确定术语的具体含义。

美国专利审查指南（Manual of Patent Examining Procedure（MPEP））中的规定与中国《专利审查指南》原则上类似：“Claims must be given their broadest reasonable interpretation in light of the specification”; The Federal Circuit’s en banc decision in Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1316, 75 USPQ2d 1321, 1329 (Fed. Cir. 2005) expressly recognized that the USPTO employs the "broadest reasonable interpretation" standard: The Patent and Trademark Office ("PTO") determines the scope of claims in patent applications not solely on the basis of the claim language, but upon giving claims their broadest reasonableconstruction "in light of the specification as it would be interpreted by one of ordinary skill in the art." In re Am. Acad. of Sci. Tech. Ctr., 367 F.3d 1359, 1364[, 70 USPQ2d 1827, 1830] (Fed. Cir. 2004)。

日本专利审查基准第II部第2章第3节也规定了与中国《专利审查指南》类似的内容：“請求項ごとに、請求項に記載された発明特定事項に基づいてなされる。ただし、発明特定事項の意味内容や技術的意味(2.2(2)b 参照)の解釈に当たっては、審査官は、請求項の記載のみでなく、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮する。” (Examination of the clarity requirement shall be made for each claim based on matters specifying the invention stated in the claim. However, when interpreting the meanings or technical meanings (see 2.2(2)b) of the matters specifying the invention, the examiner shall consider not only the statement of the claim but also the statements of the description and drawings as well as the common general knowledge as of the filing.)

以下试举一例，讨论中美日专利审查中对权利要求用语的解释可能存在的差异，以及这种差异所导致的不同的审查结果。

示例发明涉及视频检测领域。与现有技术中对设定数量的帧图像检测完成后需要再截取设定数量的帧图像用于下一次动态动作的检测（即对设定数量的帧图像进行整体更新）不同，示例发明对设定数量的帧图像进行部分更新，不需要等到设定数量的帧图像全部更新便可以根据部分更新的帧图像进行检测，从而使得视频流中的动态动作能够被更加及时地检测出来。

示例发明的权利要求1涉及一种检测动态动作的方法，其中包括将视频流中的帧图像加入第一队列、获得部分更新的第一队列、并且检测在部分更新后的第一队列的帧图像中的动态动作、……。

笔者认为该权利要求的含义还是比较清楚的。加入队列、部分更新、检测动态动作等表述均为较常见的表述方式。例如，基于权利要求的上下文语境，根据中文“一般文义解释”得出的常规理解可能会是：在队列中加入新的帧图像来替换原队列中的一部分帧图像。该理解也与说明书的发明目的和效果描述相符。因而，本示例发明在中国比较顺利地获得了授权。

然而，在日本和美国的同族审查过程却一波三折。在本示例发明的同族审查过程中，美国与日本的审查员均提出了新创性的质疑，并引用了不同的对比文件。

在美国，审查员所引用的对比文件DU公开了对第一组帧、第二组帧依次进行检测，且这几组帧之间不存在相同的帧。也就是说，DU公开的仍是本示例发明所述的传统的动态动作检测方法，不存在对要检测的帧图像的队列的部分更新以及对部分更新的队列的帧图像进行检测。

但是，美国审查员认为：由于权利要求1没有限定第一队列在更新之前必须包括帧图像、没有限定发生什么样的“更新”、也没有对帧图像的“部分更新”进行足够充分的限定，因此，根据最宽泛合理解释（Broadest Reasonable Interpretation，BRI），DU所公开的对第一组帧、第二组帧依次进行检测能够公开“将视频流中的帧图像加入第一队列、获得部分更新的第一队列、检测在部分更新后的第一队列的帧图像中的动态动作”。

按照美国专利审查指南的上述规定，对权利要求进行最宽泛合理解释也需要从本领域技术人员的角度出发且参考说明书。如果是将权利要求1中的“Queue”（“队列”）理解为计算机程序中的数据结构，则其可以表示“先进先出”的线性表规则，而并不关心队列中是否已有数据元素，因此“队列”的确可以为空。但是，本示例发明并不涉及计算机程序中的数据结构。本领域技术人员通常不会将不包括任何帧图像的“空”视为“第一队列”，更不会认为“由于加入帧图像才产生了队列”这一操作相当于“将视频流中的帧图像加入第一队列，获得部分更新的第一队列”。另一方面，根据说明书中的记载可知，示例发明的权利要求1旨在对具有一定长度的第一队列中的帧图像进行部分更新，而不包括第一队列从无到有的“产生”过程。

然而，在美国实务中，通过上述争辩来说服审查员似乎是比较困难的。更常见的应对方式是通过进一步具体限定权利要求的特征上下文，使权利要求从自身用语出发变得更加明确。

本示例发明的日本审查过程与美国审查过程有些相似。日本审查员所引用的对比文件DJ涉及一种对诸如人等移动体进行计数的方法。乍看之下，DJ也与本示例发明完全不同：DJ主要是检测图像中的移动体，而不是检测图像中的具体动作，也即没有记载对图像中的动态动作进行检测。

但是，日本审查员认为：DJ公开的存储部从空开始到逐步存入连续图像，可以相当于本示例发明的“第一队列”；本示例发明的权利要求1涵盖了可以从帧图像中检测到的任何动态行为，从而当然包括从DJ所记载的图像存储部中存储的图像中检测出的移动体的速度、进出等。

可见，日本审查员基于用词的一般文义解释，也认为权利要求1所限定的“第一队列”可以是空，进而“动态动作”可以是对象是否进入画面及其移动速度改变。

可见在实务中，日本审查员在确定权利要求的范围时同样更多从用语自身出发进行理解。除“キュー”（“队列”）被理解为空队列之外，对于本例子中的 “動的動作”（“动态动作”），如果仅以“动作”一词的日常理解来看，其可能表示对象肢体位置相对于对象自身的变化，的确也可能表示对象相对于其外在环境的位置的变化。但如果从中文权利要求中上下文语境的角度，似乎不容易将本示例发明中的“动态动作”直接理解为对象进入画面，且如果结合说明书全面理解，则更不会得出这样的解读方式。

进一步，笔者在与日本代理人交流的过程中发现，日本审查员采用的用语解释方式还可能脱离常规的字面理解。例如，在审查时可能将对比文件中的“视频”理解为权利要求限定的“静止图像”、将对比文件公开的“多项式”理解为权利要求限定的“单项式”（将多项式的系数假设为0）等。

不仅美国与日本的审查实务中存在偏重权利要求自身用语的情况，在欧洲专利申请中，也多次遇到审查员更多从权利要求用语字面出发、而非结合说明书进行全面理解的情形。在与中国审查员交流的过程中，笔者得知，为提高审查效率，考虑到申请人在答复OA过程中可能进行的后续修改，中国审查员可能倾向于在全面阅读说明书的基础上对检索式进行设计，使检索结果更贴近于发明本质。相较而言，中国审查员在审查过程中对权利要求用语的理解，可能更多地考虑到了说明书所记载的内容。与此相对，美日欧局的审查员在检索和审查过程中，似乎更加着重于权利要求用语字面的含义，甚至在某些情况下可能超出其字面含义来理解。不过，即使是在中国，随着审查周期日益缩短、审查资源愈发紧张，同样有审查员更加倾向于根据权利要求用语的字面理解进行检索和审查。

由此可知，如果申请人希望在海内外以更高效率获得授权，那么充分理解语言的博大精深，对权利要求用语的宽泛理解形成一定程度的预判可能是必要的。以本文中的例子而言，可能考虑在权利要求中适当限定“上下文语境特征”，以使权利要求从自身用语字面理解上即更加明确。例如，可以考虑增加：第一队列包括至少两个帧图像，对第一队列所包括的帧图像中的一部分帧图像进行更新，检测部分更新后的第一队列的帧图像中对象身体部位相对于该对象自身的姿态/位置变化，等等。

由此扩展开去，笔者还想到跨文化交流中时常言及的高语境(high context)文化与低语境(low context)文化一说。中文作为一种典型的高语境语言，其语言表述中常有较多的信息量蕴含在上下文情景中，而在口语与书面的显式表达中常常负载相对少的信息量。因此，中文语言环境下通常有较多隐含意思表达、即言外之意。仍以本文中的例子而言，对于权利要求1中的特征“将视频流中的帧图像加入第一队列，获得部分更新的第一队列”，其前后半句相对照，似乎隐含了更新是对原有队列的“部分” 更新，因此原有队列恐怕是不为空。与此相对，英文则是一种典型的低语境语言，少有言外之意，更习惯通过语言的显式表达自身来承载全部的信息量；所见即所得，所听即所得。

语境隐含的理解毕竟有着很强的个人主观性，不同人对隐含意思的理解可能千差万别。而作为专利文件的权利要求，其用语承载了向社会清晰公示权利范围的重要意义。此时，不妨参照低语境语言的撰写传统，在权利要求中明确限定而非隐含某些背景语境特征。在中国企业日益重视发明在海外获得保护的今天，从各国法律规定出发、加深实务经验与对各国文化差异的了解，尽力为企业高效高质地获取专利保护，将是为之努力的方向。

（原标题：专利审查实务中各国权利要求用语的解释方式——从中美日同族案例出发）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：宋晓雯 林达刘知识产权

编辑：IPRdaily赵甄          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：专利审查实务中各国权利要求用语的解释方式——从中美日同族案例出发（点击标题查看原文）

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