专利申请权利要求新增专利申请文件隐含公开内容的修改超范围判断

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“上诉人国家知识产权局与被上诉人成都植源机械科技有限公司发明专利申请驳回复审行政纠纷案。”

专利申请权利要求新增专利申请文件隐含公开内容的修改超范围判断

——（2021）最高法知行终440号

裁判要旨

专利授权程序中，申请人修改权利要求时，增加的内容在原专利申请文件中虽未予明确记载，但已为原专利申请文件隐含公开，则该修改不违反专利法第三十三条之规定，应当得到允许。

关键词

专利申请 驳回复审 隐含公开 修改超范围

基本案情

在上诉人国家知识产权局与被上诉人成都植源机械科技有限公司（以下简称植源公司）发明专利申请驳回复审行政纠纷案中，涉及申请号为201611044305.8、名称为“一种高压自紧式法兰”的发明专利申请（以下简称本申请）。国家知识产权局原审查部门经审查认为，本申请权利要求1-6不具备创造性，驳回了植源公司的申请。植源公司在复审程序中修改了权利要求1，增加了“β＜α”等内容。国家知识产权局认为，增加“β＜α”，超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定，故作出决被诉决定维持驳回决定。植源公司认为，该修改没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，故向北京知识产权法院（以下简称一审法院）提起诉讼。

一审法院认为，植源公司的修改内容可以由原说明书和权利要求书所记载的内容直接地、毫无疑义地确定，该修改符合专利法第三十三条的规定，判决撤销被诉决定，国家知识产权局重新作出决定。国家知识产权局不服，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院于2022年7月13日判决驳回上诉，维持原判。

裁判意见

最高人民法院二审认为，专利法第三十三条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。对于“原说明书和权利要求书记载的范围”，应该从所属领域技术人员角度出发，以原说明书和权利要求书所公开的技术内容来确定。原说明书和权利要求书记载的范围应该包括如下内容：一是原说明书及其附图和权利要求书以文字或者图形等明确表达的内容；二是所属领域技术人员通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接、明确地推导出的内容。虽然申请人在权利要求中增加的内容在原专利申请文件中并未明确记载，但是，如果该增加的内容已为原专利申请文件所隐含公开，属于所属领域技术人员通过阅读原专利申请文件，结合发明目的，能够直接、明确地推导出的内容，则该修改应该得到允许。本申请要求保护一种高压自紧式法兰。原说明书和权利要求书虽然没有明确记载β与α的关系，但在β＞α及β=α的情况下，均无法实现本申请说明书所记载的压力越高、自紧密封性能越好的技术效果。可见，虽然β＜α没有记载在原专利申请文件中，但本领域技术人员从原说明书和权利要求书中可以直接、明确地推导出，只有在β＜α的情况下，才能实现本申请说明书所记载的技术效果，实现本申请的发明目的，β＜α已被原专利申请文件所隐含公开。

此外，发明和实用新型专利申请文件的修改要求是，修改后的内容不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。实施例是对发明或实用新型优选的具体实施方式的举例说明。只要符合上述要求，申请人在专利审查和复审过程中修改专利权利要求时，可以将其要求保护的技术方案限定为某一个具体的实施例，也可以基于该实施例重新合理概括权利要求。

综上，植源公司对本申请的修改未超出原说明书和权利要求书记载的范围，符合专利法第三十三条的规定。

附判决书全文：

国家知识产权局、成都植源机械科技有限公司专利行政管理(专利)行政二审行政判决书

中华人民共和国最高人民法院
行 政 判 决 书

（2021）最高法知行终440号

上诉人（一审被告）：国家知识产权局。
法定代表人：申长雨，该局局长。
委托诉讼代理人：张琪，该局审查员。
委托诉讼代理人：杨静，该局审查员。

被上诉人（一审原告、专利申请人）：成都植源机械科技有限公司。
法定代表人：徐志，该公司执行董事兼总经理。
委托诉讼代理人：闫成强，男，该公司员工。
委托诉讼代理人：滕俊强，北京东灵通律师事务所律师。

上诉人国家知识产权局与被上诉人成都植源机械科技有限公司（以下简称植源公司）发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，涉及专利申请人为植源公司、名称为“一种高压自紧式法兰”的发明专利申请（以下简称本申请）。国家知识产权局作出第206236号复审请求审查决定（以下简称被诉决定），维持其于2018年11月5日对本申请作出的驳回决定；植源公司不服，向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销被诉决定，判令国家知识产权局重新作出审查决定。北京知识产权法院于2020年12月29日作出（2020）京73行初7100号行政判决，判决撤销被诉决定，国家知识产权局重新作出复审请求审查决定；国家知识产权局不服，向本院提起上诉。本院于2021年4月26日立案后，依法组成合议庭，并于2021年11月1日询问当事人，上诉人国家知识产权局委托诉讼代理人张琪、杨静和被上诉人植源公司委托诉讼代理人滕俊强参加询问。本案现已审理终结。

本案基本事实如下：本申请系名称为“一种高压自紧式法兰”的发明专利申请，申请人为植源公司，申请号为20161104****.8，申请日为2016年11月24日，公开日为2017年1月18日。驳回决定所针对的权利要求书如下：

“1.一种高压自紧式法兰，主要由套节、卡套、T型密封环和球型螺母、螺栓组成，其特征在于：T型密封环由筋部和唇部组成，套节为两个，两套节夹紧T型密封环的筋部，卡套为上下两个，两卡套夹紧套节，在卡套作用下，与管道形成整体；两卡套夹紧套节后，两卡套之间的间隙为δ，δ≥3mm；两套节的密封锥面与T型密封环的两唇部分别形成密封。

2.根据权利要求1所述的高压自紧式法兰，其特征在于：T型密封环的唇部外斜面与套节过盈配合。

3.根据权利要求1所述的高压自紧式法兰，其特征在于：T型密封环的唇部为斜面结构，斜面的倾斜角度为β，β≥5°。

4.根据权利要求1所述的高压自紧式法兰，其特征在于：T型密封环套于套节中时，T型密封环的筋部与套节之间存在间隙h，h＞0。

5.根据权利要求1所述的高压自紧式法兰，其特征在于：在卡套的夹环中部开有应力检测槽。

6.根据权利要求1所述的高压自紧式法兰，其特征在于：球型螺栓的轴线垂直于套节的轴向。”

2018年11月5日，国家知识产权局经其原审查部门审查，决定驳回本申请。主要理由包括：本申请权利要求1-6不具备创造性，不符合《中华人民共和国专利法》（2008年修正，以下简称专利法）第二十二条第三款的规定。国家知识产权局原审查部门引用了如下证据：证据1：CN201050652Y，公告日为2008年4月23日。

2019年2月15日，植源公司向国家知识产权局提出复审请求，并提交了权利要求书的修改文本，将权利要求3、4以及说明书中的部分内容并入权利要求1中，形成新的权利要求1-4，并陈述了本申请具备创造性的理由。修改后的权利要求书如下：

“1.一种高压自紧式法兰，主要由套节、卡套、T型密封环和球型螺母、螺栓组成，其特征在于：T型密封环由筋部和唇部组成，套节为两个，两套节夹紧T型密封环的筋部，卡套为上下两个，两卡套夹紧套节，在卡套作用下，与管道形成整体；两套节的密封锥面与T型密封环的两唇部分别形成密封；两卡套夹紧套节后，两卡套之间的间隙为δ，δ≥3mm；T型密封环的唇部为斜面结构，斜面的倾斜角度为β，β≥5°；套节与T型密封环的唇部外斜面接触过盈配合而存在的过盈角度为α，5°≤α≤12°，β＜α；T型密封环套于套节中时，T型密封环的筋部与套节之间存在间隙h，h＞0；安装完成后两套节的端面与密封环的筋部紧密接触。

2.根据权利要求1所述的高压自紧式法兰，其特征在于：T型密封环的唇部外斜面与套节过盈配合。

3.根据权利要求1所述的高压自紧式法兰，其特征在于：在卡套的夹环中部开有应力检测槽。

4.根据权利要求1所述的高压自紧式法兰，其特征在于：球型螺栓的轴线垂直于套节的轴向。”

2019年7月25日，国家知识产权局向植源公司发出复审通知书，指出：植源公司在提出复审请求时对本申请权利要求1增加的技术特征“β＜α”并未记载在原说明书和权利要求书中，也不能由原说明书和权利要求书所记载的内容直接地、毫无疑义地确定，上述修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。即使经修改克服了上述修改超范围的缺陷，删除权利要求1中增加的技术特征“β＜α”，本申请权利要求1-4也仍然不具备创造性。

2020年2月13日，植源公司向国家知识产权局提交了意见陈述书，但未修改申请文件，其认为：1.从说明书第[0031][0032]段的记载内容可以看出，α=8°，β=6°，因此可以得出β＜α的结论；2.由说明书第[0013]段“由于密封环与法兰端面通过锥面接触，形成一种几何弹性接触”可以看出，套节与密封环之间产生挤压，从而形成弹性接触。因此，从说明书文字描述和具体实施例可以得出“β＜α”的技术特征，上述修改并未超出原说明书和权利要求书记载的范围。

2020年3月17日，国家知识产权局作出被诉决定认为：本申请在权利要求1中增加了技术特征“β＜α”，然而上述增加的技术特征并未记载在原说明书和权利要求书中，也不能由原说明书和权利要求书所记载的内容直接地、毫无疑义地确定，即上述修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。国家知识产权局据此决定：维持其于2018年11月5日对本申请作出的驳回决定。

植源公司不服，向一审法院提起诉讼，一审法院于2020年6月10日立案受理。植源公司诉讼请求：撤销被诉决定，判令国家知识产权局重新作出复审决定。事实和理由为：本申请的修改未超出原说明书和权利要求书记载的范围，符合专利法第三十三条的规定。植源公司在本申请权利要求1中增加的技术特征“β＜α”，可以从本申请说明书第[0013]段、第[0036]段、第[0059]段得出，只有在该种情形下才能够实现本申请说明书记载的密封原理。而当β＞α时，加大螺栓的预紧力之后，套节的斜面不会与密封环唇部进行线接触，当管道承压后，套节斜面下面向上挤压，此时该斜面距离密封环唇部更远，不会实现密封与自紧的作用，也不会形成几何弹性接触，即无法实现本申请的密封原理。同时，本申请说明书第[0031]和第[0032]段记载了α=8°，β=6°，即公开的一个实施例也印证了β＜α的角度大小关系。因此，本领域技术人员结合本申请说明书记载的工作原理以及相应实施例的角度数据，可以毫无疑义地得出本申请中β＜α的角度关系。

国家知识产权局辩称：被诉决定认定事实清楚，适用法律法规正确，审理程序合法，审查结论正确，植源公司的诉讼理由不能成立，应判决驳回其诉讼请求。

一审法院经审理认定了上述事实。

一审法院另查明：本申请说明书第[0013]段记载：“本发明的有益效果......由于密封环与法兰端面通过锥面接触，形成一种几何弹性接触......密封唇在套节、卡套的强有力作用下周向承受均匀压力，既能自紧密封，同时也起到了加固的作用，压力越高，自紧密封性能越好”。第[0030]段记载：“两套节4的密封锥面与T型密封环的两唇部分别形成密封”。第[0031]段记载：“T型密封环的唇部外斜面与套节过盈配合。套节4与T型密封环1的唇部外斜面接触处过盈配合而存在的过盈角度为α，5°≤α≤12°，在本实施例中α=8°”。第[0032]段记载：“T型密封环的唇部为斜面结构，斜面的倾斜角度为β，β≥5°，在本实施例中β=6°”。第[0036]段记载：“二、将该高压自紧式法兰中的密封环置于两个套节之间，采用预紧螺栓拉紧上下两个卡套，将螺栓的预紧力转化为压紧密封环与套节的轴向力，使套节与密封环形成初接触，这一过程称作‘就位’；继续加大螺栓预紧力，使套节与密封环产生适当线接触力，形成密封，这个过程称作‘预紧’；当管道承压后，密封环出现自紧作用，形成有效的自紧密封。”第[0038]段记载：“安装完成后两套节4的端面与密封环1的筋部应紧密接触。”第[0059]段记载：“一、是真正的无泄漏：随管道内压的增加，T型环的唇部与套节的密封锥面越贴越紧，即是说，密封面的密封比压增大，形成自紧而无泄漏。”

一审法院认为：

专利法第三十三条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分，或者对说明书中记载的不同的技术方案进行组合，致使所属领域技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，那么，这种修改是不被允许的。

本案中，植源公司在提出复审请求时在本申请权利要求1中增加了技术特征“β＜α”，其主张上述修改可对应于本申请说明书中所记载的相关内容，以通过T型环的唇部与套节的密封锥面越贴越紧，实现说明书中记载的“压力越高，自紧密封性能越好”的有益效果。对此，一审法院认为，对于本申请技术方案而言，当加大螺栓预紧力使T型密封环的筋部与套节之间紧密贴合后，即实现本申请说明书第[0038]段中所述“安装完成后两套节4的端面与密封环1的筋部应紧密接触”的状态后，β与α这两个角度处于以下三种关系时，分别呈现以下三种状态：

1.β＞α，T型密封环的唇部此时仍未能与套节密封锥面相接触，无法实现本申请说明书第[0030]段所述“两套节4的密封锥面与T型密封环的两唇部分别形成密封”，更无法达到本申请说明书第[0059]段记载的“越贴越紧”的效果。

2.β=α，此时T型密封环的唇部外侧斜面与套节密封锥面同时全面接触，但不会形成本申请说明书第[0036]段所述“继续加大螺栓预紧力，使套节与密封环产生适当线接触力”，而只能形成“面接触力”，当套节施加给密封环唇部的力继续增大时，既无法实现本申请说明书第[0031]段所述的利用材料弹性的T型密封环的唇部外斜面与套节的“过盈配合”，也无法实现本申请说明书第[0013]段记载的“压力越高，自紧密封性能越好”的有益效果。

3.β＜α，此时T型密封环的唇部外侧斜面与套节密封锥面线接触，当压力进一步增大时，套节的锥面强行挤压密封环唇部外侧斜面，利用其弹性使之收缩变形，过盈配合，密封环出现自紧作用，才能实现本申请说明书第[0059]段所述“随管道内压的增加，T型环的唇部与套节的密封锥面越贴越紧”的状态，实现“压力越高，自紧密封性能越好”的有益效果。

因此，只有当“β＜α”时，才能实现本申请说明书记载的技术效果，本领域技术人员对于“β＜α”这一修改时增加的技术特征，可以由原说明书和权利要求书所记载的内容直接地、毫无疑义地确定，该修改符合专利法第三十三条的规定，国家知识产权局对此认定错误。

综上，一审法院认为，国家知识产权局作出被诉决定主要证据不足，认定事实不清，应予撤销。

一审法院依照《中华人民共和国专利法》第三十三条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一款第一项之规定，判决：一、撤销国家知识产权局作出的第206236号复审请求审查决定；二、国家知识产权局重新作出复审请求审查决定。案件受理费100元，由国家知识产权局负担。

国家知识产权局不服一审判决，向本院提起上诉，请求：撤销一审判决，维持被诉决定，驳回植源公司的诉讼请求。事实和理由为：（一）本申请说明书对具体实施例工作过程和实现效果的描述不能对本申请所涵盖的可实现本申请技术效果的所有技术方案均具有限定作用。本申请说明书第[0013]段、第[0059]段的内容是对本申请中可实现其所声称的技术效果的所有技术方案的描述，而说明书第[0028]段-第[0052]段则是实施例1情形下法兰的工作过程、工作状态和实现效果，不能由实施例1的内容限定其他情形时也必须符合该相关描述。一审判决以本申请说明书具体实施例体现出来的技术特征或有益效果而非根据本申请所有技术方案所共有的技术特征或有益效果进行判断，排除β=α及β＞α的情况，这是错误的。（二）β=α及β＞α两种情况下可以实现本申请所声称的技术效果。（三）β与α之间的关系并非本申请技术方案的发明点，本领域技术人员不能从本申请原说明书和权利要求书中直接地、毫无疑义地确定要实现本申请的发明目的必须β＜α。综上，植源公司在本申请权利要求1中加入“β＜α”这一技术特征，超出了原说明书和权利要求书记载的范围，违反了专利法第三十三条的规定。

植源公司辩称：传统法兰存在密封性能差、没有自紧功能且承压强度低的缺陷，本申请通过力学结构创造性的改变，克服了上述缺陷，达到了可承受高压介质、密封效果好及自紧式密封的技术效果。本领域技术人员从本申请权利要求书、说明书及附图的记载，可以直接地、毫无疑义地确定，要实现本申请的发明目的必须β＜α。植源公司在本申请权利要求1中加入“β＜α”的技术特征，未超出原说明书和权利要求书记载的范围。

本案二审期间，当事人均未提交新证据。

本院经审理查明：一审法院认定的事实属实，本院予以确认。

本院另查明：本申请说明书第[0026]段-第[0063]段为具体实施方式，其中第[0028]段-第[0052]段为实施例1。本申请只有一个实施例。

本院认为：本申请的申请日在2008年修正的专利法施行日（2009年10月1日）之后、2020年修正的专利法施行日（2021年6月1日）之前，本案应适用2008年修正的专利法。本案二审争议焦点问题是：植源公司在本申请权利要求1中增加“β＜α”的内容是否违反了专利法第三十三条的规定，即上述修改是否超出本申请原说明书和权利要求书记载的范围。

专利法第三十三条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。对于“原说明书和权利要求书记载的范围”，应该从所属领域技术人员角度出发，以原说明书和权利要求书所公开的技术内容来确定。原说明书和权利要求书记载的范围应该包括如下内容：一是原说明书及其附图和权利要求书以文字或者图形等明确表达的内容；二是所属领域技术人员通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接、明确地推导出的内容。虽然申请人在权利要求中增加的内容在原专利申请文件中并未明确记载，但是，如果该增加的内容已为原专利申请文件所隐含公开，属于所属领域技术人员通过阅读原专利申请文件，结合发明目的，能够直接、明确地推导出的内容，则该修改应该得到允许。

本申请要求保护一种高压自紧式法兰。说明书第[0013]段记载，本申请的有益技术效果是由于密封环与法兰端面通过锥面接触，形成一种几何弹性接触，压力越高，自紧密封性能越好。第[0036]段记载，继续加大螺栓预紧力，使套节与密封环产生适当线接触力，形成密封，这个过程称作“预紧”；当管道承压后，密封环出现自紧作用，形成有效的自紧密封。第[0059]段记载，随管道内压的增加，T型环的唇部与套节的密封锥面越贴越紧，即是说，密封面的密封比压增大，形成自紧而无泄漏。结合本专利说明书公开的内容可知，只有在T型密封环的唇部斜面倾斜角度β大于套节与T型密封环的唇部外斜面接触过盈配合而存在的过盈角度α的情况下，才能使套节与密封环产生适当线接触力，形成密封，并实现压力越高，自紧密封性能越好的技术效果。具体而言：
在β＜α的情况下，T型密封环的唇部外斜面与套节密封锥面呈线接触状态，产生线接触力。当高压介质通过管道时，高压介质会给T型密封环唇部的内面一个向外的压力，T型密封环的唇部外斜面受到高压作用发生向外的弹性形变，其与套节密封锥面的密封比压随着管道内压力的增强而增大，T型密封环的唇部与套节密封锥面越贴越紧，从而实现本申请说明书所记载的压力越高，自紧密封性能越好的技术效果。

而在β＞α的情况下，当管道内部通过高压介质时，T型密封环的唇部内外两侧均受压，套节密封锥面与密封环的唇部外斜面无法形成接触压强，无法实现本申请说明书所记载的压力越高，自紧密封性能越好的技术效果。

在β=α的情况下，T型密封环的唇部外斜面与套节斜面即法兰端面完全贴合，无法形成线接触力，只能形成面接触力。当管道内部通过高压介质时，T型密封环的唇部形成强度整体，无法实现本申请说明书所记载的压力越高，自紧密封性能越好的技术效果。

可见，虽然β＜α没有记载在原专利申请文件中，但本领域技术人员从原说明书和权利要求书中可以直接、明确地推导出，只有在β＜α的情况下，才能实现本申请说明书所记载的技术效果，实现本申请的发明目的，β＜α已被原专利申请文件所隐含公开。故植源公司对本申请的修改未超出原说明书和权利要求书记载的范围，符合专利法第三十三条的规定。

国家知识产权局上诉主张，说明书第[0028]段-第[0052]段是本申请具体实施例1情形下法兰的工作过程、工作状态和实现效果，不能由具体实施例1的内容限定其他情形时也必须符合该相关描述。对此，本院认为，前已述及，发明和实用新型专利申请文件的修改要求是，修改后的内容不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。实施例是对发明或实用新型优选的具体实施方式的举例说明。只要符合上述要求，申请人在专利审查和复审过程中修改专利权利要求时，可以将其要求保护的技术方案限定为某一个具体的实施例，也可以基于该实施例重新合理概括权利要求。本申请说明书只记载了一个实施例，其第[0036]段描述了本专利的工作原理，关于“使套节与密封环产生适当线接触力”的记载与本申请发明目的的实现密切相关，一审判决以此来排除β=α的情况，并无不当，本院予以确认。

综上所述，国家知识产权局的上诉请求不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费100元，由国家知识产权局负担。

本判决为终审判决。

审 判 长　　邓　卓
审 判 员　　张新锋
审 判 员　　徐　飞
二〇二二年七月十三日
法官助理　　马　杰
书 记 员　　陈腾跃

（原标题：专利申请权利要求新增专利申请文件隐含公开内容的修改超范围判断）

来源：IPRdaily综合最高人民法院知识产权法庭、中国裁判文书网

编辑：IPRdaily赵甄          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：专利申请权利要求新增专利申请文件隐含公开内容的修改超范围判断（点击标题查看原文）

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