从2021年最高人民法院知识产权典型案例之深圳朗科案看专利侵权纠纷案攻守之道

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“本文从深圳朗科诉广州友拓数码与杭州阿里巴巴专利侵权纠纷案，来看专利侵权诉讼中的攻守之道。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：陈阳* 律师 北京德和衡（广州）律师事务所

深圳朗科公司作为中国专利金奖U盘专利ZL99117225.6的权利人，利用该专利发起数十件专利诉讼，且取得了许可费收入5-10亿元的靓丽成绩。该专利经受无效宣告请求审查18次，其中13次申请人撤回无效宣告请求，5次专利复审委员会决定维持专利权全部有效，北京市高级人民法院亦以（2009）高行终字第1386号行政判决书终审判决维持专利权全部有效。

2021年最高人民法院发布的50件知识产权典型案例中，深圳朗科诉广州友拓数码与杭州阿里巴巴专利侵权纠纷案，就是其中一代表案例，该案经历了一审、二审与再审。我们从该案来看专利侵权诉讼中的攻守之道。

一、技术特征“全面覆盖”VS “不等同”

专利权保护范围以权利要求为准，而权利要求是一个技术方案，是由技术特征组成的。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条规定：“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。”

因此专利权利人需要首先明确主张的权利要求，并明确该权利要求的技术特征，并举证证明被控侵权技术方案包含了全部技术特征，通常需要向法院提供权利要求对照表（Claim Chart），也就是要证明被控技术方案全面覆盖了所主张的权利要求的全部技术特征。被控侵权人首先会抗辩被控技术方案缺少涉案权利要求技术特征，或与涉案技术特征不相同或不等同。

在本案中，原告明确涉案权利要求为权利要求1的方法权利要求，并主张该权利要求包含六个技术特征，也即：A.在外存储装置内装用快闪存储介质；B.同时设置控制其存取数据和实现接口标准功能操作请求的固化软件；C.对所述快闪存储介质内部数据按单一分块模式组织；D.建立基于通用串行总线（USB）或IEEE1394总线的信息交换通道；E.经由USB或IEEE1394总线引入所述外存储装置的工作电源；F.按照USB标准或IEEE1394标准规定的规范方法在数据处理系统主机与所述外存储装置之间传送要交换的信息。原告通过权利要求对照表证明被控产品技术方案具备前述六个技术特征，因此构成侵权。被告认为被控技术方案与涉案权利要求全部技术特征不相同。

二审法院经过现场勘验并结合双方证据，认为被控侵权产品具备涉案权利要求的全部技术特征，且构成等同，因此认为被控技术方案落入了权利要求1的保护范围，构成侵权。

二、现有技术抗辩与合理使用

《中华人民共和国专利法》第六十二条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵权。”第七十条规定：“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。”前述条款即为现有技术抗辩与合理使用抗辩。

就现有技术抗辩而言，被告需要证明在专利申请日前已经存在相同或等同的技术方案即Prior Art。现有技术可以是论文、产品宣传册，也可以是实物，但可适用的范围不一样。书面的在先技术的范围是全球，但实物的范围仅限于国内。

三、专利直接侵权与间接侵权

当专利侵权人单独实施了权利人所主张的专利技术方案的全部技术特征，即构成专利直接侵权。当侵权人需要与其他方共同结合方能实施专利技术方案的全部技术特征时，侵权人与其他方的共同实施行为方构成专利直接侵权，侵权人单独实施专利技术方案构成间接侵权。比如，某通信专利权利要求的技术特征为a，b，c，d四个技术特征，a、b、c技术特征由手机制造商实施，但技术特征d由用户实施。构成专利间接侵权需要满足：1）要完整实施被控技术方案，实施技术特征d是不可绕开的；或，2）间接侵权人制造或提供实施技术特征a、b、c的产品或方法，而该产品或方法专门用于与技术特征d相结合使用或虽可以与其他技术方特征或产品使用，但与技术特征d结合使用是最有效或最符合需求的。

但是我国专利法体系并未明确使用专利间接侵权的表述，而是使用了共同侵权的原理。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十一条第一款规定“明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等，未经专利权人许可，为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张该提供者的行为属于侵权责任法第九条规定的帮助他人实施侵权行为的，人民法院应予支持。”第二款规定“明知有关产品、方法被授予专利权，未经专利权人许可，为生产经营目的积极诱导他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张该诱导者的行为属于侵权责任法第九条规定的教唆他人实施侵权行为的，人民法院应予支持。”

在本案中，二审法院认为“根据本案专利权利要求1的限定，当一个实施者使用该方法制造相应闪存装置时，其在制造全过程中必然要实施权利要求1中（1）到（3）等三个步骤。至于第（4）步骤“经由USB引入所述外存储装置的工作电源”以及第（5）步骤“按照USB标准规定的规范方法在数据处理系统主机与所述外存储装置之间传送要交换的信息”，除在产品测试等环节之外，通常系由闪存装置的使用者来实施的步骤。即便如此，本院认为仍可认定友拓公司实施了该两项步骤，理由在于：其一，虽然除在产品测试等环节之外，U盘制造商并不需要实施步骤（4）与步骤（5），涉案专利权利要求1所述的方法无法由一个主体实施完成是一项客观的技术事实；但是，被诉侵权产品一经制造，其正常的使用方法就毫无疑义地包含步骤（4）与步骤（5）。也就是说，即使由与友拓公司无任何意思联络的使用者来实施步骤（4）与步骤（5），不仅该使用者实施步骤（4）与步骤（5）的时间必然发生在友拓公司实施完毕步骤（1）、步骤（2）以及步骤（3）之后，而且其实施该两项步骤的具体方式与结果也是完全被友拓公司制造被诉侵权产品的行为决定的。使用者只要正常使用被诉侵权产品就不可避免地按照该步骤（4）与步骤（5）所述的方式来执行连接外部电源与传送交换信息的具体操作。并且，当使用者具体操作步骤（4）与步骤（5），友拓公司已实现其通过制造U盘销售获利的主观目的，亦成为被诉侵权技术方案真正意义上的受益者，故由其对整个被诉侵权技术方案承担责任可谓体现了民事活动领域的“权责相当”。其二, 按照生产经营的实际出发，难以想象一个产品制造者在制造一个合格闪存装置时，不对该装置进行“经由USB引入所述外存储装置的工作电源”以及“按照USB标准规定的规范方法在数据处理系统主机与所述外存储装置之间传送要交换的信息”这两个步骤的测试。这种在产品制造过程中必须进行的测试，实际上已经与制造产品的整个过程融为一体，可以广义的理解为属于制造的过程。其三，涉案专利为1999年11月14日申请的发明专利，至今已近二十年。期间该专利历经数十次无效程序，仍被维持有效，并在2013年10月获得国家知识产权局颁发的“中国专利金奖”。闪存装置的使用在计算机通讯领域以及人们的日常生活中发挥了巨大的作用，可谓划时代的重大技术发明。若否认步骤（4）、步骤（5）与U盘制造商的关系，涉案专利将无法获得法律的保护。而给予涉案专利与其创新程度相协调的保护力度，有利于依法合理平衡专利权人与社会公众的利益，也有利于实现我国专利法统筹兼顾保护专利权人与激励创新的制度初衷”。

四、互联网平台通知-删除规则在专利侵权中的适用

本案还涉及互联网平台在专利侵权诉讼中如何适用“通知-删除”规则判定是否承担连带责任的问题。侵权责任法第三十六条规定，网络用户利用网络服务实施侵权行为的，被侵权人有权通知网络服务提供者采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施。网络服务提供者接到通知后未及时采取必要措施的，对损害的扩大部分与该网络用户承担连带责任。网络服务提供者知道网络用户利用其网络服务侵害他人民事权益，未采取必要措施的，与该网络用户承担连带责任。

首先是侵权通知是否有效的问题。本案被告阿里巴巴主张，原告在起诉前发送的侵权通知未提供初步侵权的证据，因此不构成有效通知。而最高院认为对于涉及专利权的通知，在平台治理规则的框架下，有效通知可以包括技术特征或设计特征比对表、实用新型或外观设计专利权评价报告等材料，原告在通知中提供了侵权比对表等初步证据，因此构成了有效通知。

其次是，平台是否采取了有效措施的问题。被告阿里巴巴主张其在收到原告的侵权通知后，虽未删除下架涉案产品链接，但向被侵权人进行了转通知，因此采取了必要措施。但最高人民法院认为转通知是电子商务平台经营者承担的最低义务，转通知后是否还需要进一步采取必要措施，仍需要进一步结合通知内容做出判断。本案中，阿里巴巴公司虽然履行了转通知义务，但并不能因此证明其采取了必要措施。电子商务平台经营者负有网络治理的经营者责任，针对不同的情况应采取相应的必要措施，达到较大可能防止侵权的目的。

*作者介绍：

陈阳，北京德和衡（广州）律师事务所联席合伙人律师，具有专利代理人资格，代理过华为诉中兴通讯欧洲标准专利侵权纠纷诉讼、腾讯QQ专利侵权诉讼、微信专利侵权诉讼等专利侵权纠纷，有丰富的专利诉讼代理经验。

（原标题：从2021年最高人民法院知识产权典型案例之深圳朗科案看专利侵权纠纷案攻守之道）

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作者：陈阳 律师 北京德和衡（广州）律师事务所

编辑：IPRdaily赵甄          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：从2021年最高人民法院知识产权典型案例之深圳朗科案看专利侵权纠纷案攻守之道（点击标题查看原文）

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