商标注册在商标保护中的地位与作用

【小D导读】

商标权作为一种财产权，来自于商标的实际使用，与行政机关的注册无关。然而商标获准注册，又可以为商标所有人带来一系列好处，这可以称之为程序性权利。

【摘要】商标权作为一种财产权，来自于商标的实际使用，与行政机关的注册无关。然而商标获准注册，又可以为商标所有人带来一系列好处，这可以称之为程序性权利。例如，推定获得全国范围内有效的权利，提供尚未使用的商标的注册，有可能获得反淡化的保护，注册五年后成为不可撤销注册的商标，方便商标的转让和许可，在侵权诉讼中获得更多的救济措施，以及可以获得海关保护等。与此相应，商标所有人应当适时寻求商标注册，获得更加强有力的保护。

【关键字】商标；商标注册；程序性权利

【全文】

商标权作为一种财产权，来自于商标的实际使用。“商标”一词表明，只有在商业活动中使用的标记才可以称之为商标。在相关的市场竞争活动中，商标所有人为了出售更多的商品或者提供更多的服务，通常会通过技术革新、广告宣传、售后服务等手段，提高相关商标的知名度。至于消费者认牌购货，信赖某种商标所标示的商品或者服务，则是我们通常所说的“商誉”。事实上，商标权作为一种财产权，就是商标所有人就商标所代表的商誉享有的权利。

从商标与商誉的关系来看，商标注册显然不是财产权的获得方式。一个已经在市场上使用并具有一定商誉的商标，不会因为行政机关的注册而增加或者减少该商标所代表的商誉。一个从来没有在市场上使用过的标记，也不会因为行政机关的注册从而奇迹般地产生商誉或者财产权。从这个意义上说，将商标行政机关的注册行为视为财产权授予的行为，是一种错误的说法。

然而在另一方面，商标获准注册，尤其是对于已经在市场上使用的商标来说，又会使得商标所有人获得一系列好处。相对于商标所有人就商誉所享有的“财产性权利”来说，通过商标注册所获得的好处，可以称之为“程序性权利”。大体说来，申请和获准注册，对于商标所有人有以下一些好处。

一、推定获得全国范围内有效的权利 从商标与商誉的关系来看，商标只有使用在相关的商品或者服务上，才会为商标所有人带来财产性的权利。然而，很多商标所标示的商品或者服务，可能局限于某一个区域，例如珠江三角洲、长江三角洲、东北地区或者西南地区，甚至是某一个省或者某一个市。与此相应，相关商标所体现的商誉，或者认可相关商品或者服务的消费者，也仅仅局限在特定区域之内。这似乎表明，如果有人在其他区域就相同的商品或者服务使用了相同的商标，只要没有造成消费者混淆的可能性，也可以获得财产权。事实上，这正是欧美国家早期商标保护的经验。随着商标注册制度在世界各国的确定，这种状况逐步发生了变化。按照注册制度的宗旨，即使是在某一区域内使用的商标，一旦获得了注册，就会在理论上获得全国性的权利。依据商标注册而获得的程序性权利，商标所有人可以在全国范围内排除他人使用相同或者近似的商标，以避免消费者混淆的可能性。这种排除，并不局限于商标所有人已经从事商业活动的区域。同时，由于商标注册所具有的公告性质，在后使用者也难以主张自己是善意使用了相同或者近似的商标。这样，商标注册就为商标所有人在全国范围内扩展自己的商业活动奠定了坚实的基础。商标注册不仅阻止了在后使用者使用相同或者近似商标的可能性，而且也极大地限制了在先商标使用者的使用范围。假如两个或者更多的市场主体，在互不知晓的情形下，在不同的区域使用了相同或者近似的商标，按照传统的商标理论，他们都可以享有商标权。然而按照注册制度，只要其中一个人获得了商标注册，则其他人只能在原有的范围内使用自己的商标。即使某一市场主体是最先使用相关商标的人，由于没有申请和获得注册，他也无法获得全国范围内的权利。在这方面，其他的商标使用者甚至不得不改变自己的商标，以避免消费者混淆的可能性。关于这一点，我国于2013年修订《商标法》时，也在第59条第3款中做了规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”

二、提供尚未实际使用的商标的注册 除了已经使用的商标，对于那些尚未实际使用的商标，或者意图使用的商标，注册制度也提供了程序上的权利。根据注册制度的宗旨，尚未实际使用的商标一旦获准注册，也在全国范围内获得了有效的程序性权利。至少在获准注册以后的3年时间里，商标所有人可以防止他人就相同或者近似的商标获得注册，可以对抗他人真诚使用相关商标的主张，可以要求在先使用者仅在原有的范围内使用其商标。当然，就尚未实际使用的注册商标而言，其程序性权利的范围还是非常有限的。

首先，如果商标所有人在获准注册以后连续3年没有实际使用相关的商标，就会构成撤销注册的理由。例如，《TRIPS协定》第19条规定，如果以使用作为保持注册的依据，则至少连续3年不使用，才构成撤销注册的理由。[1]基于同样的道理，我国《商标法》第49条也规定，注册商标连续3年没有使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。[2]在这方面，《商标法》第48条还对商标的使用做了界定：“本法所称的商标使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”

其次，没有实际使用的注册商标，在发生侵权的情况下，没有损害赔偿的判决支持。在这方面，我国司法机关总结实践中的经验，敏锐地认识到一些人利用注册制度的特点，申请和注册一个或者数个没有实际使用的商标，甚至抢注他人在先使用的商标，然后以侵权诉讼和巨额赔偿相要挟，干扰了正常的市场经济秩序。所以，司法机关会在相关的诉讼中要求注册商标所有人提供近3年来实际使用相关商标的证据。如果没有实际使用或者没有实际使用的证据，则表明没有商誉的损害和损害赔偿。2013年修订《商标法》则将这一思路纳入了立法之中。根据《商标法》第64条：“注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前3年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前3年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。”

当然，对于尚未使用的或者意图使用的商标，商标行政部门应当慎重注册。例如，可以要求注册申请人提交真诚使用的声明，也可以要求注册申请人在3年内提交真实使用的证据。又如，如果在所谓的侵权诉讼中，注册商标所有人不能证明此前3年实际使用过相关的注册商标，法院就可以要求商标行政部门直接撤销该“注册商标”，而不是仅限于没有损害赔偿，更不应该判定商标侵权。

三、注册商标有可能获得反淡化保护 《巴黎公约》第6条之二提供了对于未注册驰名商标的保护。根据规定，为了防止消费者的混淆，对于他人已经使用并且具有一定声誉的商标，主管机关可以驳回注册和撤销注册，并且禁止使用。这是对于未注册驰名商标所提供的特别保护。《TRIPS协定》第16条第3款规定，对于已经获准注册的商品商标和服务商标来说，如果他人在不类似的商品或者服务上使用该商标，会暗示该商品或者服务与注册商标所有人存在某种联系，并且有可能损害注册商标所有人的利益，则主管机关可以驳回注册和撤销注册，并且禁止使用。[3]这就是通常所说的驰名商标的跨类保护或者反淡化保护。

根据《TRIPS协定》，只有已经获准注册的商标才可以获得驰名商标的跨类保护或者反淡化保护。至于未注册的驰名商标是否能够获得反淡化保护，则由成员国自行决定。在美国和日本，对于驰名商标的反淡化保护，并不局限于已经注册的商标。例如，美国联邦《商标法》第43条第3款是关于驰名商标反淡化的规定，其并没有将这种保护局限于注册商标，也没有将未注册的驰名商标排除出去。又如，根据日本《不正当竞争防止法》第2条第1款第2项，可以获得反淡化保护的是驰名的商业标识，以及与之近似的标记，其中也没有规定只有注册的驰名商标才可以获得反淡化保护。

在这方面，我国《商标法》仅仅针对已经注册的驰名商标提供了反淡化保护。《商标法》第13条第2款规定，“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”根据最高人民法院的司法解释，足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，从而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，属于《商标法》第13条第2款规定的“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”。[4]

当然，已经获准注册的商标，要想获得反淡化保护，还必须符合驰名商标的标准，由商标局、商标评审委员会和法院在相关的商标纠纷中加以确定。而且，由此而认定的驰名商标，属于案件事实，其效力仅限于个案，当事人不得以“驰名商标”的名义进行广告宣传。[5]

四、商标注册5年后成为不可撤销的注册商标 商标所有人在采纳某一商标或者注册某一商标时，可能会存在某些瑕疵，例如不具有内在显著性、含有地理名称、与他人的在先权利冲突等。在未注册商标的情形下，这类内在的缺陷可能影响商标的有效性。

然而，依据很多国家的注册商标法，具有上述缺陷的商标在获得注册5年之后，可以成为不可撤销注册或者不可争议的商标。这是因为，有关的注册商标虽然在一开始有瑕疵，但在长达5年的持续使用过程中，商标所有人已经做出了相应的投入，消费者也已经认可了相关商标所标识的商品或者服务，在这种情况下，如果强行撤销注册或者禁止使用，就会损害已经形成的商业关系。例如，美国联邦《商标法》第15条规定，如果商标注册人在相关的商品或者服务上连续5年使用其注册商标，则该商标属于不可争议的商标。[6]又如，我国《商标法》第45条规定，对于已经注册的商标，自注册之日起5年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受5年的时间限制。[7]这就意味着，在通常的情况下，有关的商标注册5年之后可以成为不可撤销注册的商标，或者不应当因为有瑕疵而予以撤销。

显然，商标获准注册5年之后，不会因为原有的瑕疵而被撤销注册，有效地保障了商标所有人对于商标的投资。至少，商标所有人不必担心自己的商标会被撤销注册，从而可以放心大胆地针对注册商标所标识的商品或者服务进行投资，获得相应的利益。

五、商标注册成为转让和许可的证据

就未注册商标来说，在转让或者许可方面，显然存在着一些不确定性。例如，当事人只能依据双方的合同确定商标转让或者许可的事实。而在相关商标获准注册的前提下，商标的转让或者许可，除了双方当事人的合同以外，还加上了商标注册证书的要素，使得商标的转让和许可带有了更大的确定性。事实上，按照英国知识产权法学家本特利的看法，英国自1875年制定了注册商标法以后，唯一起到的作用就是，注册证书成为商标权利有效的证据，不仅有助于权利的保护，而且也便利了商标的转让和许可。[8]

按照很多国家的商标法和相关的规定，注册商标的转让和许可还应当在主管部门备案，并且由专管部门予以公示。这种备案和公示，也进一步增加了商标转让和许可的确定性。在这方面，我国《商标法》也对注册商标的转让和许可的备案做了规定。先来看关于注册商标的转让。《商标法》第42条规定，转让注册商标的，转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请。转让注册商标经核准后，予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。这表明，注册商标的转让应当获得主管机关的核准，并且在公告之后发生法律效力。商标局的审核，主要是为了防止容易导致混淆或者有其他不良影响的转让。再来看关于注册商标的许可。《商标法》第43条规定，商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可报商标局备案，由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。[9]

从商标应当实际使用，商标与商誉的关系来看，注册商标的转让应当与商誉一起转让，或者与营业一起转让。脱离商誉或者营业的转让，有可能在商品的质量和功能方面欺骗或者损害消费者，而这又是商标法竭力避免的事情。单独转让注册商标同时又不会欺骗或者损害消费者，应当是少之又少的事情。当然，这不包括那些“买卖商标注册证书”的“转让”。

六、在侵权诉讼中获得更多的法律救济 未注册商标通常是依据反不正当竞争法获得保护。不过，在相关的侵权诉讼或者纠纷中，商标所有人首先要举证证明自己就某一商标享有权利，应当受到法律的保护。而在注册商标的情形下，商标所有人只要出示注册证书，就可以证明自己就相关的商标享有权利。即使被告提出权利归属或者权利无效的异议，也应当由被告举证证明。这样，商标注册证书就会成为商标权有效的初步证据。

与未注册商标相比，注册商标的所有人在提起侵权诉讼之前，就可以获得一些有效的法律救济。例如，根据很多国家的注册商标法，在发生注册商标侵权的情形下，商标所有人可以请求法院采取诉前的临时措施，包括诉前的临时性禁令、财产保护和证据保全。在这方面，我国《商标法》第65条规定：“商标注册人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其注册商标专用权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以依法在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。”这是关于诉前的临时性禁令和财产保全的规定。至于诉前的证据保全，《商标法》第66条规定：“为制止侵权行为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，商标注册人或者利害关系人可以依法在起诉前向人民法院申请保全证据。”

此外，根据很多国家的注册商标法，在法院认定商标侵权的情况下，注册商标的所有人可以获得一些额外的救济措施。例如，我国《商标法》第63条规定，在确定商标侵权的前提下，注册商标所有人可以获得的损害赔偿，除了权利人的损失、侵权人的利益所得和许可使用费的合理倍数以外，还可以获得惩罚性损害赔偿和法定赔偿。其中的惩罚性损害赔偿，是2013年修订《商标法》时新加入的救济措施。根据规定，对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。其中的法定损害赔偿，2001年《商标法》的规定是50万元以下，2013年修订的《商标法》改为300万元以下。其具体规定是：“权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予300万元以下的赔偿。”

至少按照我国《商标法》和《反不正当竞争法》，诉前的责令停止侵权、财产保全和证据保全，以及惩罚性损害赔偿和300万元以下的法定赔偿，仅仅适用于注册商标，而不适用于未注册商标。

七、注册商标可以获得刑事救济 在商标侵权中，将相同或者基本相同的商标使用在同类商品或者服务上，是最为严重的侵权行为，这通常称之为假冒商标，严重的会构成犯罪，受到刑事制裁。根据相关的国际公约和很多国家的法律，假冒商标通常是指假冒注册商标，不包括假冒未注册商标。例如，《TRIPS协定》第61条规定，对于故意以商业规模假冒商标的案件，成员应当提供刑事制裁。而依据《TRIPS协定》第51条的注释，就本“协议”而言，假冒商标的商品是指，未经授权使用了与在该商品上有效注册的商标相同的商标；或者使用了其实质部分与有效注册的商标不可区分的商标，因而侵犯了该商标所有人的权利。[10]

又如，美国“假冒商标法”（纳入美国《刑法》第2320条）规定，对于假冒商标者，包括故意运输、销售假冒商标之商品或者服务者，可以处以200万美元以下的罚金或者10年以下的监禁，或者二者并处；如果上述行为者是法人或者公司，则处以500万美元以下的罚金。如果是个人屡犯，处以500万美元以下的罚金或者20年以下的监禁，或者二者并处。如果是法人屡犯处以1500万美元以下的罚金。依据相关的定义，“可疑商标”是指与注册商标相同或者基本相同的商标。这表明，上述刑事措施主要是针对假冒注册商标的行为。[11]

在这方面，我国《商标法》第67条也规定：未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，构成犯罪的，除赔偿被侵权人的损失外，依法追究刑事责任；伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识，构成犯罪的，除赔偿被侵权人的损失外，依法追究刑事责任；销售明知是假冒注册商标的商品，构成犯罪的，除赔偿被侵权人的损失外，依法追究刑事责任。与此相应，我国《刑法》第213条针对假冒注册商标的行为，第214条针对销售明知是假冒注册商标的商品的行为，第215条针对伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的，规定了具体的刑事责任，如7年以下有期徒刑、拘役、管制和罚金等。此外，第220条还对单位犯罪做了规定，包括罚金和追究主管人员以及其他负责人员的刑事责任。[12] 至少依据我国《商标法》和《刑法》，假冒商标及其相应的刑事责任，仅仅适用于注册商标，而不适用于未注册商标。

八、注册商标可以获得海关保护 在当今的国际经济背景下，很多商品的贸易或者服务的提供，并不局限于某一个国家的范围。与此相应，如何在进出口的环节上保护自己的商标，防止假冒商标或者侵犯商标权的产品进出海关，对于商标所有人来说就是非常重要的。在这方面，相关的国际公约和很多国家的法律，都对注册商标提供了特别的保护。例如，《TRIPS协定》第51条规定，对于“进口”的假冒商标的商品，在权利人提供担保的前提下，成员国的海关可以中止放行。该条还规定，对于“出口”的假冒商标的商品，成员国的海关也可以在符合相关条件的前提下，中止放行。根据该条的注释，假冒商标的商品是指，未经授权在相关商品上使用了与注册商标相同的商标，或者实质性相似的商标。[13]

除了国际公约，绝大多数国家的注册商标法或者海关法律，也在进出口的环节上，提供了对于注册商标的保护。例如，美国《关税法》第1337条规定，在进口的环节上保护在美国有效的版权、专利、注册商标和半导体芯片。根据规定，应权利人的请求，国际贸易委员会可以对涉嫌侵犯版权、专利、注册商标和半导体芯片的产品进行调查，下达禁止进口的命令。[14]其中，就商标而言，仅仅涉及了联邦注册的商标，而没有涉及未注册的商标。

又如，根据我国的《海关知识产权保护条例》，对进出口货物中涉及的商标专用权、著作权和相关权、专利权提供海关保护。其中的商标专用权，就是指注册商标权，不包括未注册商标。[15]当然，我国不仅对于进口货物中涉及的注册商标提供保护，而且对出口货物中涉及的注册商标提供保护。显然，从知识产权的权利人可以在海关备案的规定来看，只有注册商标的所有人才可以在海关备案自己的商标，并且提供相应的证明文件。而未注册商标的所有人则难以提供证明权利有效的初步证据。

根据以上归纳可以看出，商标注册在商标保护中具有非常重要的地位，发挥着非常重要的作用。一方面，商标权作为一项财产性权利，来自于商标的实际使用，以及消费者对于相关商标的积极评价，也即商誉。商标主管部门对于商标的注册，显然不是商誉的来源，也不是财产权的授予。然而在另一方面，商标获准注册，又可以为商标所有人带来一系列程序上的好处。例如，推定在全国范围内享有财产权利，有可能获得反淡化保护，连续使用5年以后成为不可撤销注册的商标，使得商标的转让和许可具有更大的确定性，以及就尚未使用的商标获得注册并在3年内有效。或许，商标获准注册的最大好处，还是让商标所有人获得了更为强有力的保护。例如商标注册证书可以成为侵权诉讼中权利有效的证据，注册商标的所有人可以获得诉前的临时救济措施，可以获得惩罚性损害赔偿和法定损害赔偿，可以获得刑事措施的救济，以及获得进出口环节上的海关保护。

由此看来，商标注册虽然不是财产性权利的获得途径，但却是一系列程序性权利的获得途径。这些程序性的权利与财产性的权利相结合，可以让商标所有人获得更为强有力的保护。与此相应，商标所有人，尤其是已经使用了相关商标的所有人，应当积极、适时地寻求和获得商标主管部门的注册，从而更加有效地保护自己的商标及其所代表的商誉。

【作者简介】 李明德，中国社会科学院知识产权中心教授、博士生导师，中国法学会知识产权研究会秘书长。 【注释】 [1]参见世界贸易组织《TRIPS协定》第19条。

来源：北大法宝整理：IPRdaily 赵珍网站：IPRdaily.com

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