一起商标侵权案件的处理及启示

【小D导读】

商标侵权案件层出不穷，今年，太仓工商局开发区分局遇到两起因商标许可使用纠纷、由商标权利人（即商标使用许可人）举报而发案的案件。

其中一起侵犯浙江某品牌白水泥案件所涉及的许可期限已过，早已失效，案情较为清晰，且销售侵权商品总量小，只是多数零售商不知内情，因而对这些零售商酌情采取了只没收侵权商品、不予罚款的处罚方式。而另一起辖区某零售店销售侵犯美国某公司的“大嘴猴”（Paul Frank）注册商标专用权的商品案件（以下简称“大嘴猴案件”）案情较为复杂，本文试图以该案为例，探求工商部门在处理因商标许可使用纠纷引起的商标侵权案件时的合理途径。

一、大嘴猴案件案情

2013年4月2日，太仓工商局开发区分局执法人员根据举报，在商标所有人的授权委托律师事务所的两位工作人员的陪同下，对位于辖区内某大嘴猴“Paul Frank”鞋子零售店进行检查，发现现场有大量含大嘴猴图样或Paul Frank字样的鞋子、钥匙圈、钥匙包、伞、围巾和卡包等商品，以上产品经上述两位工作人员现场鉴定为涉嫌侵犯注册商标专用权的商品。执法人员立即请示市局领导，获得批准后迅速开始清点商品，准备实施扣押。在清点过程中，该店提供了其上级公司获得权利人许可的文件传真件，但举报人员又出具了权利人提前终止该许可合同的通知书和证明送达的《公证书》。因此，执法人员认为举报人员鉴定结论依据充分，力排阻挠，依法进行了扣押。

后经调查，执法人员扣押的含有“大嘴猴”图样或“Paul Frank”字样的钥匙包、钥匙圈、伞、围巾等物品是当事人用于赠送给客人的赠品，且来自有许可的生产厂家，塑像则仅用于装饰店面，上述物品均及时进行了发还。涉嫌侵权的鞋子也于强制措施经延期到期之后进行了发还。

从各方提供的证据来看，大嘴猴（Paul Frank）的卡通图形形象已经在大陆，特别是青少年人群中具有很大知名度，也是近些年新崛起的服装休闲品牌，1997年创始于美国。其品牌历史并不长，但是发展非常迅猛，以其原创的设计、明快的色彩，给人带来独特的年轻时尚感觉。目前，在中国，该品牌的所有人Paul Frank Industries, LLC公司已完成了大嘴猴卡通图形商标、“大嘴猴”中文商标、“Paul Frank”英文商标（图形原创人）、“保罗弗兰克”中文商标、“Julius”英文商标（猴子的名字）、“julius & friends”英文商标、卡通房子上含“Paul Frank”文字的组合商标等主要商标的基本全类注册，以及Julius & Friends中其他卡通长颈鹿等图形商标、面向儿童的“SMALL PAUL”文字商标、“Paul Homme”英文商标、“her house paul frank”英文商标、“PLANNED PINES”英文商标、卡通直升机图像上含“Paul Frank”字样的组合商标、“FUNDIEWEAR”英文商标等其他相关子品牌商标也在主要商品类别上进行了注册。即商标权利人已完成其商标群注册，明显合法拥有对上述文字、图形和组合商标的注册商标专用权，且已在全球市场拥有很大的知名度。

5月23日，执法人员组织本案双方人员共同来到分局召开了举证会议。许可人代理律师事务所的两名律师，被许可人的一名副总、两名销售管理人员和一名代理律师共6人，共同开展了一场较为激烈的举证会议；两名执法人员主持了该会议，并进行了相关提问。会上，双方都表现出一定的和解意愿。

二、双方争议的焦点

经执法人员调查和举证会议上的反映，本案双方争议主要集中在以下几点： 1. 许可费用。一方称许可费用长期未缴纳；另一方称因无法联系到许可人而不知向何人缴纳。

2. 生产销售鞋款是否经过商标权利人的审批。一方称生产销售的鞋款必须经权利人审批，否则即为侵权商品；另一方称，在提交审批了10多个鞋款之后，提交鞋款的网站就无法登陆，同时无法联系权利人，因此后来的鞋款没有经过审批。

3. 被许可人是否有权直接授权其他零售商销售“大嘴猴”的鞋款。一方称被许可人无权对零售商进行再授权，另一方称未授权，其零售点均为公司自己所有。

此外，双方对被许可人是否虚假宣传自己为中国大陆“大嘴猴”品牌在鞋类的独占经销商、被许可人是否收到许可人发出的单方终止合同的通知书等问题上存在争议。

三、目前该案的处理情况

经调查，对于除鞋子外，被证明不属于“侵权商品”，亦不属于“专门用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具”的物品，及时进行了发还；而价值八万多元的鞋子在强制措施经延期到期之后，也依法进行了发还。案件仍处于调查阶段，并未撤案。向市局经检大队和法制科介绍该案案情后，大家一致认为本案首先是一起许可使用纠纷，不适宜马上做出行政处罚的决定。后来，执法人员向举报人作出了本案首先属于商标许可合同纠纷，建议先走司法途径，如法院判决当事人侵权，则工商部门必将查处的建议和解释。同时，鉴于双方在调查过程，特别是举证会议后所表示出的和解意向，执法人员本着落实和谐发展的要求，正在力争通过行政调解，使得双方达成和解。

四、工商部门处理商标侵权案件的注意点

通过办理本案，执法人员认为在处理商标侵权案件中，应当注意以下几点：

（1）注意对前来举报人员的资格确认。以本案为例，在行动之前，举报人员虽然已提供较多材料，但未能完全证明商标权利人对两位举报人员授予了举报和鉴定的权力，在办案人员要求下，举报人员通过传真等方式补齐了材料，形成了证明外国商标人拥有该注册商标专用权并授权国内律师事务所，律师事务所授权两名举报人员，举报人员具有一定鉴定能力的完整侵权举报鉴定的授权链。外方提供的授权文书，还应确保其有相应的外国外交部门及我国驻外使领馆的鉴证文书。

（2）在现场执法时，应当尽量要求当事人到场。本案现场检查时，当事人仅有两名售货员在场，当事人的法定代表人或任何中高级管理人员均不在场，执法人员仅能按照许可方举报人员的材料和说法进行操作，未及时了解双方许可使用纠纷的具体情况。这种情况可能不利于工商部门作出最恰当的执法手段。

（3）现场检查充分到位，强制措施文书和票据当场送达。本案现场检查之后，当事人的高级管理人员称其并未侵权，且当时清明小长假即将来到，将很大程度上影响其生意，对工商部门对其实施强制措施的行为将保留行政诉讼要求赔偿的权利。由于现场检查时较为到位，现场笔录、照片拍摄制作完备，强制措施文书和票据当场均当场委托见证人送达，以及之后的强制措施延期决定书也依法及时送达，当事人未提出行政诉讼。

（4）必须在实施强制措施前获得证明侵权的相关证据。根据《商标法》的规定，查封或扣押侵权物品，必须满足有证据证明其为“侵犯他人注册商标专用权的物品”这一条件。本案中，举报人员现场出具了鉴定书；在一些生产侵权商品的案件中，用笔录或照片固定当事人在某种商品上擅自加贴未许可使用的商标亦可证明物品的侵权性质。必须获得上述相关证据，才能确保所实施强制措施的合法性。

（5）注意商标侵权案件实施强制措施的物品客体对象问题。《商标法》第五十五条第一款第（四）项赋予了工商部门“对有证据证明是侵犯他人注册商标专用权的物品，可以查封或者扣押”的权力。在现场除了大量的鞋子，还有含被侵权商标的钥匙包、钥匙圈、伞、围巾等物品，甚至还有一个用于装饰店铺的真人大小的大嘴猴塑像。当时，执法人员就对这塑像是否需要一起扣押有不同看法，后认为根据现场出具的《鉴定书》（包括了上述所有类别物品）和上述法律规定，可以一并予以扣押，且全面扣押侵权物品有助于震慑侵权当事人，从而达到更好的执法效果。

（6）注意商标侵权案件处罚没收的客体对象问题。《商标法》第五十三条规定“工商行政管理部门处理时，认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和专门用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具，并可处以罚款”。结合上面的第（5）点，可见《商标法》中对于扣押物品对象和没收销毁对象的规定是不一致的，没收销毁的对象为“侵权商品和专门用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具”，且单单“侵权物品”和“侵权商品”也是两个不同的概念，这应当也是《商标法》下一步修订的一个方面。本案经进一步调查，上述扣押物品除鞋子之外，均非用于销售的商品，那些含有“大嘴猴”图样或“Paul Frank”字样的钥匙包、钥匙圈、伞、围巾等物品是当事人用于赠送给客人的赠品，且来自有许可的生产厂家，塑像则仅用于装饰店面，因此对于上述物品均进行了及时的发还。执法人员还要求权利人的代理事务所和权利人都重新出具了鉴定书，并申明现场检查时出具的鉴定书作废。

（7）对于因商标许可使用纠纷引起的商标侵权案件，应当仔细研究许可合同本身，并对许可双方履行合同规定的义务和享受合同规定的权利的实际情况进行调查。在上述调查动作的基础上，应当首先研判案件是否是商标许可使用纠纷问题，如是，则不宜仅按照权利人或其代理人出具的侵权鉴定结果，草率地结案或简单地对当事人进行处罚；而是应当努力开展行政调解，促成双方和解，在无法和解的情况下，应要求双方提供司法途径解决纠纷。

（8）应以一定的怀疑眼光研判商标权利人或其代理人出具的侵权鉴定文书的效力。商标权利人的侵权鉴定文书的效力问题长期困扰着工商部门，但由于执法人员经常性办理由商标权利人出具鉴定的侵权案件，可能会出现理所当然认为权利人的鉴定具有完全法律效力的情况，这一点应当值得注意。本案中，举报人现场出具的第一份鉴定书效力即被后出具的鉴定书所推翻；而为了增强鉴定文书的效力，执法人员还要求在其代理人出具第二份鉴定书的基础上，由美国的权利人直接出具鉴定文书。从目前本案办理的情况来看，执法人员仍认为这两份新的鉴定书的效力不足。关键是结合了对双方许可合同的研究和具体许可中发生实际情况的调查之后，执法人员作出了当事人侵权行为无法确立的判断。而在总局商标局下发的两个行政解释文件中，也明确了这类情况的处理方式：1、《关于鉴定使用注册商标的商品真伪问题的批复》（商标案〔1997〕458号）“使用注册商标的商品真伪，应由该注册商标的合法使用人或者法定检验机构鉴定。在双方鉴定结论不一致的情况下，如果注册商标合法使用人能提供有效证据证明其结论是真实合法的，则应以注册商标合法使用人的鉴定结论为准”；2、《关于假冒注册商标商品及标识鉴定有关问题的批复》（商标案字[2005]第172号）“在查处商标违法行为过程中，工商行政管理机关可以委托商标注册人对涉嫌假冒注册商标商品及商标标识进行鉴定，出具书面鉴定意见，并承担相应的法律责任。被鉴定者无相反证据推翻该鉴定结论的，工商行政管理机关将该鉴定结论作为证据予以采纳”。可见，是否采纳注册商标合法使用人的鉴定结论，是要满足一定条件，并结合案情实际的，因此在复杂的商标侵权案件的处理中，必须深入调查，结合案情实际，以判断权利人鉴定文书的效力。特别在本案中，被鉴定者从多方面提出了推翻该鉴定结论的相反证据，因此未采纳商标权利人的鉴定结论。

（9）执法人员应拥有一定的外语运用能力和涉外法律法规知识。这一点在涉外商标侵权案件中显得比较重要。本案在权利人的委托人前来举报时，所提供的双方英文许可合同少了几页，不是完整的版本，执法人员发现该问题后要求举报人员补充提供了完整的合同版本；另外，双方提供的对许可合同的翻译文件在一些细节上有出入，在此情况下，执法人员还是以英文原文为依据，研究原文合同规定双方的权利义务和争议解决方式的情况。

五、关于本案的启示和引发的思考

在本案的办理过程中，执法人员认为对于大量的商标许可使用双方来说，有如下启示：

（1）商标许可使用合同应当尽量在工商部门完成许可合同备案。根据《商标法实施条例》第四十三条的规定，商标许可使用合同应当在签订之日起三个月内备案；而《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十九条则规定“商标使用许可合同未经备案的，不影响该许可合同的效力，但当事人另有约定的除外。商标使用许可合同未在商标局备案的，不得对抗善意第三人”。即在实际法律实践中，许可合同未备案一般不影响其效力。但笔者认为，为了将商标许可使用合同规范化、合法化，为了减少商标许可纠纷的发生，该类合同还是应当尽量完成许可合同备案。

（2）商标许可使用双方应当在许可合作过程中保持充分的沟通。今年处理的这两个因商标许可使用纠纷引发的案件，均源自双方在合作时的沟通不够。例如本案中，位于美国的商标权利人原先为A公司，后该商标被转让给了B公司，最后A和B又合并为了C公司，商标所有权也由A公司转到了C公司，而被许可人对这一情况完全不知情。随即，鞋款也不能上报审批了，许可费用也不知交到哪去了，进而导致了后来权利人单方终止许可合同，并认为被许可人侵权。特别是涉外许可的话，双方一定要有固定的联络人或联络渠道，避免因为公司的合并分立、人事调动等导致双方失去联系。

（3）商标许可合同签订时，被许可人应当尽量争取相关权益。由于许可人一般处于优势地位，特别是当许可人为著名的国际品牌商标的所有人时，这一优势地位较为明显，那么在签订协议时，还是建议被许可人通过咨询有经验的律师、知识产权事务所或工商部门等方式，尽量地为自己在一些条款细节上争取更大的权利，避免承担一些不应由自己承担的责任或风险。

另外在本案办理中，执法人员还有如下的一些思考：

（1）商标许可人单方终止的有效性。如果商标许可合同中有关于单方终止许可合同的规定，且事实满足单方终止合同的规定条件，那么单方终止合同应当是有效的。但本案中，双方对是否满足相关条件有争议，因此许可人单方终止改协议是否有效仍然是个问题。

（2）按照本案许可使用合同的情况，如果被许可人满足了其他所有许可条件而仅未对使用被许可商标的鞋子款式进行报批，被许可人生产销售这类鞋子是否构成侵犯注册商标专用权的行为。许可人的代理律师认为，上述情况同样属于商标侵权的情形。而笔者认为，该合同其实要求了被许可人做到双重许可，一是获得使用商标的许可，二是获得生产销售自行设计并使用许可人的商标的鞋子。在该假设情况下，被许可人因为已经获得了在鞋子一类商品上的授权许可，因此不构成商标侵权，仅是擅自生产销售使用许可商标但款式未经许可人批准的鞋子，仅违反了双方的合同约定，而未触犯《商标法》的相关规定。

（3）本案中，被许可人在全国有多处零售点，许可双方都运用对己方有利的照片、材料来给相关属地的工商部门以立案查处或不查处、扣押商品或不扣押的压力，该行为是否合理合法。如许可人来举报时，就提供了上海工商部门的相关强制措施决定书复印件；而在举证会议时，被许可人出示了许可人在前往厦门零售点时向当地工商部门出示的太仓工商局开发区分局执法时的照片、强制措施文书照片等；被许可人也向执法人员出示过上海工商实施强制措施后，于次日立即解除强制措施的文书复印件。这样的做法是否恰当，值得商榷。而太仓工商局开发区分局执法人员不受上述照片、材料的影响，始终按照自己的思路和对相关法律法规的理解进行处理。

（4）该案许可使用合同中所规定的按照权利人所在的美国加州法律前往加州的奥兰治县法院处理纠纷的条款的有效性问题。该案发生在中国，肯定首先适用中国的法律。从另一个角度看，商标权利人的代理人找到中国的工商部门来寻求对权利人被侵犯利益的保护和对侵权人的追责，本身也反映了权利人默认了该案可以根据中国法律来处理。而许可合同上所规定发生争议纠纷时按照美国加州法律处理，从字面上看，本身不排斥在中国按照中国法律请求行政部门的处理或帮助，但如果这样对中国行政部门的请求或举报实质是因该合同纠纷而引起的，那么是否还应按照美国加州法律来处理呢？

本案较为典型，也引发了笔者不少思考，其中一些是笔者自己无法回答的问题。希望通过此案，能给其他商标侵权案件的处理以启示，也欢迎各位专家、同行对上述各类问题以及笔者可能还未考虑到的问题进行指教和研讨。

来源：江苏省苏州工商行政管理局整理：IPRdaily 赵珍网站：IPRdaily.com

IPRdaily的个人微信号已经开通！ 各位D友可添加“IPRdaily”的个人微信号: iprdaily2014（验证申请中请说明具体供职机构+姓名），关注小D可获更多的实务干货分享，定期私密线下活动，更有机会加入细分专业，接地气的知识产权圈实务社区交流群。

“IPRdaily”是全球视野的知识产权科技媒体，我们报道国内外最新知识产权动态，最新创业公司知识产权部分情报分析，更关注知识产权领域创新商业模式，以及资本对本行业投融资信息，我们将客观敏锐地记录、述评、传播、分享知识产权行业的每一天，我们努力利用互联网连接知识产权&未来！微信订阅号: “IPRdaily” IPRdaily｜读懂知识产权&未来