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“本文将结合几则司法案例，浅析构成违反《商标法》第十九条第四款之规定的考量因素。”
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：商晨
自2003年国家取消了有关商标代理机构的设立和商标代理人资格的行政审批程序后，商标代理行业得到了迅速发展。但是，由于准入标准放低，商标代理活动中出现了一些混乱现象，严重扰乱了商标市场秩序。为了解决这一问题，2013年商标法修正时增加了第十九条第四款规定：“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。”
国家知识产权局于2015年发布的《关于对商标代理机构申请商标注册的审查决定的说明》中指出：“如未在商标局备案的商标代理机构申请注册的商标被初步审定或被核准注册,任何人可以通过异议程序或商标注册无效宣告程序要求不予核准注册或宣告该注册商标无效。”
此后，于2019年颁布的现行商标法中对第三十三条、第四十四条规定进行了修订，明确了对初步审定公告的商标，自公告之日起三个月内，任何人认为违反本法第十九条第四款规定的，可以向商标局提出异议；对已经注册的商标，违反本法第十九条第四款规定的，由商标局宣告该注册商标无效，其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。
通过绝对理由规制商标代理机构的不正当注册行为，体现了商标管理部门打击商标代理机构的抢注、囤积商标等恶意注册的力度不断加强。但在大量异议、无效宣告案件及后续司法程序中，对《商标法》第十九条第四款的具体适用上产生了许多争议。本文将结合几则司法案例，浅析构成违反《商标法》第十九条第四款之规定的考量因素。
一、“代理服务”的认定依据
《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第十四条规定：“接受委托人的委托，以委托人的名义办理商标注册申请、商标评审或者其他商标事宜，包括代理商标注册申请、变更、续展、转让、异议、撤销、评审、侵权投诉，提供商标法律咨询、担任商标法律顾问、代理其他有关商标事务等，属于商标代理业务。”
案例一：华润（集团）有限公司诉国家知识产权局无效宣告(商标)二审行政判决书 (2019)京行终8545号
法院认定：诉争商标指定使用服务为第45类4506群组：知识产权咨询,版权管理,知识产权许可,知识产权监督,法律研究,诉讼服务,计算机软件许可(法律服务),域名注册(法律服务),仲裁,调解。诉争商标核定使用于“知识产权咨询、版权管理”等服务上，与甘肃华科润公司的代理服务内容一致，故诉争商标的申请注册未违反2013年商标法第十九条第四款规定。
案例解析：对于商标代理机构申请注册商标范围的认定，宜从法律规范的文义解释出发，在遵循法律规范文本含义的基础上理解和适用法律。在具体实践中，根据《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第十四条及2021年商标局公布的《商标审查审理指南》规定，商标代理机构的代理服务应以《类似商品和服务区分表》中对应的第四十五类4506类似群组服务内容为限。
二、商标申请人未从事商标代理业务或未备案对“商标代理机构”认定的影响
《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第十四条规定：“已经备案的从事商标代理业务的主体、工商营业执照中记载从事商标代理业务的主体、以及虽未备案但实际从事商标代理业务的主体，属于商标法第十九条第四款规定的“商标代理机构”，一般工商营业执照记载的经营事项不能作为排除认定“商标代理机构”的依据。”
案例二：梁华诉国家知识产权局驳回复审(商标)再审行政裁定书 (2020)最高法行申14080号
法院认定：梁华为个体工商户芜湖市金垒电子商务事务所的经营者。营业执照显示，梁华在申请注册诉争商标时，其经营范围包括“商标代理服务”项目，属于商标法第十九条第四款规定的“商标代理机构”，其是否实际从事相关商标代理服务以及是否备案并非认定商标代理机构的必要条件。
案例三：横琴国际知识产权交易中心有限公司诉国家知识产权局驳回复审(商标)二审行政判决书 (2021)京行终4978号
法院认定：根据在案证据显示，横琴国际公司在诉争商标申请之时的经营范围包含“知识产权维权咨询及服务”等，上述服务涵盖了提供商标法律咨询等商标代理服务，虽然横琴国际公司的商标代理资质已经注销，但其仍属于工商营业执照中记载的从事商标代理业务的主体。此外，诉争商标一旦获准注册，在商标有效期限内，诉争商标所有人随时可以在经营活动中改变其既有的经营模式，故即使横琴国际公司在诉争商标申请之时并未从事商标代理服务，亦不能作为其排除认定“商标代理机构”的当然理由。
案例解析：在商标申请之日时，①已经备案从事商标代理业务的主体；②工商营业执照中记载从事商标代理业务的主体；③虽未备案但实际从事商标代理业务的主体，均属于商标法第十九条第四款规定的“商标代理机构”。无论其实际经营中因其主观或者客观因素是否从事或开展了商标代理业务以及是否在商标局备案，均不影响该条款的认定。
三、商标申请人变更经营范围对“商标代理机构”认定的影响
申请人是否属于“商标代理机构”，通常应以申请人申请注册商标时的经营状态为准。
（一）情况一：商标申请人曾为“商标代理机构”，在商标申请日之前变更经营范围，不再包含“商标代理机构”：
案例四：国家知识产权局诉天津牛商网络有限公司驳回复审(商标)二审行政判决书 (2021)京行终9464号
法院认定：根据原审法院查明的事实，天津牛商公司在诉争商标申请日前依法变更了经营范围，删除“知识产权代理”业务。国家知识产权局有关申请人诉争商标申请注册之时的经营范围包括“商标代理、知识产权代理”项目的认定依据不足，同时国家知识产权局也未提交有效证据证明天津牛商公司从诉争商标申请日至今有实际从事商标代理业务。因此，天津牛商公司不属于商标法第十九条第四款规定的“商标代理机构”。
（二）情况二：商标申请人在商标申请日之时为“商标代理机构”，后变更经营范围：
案例五：北京小壕科技有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会、北京古北水镇旅游有限公司无效宣告(商标)再审行政裁定书 (2018)最高法行申1518号
法院认定：小壕公司在诉争商标申请注册时，其营业执照经营范围包含“商标转让与代理服务”，故属于“经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构”，是商标法第十九条第四款规定的“商标代理机构”。小壕公司后续变更经营范围的事实，不影响其申请注册诉争商标时属于商标代理机构的认定。
（三）情况三：商标申请人在商标申请日之后才变更为“商标代理机构”：
案例六：深圳市图拉斯科技有限公司诉国家知识产权局驳回复审(商标)二审行政判决书 (2021)京行终7268号
法院认定：在案证据显示，图拉斯公司在提出诉争商标申请注册后不足一个月，即在经营范围中增加“商标代理”项目，虽然该“商标代理”项目后被删除，但不足以否定图拉斯公司以商标代理机构身份申请注册诉争商标的事实。图拉斯公司主张经办人变更经营范围时发生低级错误以及其实际经营范围不包含商标代理等并非否定其作为商标代理机构申请注册诉争商标的合法理由。因此，诉争商标的申请注册违反了商标法第十九条第四款的相关规定。
案例解析：商标申请人的工商营业执照曾记载有商标代理业务，但在商标申请日前已经依法删除了商标代理业务，在认定是否属于商标代理机构时，要审查其删除商标代理业务是否具有规避法律的故意，如其虽然删除了商标代理业务但仍实际从事商标代理业务，或者在申请日后又恢复商标代理业务的，可以视为其不当规避商标法第十九条第四款规定。
申请人在商标申请日之后变更企业经营范围不能被视为注册障碍消除的情形。如果商标代理机构都可以通过变更企业经营范围的方式注册非代理服务商标，很可能会在客观上纵容商标代理机构违背诚实信用原则，出现以变更经营范围为名、以规避商标法第十九条第四款规定为实，利用自身业务优势恶意抢注商标的不诚信行为。
四、商标代理机构申请商标后进行转让的行为对“商标代理机构”认定的影响
《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第十四条规定：“商标评审程序中，诉争商标从商标代理机构转让至非商标代理机构名下的，可以适用商标法第十九条第四款的规定进行审理。”
案例七：杭州金桨品牌管理有限公司诉国家知识产权局无效宣告(商标)二审行政判决书 (2021)京行终9516号
法院认定：根据查明的事实可知，虽然诉争商标在本案二审诉讼程序中转让至宅电舍公司名下，但该行为并不能否认在被诉裁定作出之时诉争商标的注册人杭州金浆公司具有“知识产权代理、商标事务代理”的经营范围，杭州金浆公司注册诉争商标的行为属于2014年商标法第十九条第四款所禁止的行为。
案例解析：在商标申请行政程序或诉讼过程中，诉争商标被转让给非商标代理机构的，判断诉争商标的注册申请是否违反商标法第十九条第四款之规定，一般仍应当以原申请人或诉争商标的转让人在申请日的经营状态为准。诉争商标由非商标代理机构转让给商标代理机构的，一般也应当适用商标法第十九条第四款予以规制。
结语
《商标法》第十九条第四款的修订，旨在打击商标代理机构利用其职务便利，恶意抢注、囤积商标，扰乱正常注册秩序的情形，这无疑给商标代理机构和商标申请人分别敲响警钟。对于商标代理机构而言，在从事商标代理服务中应当遵守诚实信用原则，杜绝恶意注册等不当行为。对于非商标代理机构的一般商标申请人而言，在商标注册申请时，一定要仔细核对经营范围，先删减知识产权代理、商标代理等项目后再提交商标注册，否则会导致商标驳回且无法再通过删减经营范围而获准注册。
此外，对商标代理机构在非商标代理服务上申请商标的严格规制，也为企业维权提供了有利的保障。但需要注意的是，在无特殊事由的情况下，不同商事主体依法独立行使各自权利，不能因为关联关系当然地将申请商标的权利属性混为一体。故企业在遭遇商标抢注时，还需要收集更多抢注人与商标代理机构之间具有密切关联的证据、恶意注册的证据，才有可能通过《商标法》第十九条第四款规定进行打击，维护企业自身商标权利。
（原标题：浅析构成违反《商标法》第十九条第四款之规定的考量因素）
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：商晨
编辑：IPRdaily赵甄 校对：IPRdaily纵横君
注：原文链接：规制商标代理机构恶意注册！浅析《商标法》第十九条第四款之规定（点击标题查看原文）
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