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“在美国专利申请（patent prosecution）实践中，权利要求的前序（preamble） 时常因没有得到足够的关注而忽略了其意义或重要性。”
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：韩慧丽（Emma Han）韦恩国际知识产权合伙人
在美国专利申请（patent prosecution）实践中，涉外专利工程师或代理师的工作通常包括中文调整、中英翻译、OA答辩、与审查员电话会晤等。其中，权利要求的前序（preamble） 时常因没有得到足够的关注而忽略了其意义或重要性。
前序是一项权利要求的“引言”，通常接着是诸如“comprising”、“consisting essentially of”、“consisting of”的连接词（transition phrases），再接着是权利要求的主体（body of the claim）。权利要求的前序可涉及发明类型、结构、预期目的、用途等内容。而在专利侵权诉讼中，权利要求范围解释（claim construction）是必要的步骤，而前序应当予以考虑，从而将发明作为一个整体来看待。判定前序对权利要求保护范围的限定作用则要具体案子具体分析，也就是说，前序的全部或一些内容可能被判定为对权利要求具有限定作用，也可能被判定为不具有限定作用，而且这在专利审查和专利侵权诉讼中可能有不同的判定结果。
The determination of whether a preamble limits a claim is made on a case-by-case basis in light of the facts in each case; there is no litmus test defining when a preamble limits the scope of a claim.Catalina Mktg. Int’l v. Coolsavings.com, Inc., 289 F.3d 801, 808, 62 USPQ2d 1781, 1785 (Fed. Cir. 2002).
（参见MPEP 2111.02）
关于判定前序对权利要求保护范围是否具有限定作用，美国联邦法院已有诸多判例。譬如，引用Shoes By Firebug LLC v. Stride Rite Children’s Group, LLC的案例，在该案中，Firebug公司的两个涉案专利的权利要求1分别呈现如下：
专利一--An internally illuminated textile footwear comprises：
a footwear;
the footwear comprises a sole and an upper; an illumination system;…
专利二--An internally illuminated textile footwear comprises：
a sole and an upper;
an illumination system;…
the illumination system being housed within the footwear; …
可以看出，两个专利的权利要求1的前序相同。在诉讼之前，美国专利审判和上诉委员会（PTAB）认定的是两个专利的权利要求1前序对权项保护范围均不具有限定作用。关于专利一，法院与PTAB的结论相同，判定权利要求1的前序对保护范围不具有限定作用，并解释：“internally illuminated textile footwear”仅仅是预期用途，因为权利要求的主体部分独立地限定了“a footwear”, 前序则没有提供必需的结构或必要的含义。关于专利二，与PTAB的意见不同，法院判定权利要求1的前序对保护范围具有限定作用，并解释：前序记载了“internally illuminated textile footwear”，权利要求的主体部分限定了“the illumination system being housed within the footwear"，因此前序对于理解“illumination system”的结构限定是必要的。
上述案例不代表所有的前序限定作用的判断情形，但从中我们仍然可以做一些总结和参考。尽管没有一个明确规则，但可以见得，判断前序的限定作用依赖于对专利的整体内容的解释。权利要求的主体部分是否对发明做了完整的限定，则会影响判断前序对权利要求范围的限定作用。前序包含的内容通常并不是单一的，一些必要的内容用于交代清楚发明人想保护的发明，而一些非必要的内容则考虑删除或者限定在从属权利要求中，从而避免潜在的对最广泛权利要求范围的不必要限制。
做内外专利申请（本文尤指美国专利申请）期间，中文优先权文件的权利要求前序呈现出很多不同的情形。对于一些前序情形，在翻译转换成英文的过程中不免纠结一番；抑或在OA答辩的阶段，OA中可能会指出与前序相关的缺陷，或者在前序是否对权利要求保护范围具有限定作用与审查员产生分歧，此时则需要针对这一点进行修改和/或争辩。结合实务中的一些经验，在此列举了一些常见的权利要求前序情形，并在经验范围之内给出可操作的建议（列举的情形之间并非是互相排斥的，一个前序中可能同时存在多种情形）。
情形一：权利要求前序复杂且不易读
例如，权利要求1：一种特征融合转换的大型设备工况诊断预测方法，…。在翻译该前序的时候，需要判断前序包括哪些“成分”，比如 “特征融合转换”，“大型设备工况”，“诊断”，“预测”，并且根据申请文件厘清各个成分之间的逻辑关联性，从而给出最接近发明人意思的翻译。又例如“一种类富勒烯碳层类石墨烯氮化硼多层复合超润滑薄膜的制备方法”，“一种建筑不降板同层排水地漏”，译者应该结合申请文件的内容排除“直译”导致的词语和词语的“简单粗暴”的堆叠。
总之，权利要求应尽量避免“复杂且不易读”的前序，而将明确、具体的限定（specific limitations）放在权利要求主体（当然，现实情况也有一些申请人担心去掉一些前序的内容，整个发明会变得“平庸”）。不由想到：万物之始，大道至简，衍化至繁。另外，这样的前序还经常导致在OA中被指出有不清楚的问题，此时，如果这部分不清楚的前序内容对权利要求的完整意义没有影响，可通过删除这部分内容来克服不清楚缺陷。尽管在中文语境下不一定影响理解，但找到某些中文表述的对应准确英文并不是件唾手可得的事情，在不要求翻译能力完美的情况下，可以先排除引入不清楚和不必要限制的风险因素。
情形二：权利要求主体与前序反映的主题不一致
例如，权利要求1：一种汽车驾驶控制方法，…。权利要求主体限定了收集数据、处理数据以及反馈数据的一系列步骤，但是却没有限定控制器之类的“执行者”，亦没有记载被控制执行相应功能的元件。审查员提出权项缺乏完整意义的限定，也就是说权利要求主体没有体现出前序中所反映的“控制”含义。又例如“一种二氧化钛量子点的制备方法”，权利要求主体除了限定了制备所述量子点的步骤之外，还限定了对制备得到的量子点的“后处理”步骤，即与其它材料的进一步反应。审查员则可能针对这种情况指出有不清楚问题，或认为“后处理”步骤没有对发明主题起到限定作用。在确认清楚申请的技术方案之后，可以通过修改前序或主体的方式来规避或克服这类缺陷。出于修改不引入新内容（new matter）的考虑，建议在申请之前提前调整中文和翻译。
情形三：权利要求主体未明确引用前序包含的一些内容
例如，权利要求1：一种电动轮前轴独立驱动汽车差动协同主动转向系统的控制方法，…。权项的主体部分包含与汽车相关的术语和表述，如“车辆行驶状态”，“驱动轮”，但并没有对“电动轮前轴独立驱动汽车”的直接引用。这部分内容可能被解释为预期目的或用途。尽管未被明确或直接引用，如果基于发明整体考虑，这部分内容确实限制了发明主题的结构，仍然可能被认为具有限定作用。此时，建议根据申请文件的具体情况，以及与申请人的沟通来判断这部分是否为发明人意图保护的内容，或者是否有助于建立专利的非显而易见性，从而确定做出什么样的修改。下面给出一个美国专利审查指南中提及的案例：
See also In re Stencel, 828 F.2d 751, 4 USPQ2d 1071 (Fed. Cir. 1987) (The claim at issue was directed to a driver for setting a joint of a threaded collar; however, the body of the claim did not directly include the structure of the collar as part of the claimed article. The examiner did not consider the preamble, which did set forth the structure of the collar, as limiting the claim. The court found that the collar structure could not be ignored. While the claim was not directly limited to the collar, the collar structure recited in the preamble did limit the structure of the driver. "[T]he framework - the teachings of the prior art - against which patentability is measured is not all drivers broadly, but drivers suitable for use in combination with this collar, for the claims are so limited." Id. at 1073, 828 F.2d at 754.).
（参见MPEP 2111.02）
在专利申请的审查阶段，也有过这样的答辩经验：争辩前序中的预期用途能够作为区别现有技术的基础，从而为可专利性作出贡献，结合的论点是Discovering source/cause of a problem is part of "as a whole" inquiry，答辩结果是授予了该申请专利权。类似地，视案件本身情况，还可以争辩前序是否对可专利性构成clear reliance.
情形四：必要的前序内容被认为没有限定作用
例如，权利要求1：一种抗感染抗肿瘤的粘膜免疫制剂，…。该产品权利要求的前序包括“粘膜”免疫制剂的内容，根据权利要求的主体部分限定了制剂的组成，但是没有记载与“粘膜”相关联的描述。但申请人想保护的发明是一种经由粘膜途径施用的产品，这是本发明与现有技术的一个重要区别特征，对发明的保护范围有大的影响。然而，美国专利商标局（USPTO）在审查时则认为前序的“粘膜”应被解释为仅仅是预期用途，并且权利要求主体没有限定与此相关的内容，因此“粘膜”被认为对专利保护范围没有限定作用。此时，需要在权利要求的主体部分明确限定与“粘膜”相关的必要内容，但要注意使用合适的撰写语言，从而避免被认为对产品主题不具有限定作用。
实践中，基于中国优先权文件，通常通过巴黎公约或PCT途径向USPTO提交专利申请。其中，基于一份PCT国际申请文件，还可以选择依据美国35 U.S.C. 111 (a)条款在美国提出延续申请或部分延续申请（即旁路申请）。在准备一份美国新申请时，可以根据需要对说明书和权利要求表现出的撰写问题做出适当的修改和调整，当然，包括对权利要求前序的修改和调整。借此，希望可以为申请阶段的授予专利权，乃至将来的潜在无效和侵权诉讼做一些预先优化的工作。
（原标题：如何撰写美国专利申请实务之关于权利要求前序？）
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：韩慧丽（Emma Han） 韦恩国际知识产权合伙人
编辑：IPRdaily赵甄 校对：IPRdaily纵横君
注：原文链接： 如何撰写美国专利申请实务之关于权利要求前序？ （点击标题查看原文）
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