商标抢注案件中的证据搜集问题探讨 ​

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“对于知名品牌来说，更为重要的仍是注册先行。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：朱磊 张立娜 鸿鹄律师事务所

商标恶意抢注一直是商标确权授权实践中较受关注的问题。不论抢注的目的是通过攀附被抢注品牌知名度和商誉、在商标的实际使用中获利，还是企图高价转让或通过侵权投诉、诉讼牟利，都会给被抢注的品牌方带来极大的麻烦。尤其是对国外知名品牌，其商标一旦被抢注，品牌方可能需要投入大量的时间和费用，采取各种法律或商业措施，以夺回其商标权，常有品牌陷入长期的商标争夺拉锯战，即使最后取得胜利，也可能丧失了最佳商业时机。

近年来，为解决恶意抢注他人知名商标、囤积商标等而产生的商标确权授权纠纷，中国国家机关也不断修改法律、出台相关政策、开展各种专项行动。这些措施的确为权利人打恶意抢注、获得商标权保护起到了一定的积极的作用，遏制恶意抢注的法律环境也随之得到了改善，但权利人在实际维权过程中仍然存在一定的困难。实践中，国外企业想要打击商标恶意抢注人并夺回其商标权，核心难点主要体现在，在法律适用上，对认定“恶意抢注”、证明权利人的在先权利的证据要求比较高。

在确权授权案件中规制恶意抢注的法律依据主要是《商标法》四十四条第一款的 “以其他不正当手段取得注册”、第四条“不以使用为目的的恶意商标注册申请”等绝对条款以及第十三条对已在中国注册或未在中国注册的驰名商标的保护、第三十二条对在先权利以及在先使用并有一定影响的商标的保护等相对条款。每一条款在具体的适用中都有特定的要求，如果没有足够的证据来满足上述法律适用的要件，将很难适用上述法律条款认定其“恶意抢注”行为。

从绝对条款看，《商标法》第四十四条第一款、第四条一般针对大量抢注他人知名商标、囤积商标等行为，认为其属于不正当占用公共资源、扰乱商标注册秩序或以其他方式谋取不正当利益的行为，或不以使用为目的的恶意商标注册申请行为，据此予以规制。目前上述条款在适用的过程中通常需要证明被抢注的商标具有一定的显著性和知名度，以及抢注方存在一定程度的抄袭、模仿他人知名商标、故意攀附他人商誉、谋取不正当利益的行为，对于抢注或囤积的商标有一定的数量上的要求。因此，若抢注者申请商标数量较少则在恶意抢注或囤积商标的认定上可能较为困难，若抢注者将商标投入使用，也不易认定其为不以使用为目的的恶意商标注册申请。这种情况下，被抢注的品牌方需要积极查询、调查抢注方以及与抢注方有关联关系的其他自然人、公司是否属于同行业竞争者、是否有其他恶意抢注、高价转让、商标侵权行为等，尽可能搜集恶意方面的证据。尤其是针对新的商标抢注方式，如代理机构统一操控多家明面上并无关联关系的个体工商户、或在境外注册的多家空壳公司进行商标抢注，每一主体名下商标数量都不多，几枚或十几枚，且其中仅部分为抢注的知名品牌等，抢注者通过这种将抢注商标分散至多个申请人的方式规避来“恶意抢注”认定中要求的“大量抢注知名品牌”的要件。这种情况下，需要对抢注方及其代理机构以及代理机构所代理的其他申请人的商标中抄袭、模仿知名商标的情况进行更深入的调查，分析不同申请人之间深层次的关联，寻找恶意抢注的线索。

从相对条款看，品牌方不论是主张在先权利、商标的在先使用及影响，还是主张商标驰名，虽然不同的在先权利主张所需要达成的要件各有不同，但共同点都是需要提交大量的在中国的在先使用及知名度的证据材料。证据的数量、关联性以及证明力，对其在先权利的主张有着决定性的作用。在近年的较为知名的数起历时较久的商标纠纷中，既有乔丹（（2016）最高法行再27号再审判决，商标争议行政纠纷）、Manolo Blahnik（（2021）最高法行再75号再审判决，商标无效宣告行政纠纷）等在先姓名权、AESOP（（2018）最高法行再18号再审判决，商标异议复审行政纠纷）在先使用并有一定影响商标等权利主张获得支持的案例，也有POLO（（2018）京行终6197号二审判决，商标无效宣告行政纠纷）等未能获得支持的案例。这些案例中，品牌方大多都在先后的不同程序中不断搜集、提交大量证据材料，用于证明其品牌或相关名称在中国的在先知名度。即使是针对同一商标，在异议、无效宣告等不同程序中提交不同类型、时间、数量的证据，也可能产生不同的结果。例如，在Manolo Blahnik案中，品牌方在争议商标注册前的异议、异议复审及异议复审诉讼程序中就提交了一定数量的证据材料，如部分中外网站对设计师Manolo Blahnik及品牌方产品的介绍、国外及国内流行时装杂志上刊登的关于设计师及品牌方产品的文章、介绍设计师及其产品的书籍、1976-2001年世界各地杂志上刊登的关于设计师及其产品的文章、特写及广告、品牌方产品在世界各地的销售额和广告支出资料、品牌方商标在世界各国的注册证、时尚词典、百科全书中收录的关于设计师的介绍等。但因部分外文证据未附中文译为、被视为未提交，也因为上述证据不足以证明设计师姓名在中国的在先知名度，品牌方的主张未获得支持。但在无效宣告的诉讼再审中，品牌方基于新证据提出的在先姓名权的主张获得了支持。这些案件中的证据的认定，对于海外品牌在中国进行商标保护无疑有着重要的借鉴意义。

从证据的地域范围看，上述案件中品牌方所提交的证据一般都包括中国大陆的证据，周边地区的证据以及其他国家地区的证据。

一、中国大陆的证据

最具证明力证据当然是权利人或其授权商在中国大陆对其商标进行使用、对相关商品进行生产、销售及广告宣传的证据材料，尤其是含有销售额、纳税额、广告支出等数据的财务报表、行业协会等机构出具的行业排名等证据。

但对于遭遇恶意抢注的国外品牌而言，较为常见的问题是在抢注商标申请前，品牌方在中国大陆进行主动销售、宣传的证据不足，甚至尚未正式进入中国市场。例如，在Manolo Blahnik无效宣告案中，权利人在异议复审诉讼及无效宣告诉讼中都明确承认，在诉争商标申请前，其“Manolo Blahnik”商标并未在中国实际使用。在这种情况下，需要搜集第三方的证据证明相关商标在中国的知名度和知名范围。第三方的证据包括中国媒体的对相关品牌、产品的报道、介绍，以及用户评价及推介等。

证据搜集的渠道也不限于网络检索、媒体数据库检索，必要时也可以进行纸质报刊、行业杂志、行业辞典、百科全书等材料的手动检索，以获得数据库中未能充分收录的证据材料。例如，在Manolo Blahnik无效宣告案中，权利人为了证明设计师姓名在中国的在先知名度，不仅提交了通过报刊杂志数据库检索、网络检索获得的国内媒体的报道，也查找到了行业相关的辞书、百科全书，甚至不遗余力地在图书馆进行纸质报刊、杂志的检索，在一审庭审后补充提交了上世纪九十年代在中国发行的时尚杂志中提及该设计师及其同名品牌的相关文章，例如，某时装杂志中一篇关于凉鞋的文章提及数款该品牌女鞋，某时装杂志中一篇关于设计师衣着的文章中介绍了一名设计师对该品牌的钟爱，某电视杂志中介绍影星对该品牌皮鞋的钟爱，部分时尚杂志文章的配图中模特所穿皮鞋是该品牌的鞋品，以及时尚杂志关于该设计师的介绍等。而相关媒体的专业相关性、权威性、影响力、影响范围也对证据的证明力有着直接的影响，除行业专业媒体外，具有较高权威性和广泛影响力的全国性综合媒体的报道一般也具有较强的证明力。

除了纸质媒体、网络媒体的报道、介绍外，国内知名的网络论坛、社交媒体网络上的第三方宣传介绍、用户评价等也可以作为重点搜集对象，甚至在权利人缺乏中国大陆的直接销售证据的情况下，也可考虑第三方网站上发布的网购、代购相关信息。例如，在AESOP商标无效宣告诉讼案中，权利人为证明其AESOP商标及该品牌的化妆品在中国的在先使用及影响，不仅提交了知名网络媒体及纸质媒体的报道，也提交了部分知名度较高、注册用户众多的国内大型网络论坛上对该品牌产品以及购买渠道的宣传，该证据也被法院认可，认为中国消费者已经通过代购、网购等渠道购买该品牌的产品。法院也综合考量了权利人提交的证据材料，认为，即使部分新闻报道或评论文章并非权利人主动进行的商业宣传，但“不可否认的是，相关公众通过媒体报道等方式，已经形成AESOP为再审申请人产品的认知”。

此外，如果需要证明权利人与其商标或相关名称（如设计师姓名）的直接关联或稳定的对应关系，权利人也可考虑进行市场调查（乔丹案中即提交了关于公众对乔丹名称认知的调查报告）；如果权利人与第三方品牌进行过品牌合作，即使合作涉及的商品与涉案商品无直接关联，相关证据也可以用来从侧面证明该品牌的知名度可以通过其他渠道为中国公众所知，进而证明其知名程度和知名范围。例如，乔丹案中，权利人提交的饮料、内衣、麦片等产品领域的代言活动的相关证据，也被认定为可以证明其个人形象和知名度已得到相关商品经营者的普遍认可。随着媒体和互联网的发达。相关公众在日常生活中接触广告、媒体的机会增多，能够更轻易地了解到权利人，也更有机会接触到其品牌和商品信息。因此，该证明方法可谓十分有效。

二、中国香港、澳门、台湾以及周边地区的证据

如果相关商标在中国大陆的证据不够充分，甚至完全没有在中国大陆的在先的商品销售、宣传，也可考虑积极搜集中国大陆周边地区的相关证据，用以证明品牌的知名度可以辐射到中国内地。例如，在Manolo Blahnik无效宣告案中，权利人提交了中国香港、韩国、新加坡、印度尼西亚、菲律宾的店铺经营相关证据（包括在香港的销售额等），又通过亚洲经销商出具的声明等材料予以加强，并提交了该品牌鞋履被香港著名演员在相关电影或演唱会上穿着的相关材料。法院也认可，这些证据可以表明该品牌在中国周边地区的知名度在一定程度上会辐射至中国内地，从而达到证明其在中国相关公众中享有高知名度的目的。

三、其他国家地区的证据

除上述地域外，考虑到很多行业、尤其是时尚行业的全球性，权利人也可积极搜集其他国家的广告、宣传、销售、所获奖项、媒体报道、个人传记等证据，尽可能地证明其品牌能够为中国的相关公众所知悉。在Manolo Blahnik无效宣告案中，权利人提交了大量诉争商标申请日之前的此类证据，比如该品牌及其产品在其他国家的相关报道及广宣资料、该品牌在美国、英国及西班牙的多项获奖记录及相关报道、该设计师的传记等。

从证据的提交时间看，一般建议品牌方尽早启动针对恶意抢注商标的法律行动，并尽可能在第一个程序中就广泛搜集、提交证据材料，对主张的最有力的理由尽可能充分地进行举证，毕其功于一役，以尽可能缩短维权时间、降低费用。以Manolo Blahnik案为例，仅针对申请最早的一件抢注商标，就涉及了异议、异议复审、异议复审诉讼一审、二审、无效宣告、无效宣告诉讼一审、二审、再审、撤销、撤销复审、第二轮撤销、撤销复审、撤销复审诉讼等，前后耗时22年，无效宣告胜诉后，品牌方自己的商标获准注册仍需一定的时间。上述案件及关联案件的费用可能也高达数十万美元。

而即使在某一程序中未能获得支持，品牌方也应及时启动后续的法律行动，并进一步搜集、提交证据材料。前文POLO案件未能获得支持的原因之一正是在异议复审程序后未及时进入司法审查，而后续的无效宣告的启动时间超过了争议商标获准注册后的五年期限，使得品牌方基于在先权利、在先使用的主张无法适用，仅能依据驰名商标及绝对条款提出无效宣告的请求，而主张驰名的证据材料又被认定为未够成新的事实与理由，违反了一事不再理原则。与之相比，乔丹案、Manolo Blahnik都及时提起了无效宣告请求，品牌方因此能够主张姓名权等在先权利。而Manolo Blahnik无效宣告行政及司法程序中一直补充提交新的证据材料，尤其是关键性的证明其名称在中国的在先知名度的证据材料，最终成功被认定为构成新的事实与理由，以姓名权获得支持。

当然，对于知名品牌来说，更为重要的仍是注册先行。在现行的中国商标保护体系中，注册保护仍是更优先、更有效的保护方式。品牌方在进入中国市场前有必要提前进行商标布局，尽早提交商标注册申请，并尽可能覆盖更广泛的商标和商品服务范围。

（原标题：商标抢注案件中的证据搜集问题探讨——以Manolo Blahnik等案为例）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：朱磊 张立娜 鸿鹄律师事务所

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：  商标抢注案件中的证据搜集问题探讨 （点击标题查看原文）

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