专利权人的噩梦，解读美国双方专利复审（IPR），中国公司又该如何杀入美国市场？

【小D导读】

美国2011年颁布的美国发明法案（”America Invents Act”）对美国专利法做了修改，其中一个叫双方专利复审（Inter Partes Review，以下简称“IPR”）的新程序对美国专利诉讼格局有强大的冲击。IPR对很多专利权人来说简直就是一场噩梦，而因为中国公司进军美国后常常被指控专利侵权，IPR对中国公司非常有利。为了更好的保护自己的美国市场，中国公司需要了解IPR程序。本文会介绍IPR程序的主要特点，给中国公司提供一些实用的建议。

什么是IPR？ 2012年 9月16日生效的IPR程序是依据美国法典第35编第31章（35 U.S. Code Chapter 31）的一个新的专利无效的诉讼程序。此程序在美国专利商标局（以下简称“USPTO”）的专利审判和上诉委员会进行。IPR申请人只能根据美国专利法102和103法条对专利提出没有新颖性和创造性的无效请求，而提交的现有技术必须是专利或出版物（printed publications）。

IPR程序的立案标准是：如果IPR申请书显示了有“合理的可能性”（reasonable likelihood）使至少一个专利权利要求无效，USPTO则可以启动IPR程序。IPR程序是一个小型精装版的无效诉讼程序，有证据披露以及对专家证人和发明人讯问取证（deposition）的步骤。从立案到判决一年时间（特殊情况可延长到一年半），具体流程图如下。

IPR有什么优点和缺点？

IPR程序优点很多。在此之前，USPTO有单方或双方专利复审的程序（ex parte or inter parte reexamination），不过是非诉讼程序，对专利有效性的判决也没有时间限制。而 IPR程序是更新改进版的双方专利复审的诉讼程序，对挑战专利无效方非常有吸引力。

据USPTO数字显示，截止2014年 6月30日，USPTO收到了1405件IPR申请。从2013年6月开始，每个月的IPR申请量就多达50几件了。2014年4月开始，每个月的IPR申请量更是超过100件。由此可见，IPR程序变得越来越热门，成为公司知识产权保护策略的一个重要部分。

跟中国专利法不同，美国专利无效可以在联邦地区法院和USPTO同时进行。跟联邦地区法院无效诉讼相比，IPR程序优点很明显。

第一、IPR程序流程快。立案后一年就可以拿到判决。而联邦地区法院的专利诉讼往往要2-3年，即使是少数的火箭式日程（rocket docket）的法院也要一年多才能得到最终判决。

第二、IPR程序物美价廉。一般美国律所对IPR程序的预算是30万到50万美元，这比联邦地区法院的专利诉讼动辄上百万美元的预算划算多了。

第三、IPR程序无效成功率高。根据美国专利法，在联邦地区法院的专利诉讼中（美国国际贸易委员会的337调查也一样），专利首先是被默认为有效的，所以无效的难度很大。此外，联邦法官或陪审团大多没有技术背景，想说服他们专利无效难度很大。

而在IPR程序中，专利没有被默认为有效，而且对权利要求范围的解释比联邦地区法院更广，所以更有利于使专利无效。此外，USPTO的法官都有技术背景，有自信判决专利无效。

据统计，截止2014年4月，在70%左右庭审过的IPR案件中，所有的涉案权利要求被判无效，在剩下的近30%里，大部分案件中涉案权利要求也有部分被修改（修改权利要求很有可能会减少侵权赔偿额）。只有一个案件中专利权人保住了所有涉案权利要求的有效性。所以，IPR程序无效成功率很高。

IPR程序也是有风险的。如果挑战专利无效方IPR败诉，今后它就再也不能在任何程序（包括联邦地区法院的专利诉讼和337调查）中根据其他现有技术对专利提出没有新颖性和创造性的无效请求。所以IPR程序需要充分的准备（一般需要预留两个月的时间准备IPR申请文书），尽量达到一招制敌的效果，否则后果严重。

另外，IPR程序的预算对很多国内公司来讲还是过高。所以预算有限的话，可以考虑选择单方专利复审的程序，不过提交单方专利复审请求后，挑战专利无效方就不能参与专利复审了。于是USPTO之后只能听专利权人的一面之词，无效的成功率显然比IPR低很多。

中国公司为何关注IPR？

中国公司产品出口到美国时，经常遭遇专利侵权指控或诉讼。其中包括竞争对手利用专利来打击中国公司的市场份额，也包括专利控股公司们利用美国专利诉讼的高成本来敲诈许可费。

中国公司可以结合IPR程序的特点考虑以下策略：

一、在产品设计过程中就做专利分析，如果有不容易规避的关键专利，可以考虑准备IPR申请。至于是否提交和何时提交，根据具体情况再做决定。

二、如果收到专利权人的警告函，除了做一般的答复以外，应该立即做侵权和无效分析。因为专利权人可能会要求谈判，甚至很快起诉法庭。如果中国公司准备了高质量的IPR申请文书，这在提交IPR申请前可以是很好的谈判筹码。

三、如果专利权人已经在联邦地区法院提起了专利侵权诉讼， IPR申请必须在一年内提交。如果在联邦地区法院诉讼初期就开始IPR程序的话，大部分联邦地区法院会暂停地区法院的诉讼程序，等USPTO对专利有效性的判决。所以中国公司在这种情况下可以考虑立即启动IPR程序，以便降低诉讼成本和提高无效的成功率。

四、如果专利权人已经在美国国际贸易委员会提起了专利侵权的337调查，337调查不会因为IPR程序而暂停。虽然如此，IPR程序的重要性还是不可忽视。对于中国公司来讲，在337调查中败诉的几率非常高（尤其是竞争对手提出的337调查），所以建议增加多道防线来增加胜算。如果IPR程序专利无效成功的话，即使337调查败诉，专利无效后美国国际贸易委员会的禁令自然也就被取消了。更何况，IPR是促使和解的一个好筹码。

在中美贸易战中，专利纠纷只是商业战中的一个战场而已。为了打赢一场专利纠纷战，中国公司必须要熟悉多种武器。而IPR正是对付专利权人的一个新鲜的高杀伤力的武器，如果好好运用的话，必能保护中国公司的产品顺利打入美国市场！

作者介绍

梅雷律师是美国美科律师事务所(Mei & Mark LLP)的创始人和主管合伙人，杜克大学法律博士，业务以337调查，专利诉讼，和国际贸易纠纷为主。梅律师是第一个在美国创立高端诉讼律师事务所的中国人、第一个在美国联邦巡回上诉法院出庭辩护的中国人、第一个代理中国公司通过美国海关破解美国贸易壁垒的律师、及第一个代理中国公司在美国337调查案中上诉美国联邦巡回上诉法院获得全胜的律师。梅律师曾在2008年美国大选期间，担任奥巴马总统的义务律师，保护选民的投票权。

整理：IPRdaily 胡凯作者：梅雷律师网站：iprdaily.cn 【声明】本稿件为IPRdaily特约撰稿，未经许可，请勿转载！

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