企业发展想赢得先机，商标战略怎么能少？

【小D导读】

商标战略未雨绸缪，企业发展赢得先机。

在商标作用越来越强而相关行政及司法机关对企业程序性权利的保护还懵懵懂懂的21世纪，企业要想发展壮大，必须首先依靠自身力量，立足于自身的经济技术实力，在明确企业的发展战略及产品发展方向，并且充分考虑自己的经营方针、目标、企业规模、产品特点、竞争对手状况等多种因素后，制定完善的企业商标经营战略，既要从实体上保障自身权利的最大化，不给其他企业以不正当竞争的可乘之机，又可从程序上避免不必要的纠缠，保证问题解决的一次到位，将企业的精力尽可能多的用在开疆拓土上。一言以蔽之，商标战略未雨绸缪，企业发展赢得先机。 一、案情简介 2012年9月28日，*峰药业因商标异议复审行政纠纷一案不服国家工商行政管理总局商标评审委员会于2012年4月27日作出的商评字[2012]第18790号关于第4248780号“顺*金*王”商标异议复审裁定，向北京市第一中级人民法院提交行政起诉状，打响了*峰药业与*红药业之间的商标保卫战。可以说*红药业是这场战役的始作俑者，相信这会是继其与汕头*王商标纠纷案之后又一起权利与阴谋交织的较量。 2004年9月1日，蓬勃发展的*峰药业满怀期待的向商标评审委员会提出扩展注册申请，希望获准其将“顺*金*王”商标用于第五类“针剂，酊剂，水剂，膏剂，原料药，片剂，中药成药，生化药品，血液制品，胶丸”十种商品。一切如愿，国家工商行政管理总局商标局对该商标初步审定并在第1073期《商标公告》上予以刊登。对*峰药业来说，似乎一切顺利、万事大吉，新的市场与利润触目可及。然而借商标侵权的商战就在此刻打响，*红药业于最后期限对该商标提出异议，认为被异议商标“顺*金*王”与*红药业引证于类似商品上在先注册的驰名商标“*王”等商标构成近似，*峰药业系复制、模仿其驰名商标，要求不予核准注册。*红药业初战失利，便申请商标评审委员会复审。商评委受理以后，在未告知*峰药业答辩的情况下，作出了商评【2012】第18790号关于第4248780号“顺*金*王”商标异议复审裁定书（下称裁定书），成功阻挡第4248780号“顺*金*王”的注册。收到裁定书的*峰药业这才猛然惊醒，立即向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，请求依法撤销国家工商行政管理总局商标评审委员会2012年4月27日作出的裁定书。*红药业作为第三人参与诉讼。2012年12月14日北京市第一中级人民法院作出一审判决：维持了商评委的裁定书，本案一审*峰药业以败诉告终。2013年1月22日*峰药业向北京市高级人民法院提出上诉，认为原审法院漏审了商标评审委员会在评审时程序违法的事实，剥夺了*峰药业的诉权；原审判决没有完整审查*峰药业提交的证据，导致认定事实不清，结论缺乏依据；且一审法院忽视了*红药业真正的目的，即打着维权的幌子，行不正当竞争之实。本案争议焦点主要为：被异议商标的注册申请是否违反了《商标法》第二十八条的规定，即“顺*金*王”商标是否与“*王”商标构成近似商标？围绕此争议焦点*红药业提交了下列主要证据：公司下属企业宣传材料；公司及下属企业获得的部分荣誉称号证明；公司“*王”产品被评为云南省名牌产品的证明；公司“*王”商标被认定为“云南省著名商标”的证明；公司“*王”商标被列为全国重点商标保护名录的证明；公司1997—2006年投放“*王”药品广告统计表及部分广告协议；公司企业审计报告；部分民事判决书复印件等证据材料。用以证明引证商标一（“*王”商标）注册时间早，持续使用时间长，相关公众知晓度高，被异议商标“顺*金*王”与引证商标一指定使用的商品在同一类似群组，已构成在类似商品上的近似商标。对此，*峰药业在诉讼期间向法院提交了四组15份证据，第一组证据（证据一）原告主体证据，证明原告公司主体情况和其名称变更情况。第二组证据（证据二至五）原告商标在先权证据，证明原告“顺*”以及“顺**王”注册在先、使用在先，因此，原告在此基础上扩展注册“顺*金*王”商标不构成对第三人引证商标一“*王”的近似。第三组证据（证据六至八），证明原告异议商标“顺*金*王”与引证商标“*王”不构成近似。第四组证据（证据九至十五），证明原告商标“顺**王”有非常高的市场知名度。围绕主争议焦点的认定，本案还不能忽视第二个争议焦点，也是本案之所以产生的根源所在，即商标评审委员会是否确实程序违法而未向*峰药业送达答辩通知书？*峰药业称商评委未向其送达答辩通知书，因此造成*峰药业未答辩也未提供证据，以至于商标被最终驳回。对此，商标评审委员会仅提供了答辩通知书，并未提交其已将该答辩通知书交邮以及*峰药业收到该答辩通知书的任何证据。本案二审法院经过开庭审理最终认为商评委的复审程序未告知*峰药业，一审法院判决忽略了*峰药业的合法答辩权，属于程序违法，于2013年5月26日作出（2013）高行终字第336号终审判决，撤销北京市第一中级人民法院的一审判决和商评委的裁决书，责令商评委重新作出。 二、案件评析 当前社会，随着人们消费理念的提升，品牌意识增强，企业的商标保护意识也随之提高，商标侵权案件的数量呈迅猛增长之势，与法院审理的众多传统案件相比，成为新一类型的重要案件。不仅如此，实践中，一些企业往往打着维权的大旗，行不正当竞争之实，这就要求权力机关必须严厉审查，不仅要从实体上保障权利人的利益，更要从程序上不给那些不轨企业以可乘之机。此外，在中国这个一贯重实体轻程序的国度，更要求企业将程序性权利的保障提上重点保护日程，自主做好自身程序性权利的维护。接过本案，笔者首先注意到的就是商标评审委员会对当事人程序性权利的无视和践踏。众所周知，当事人要想论证实体性权利的存在，就必须首先获得说话的机会，送达和告知程序是任何行政行为必不可少的、也是保障当事人基本权利的最基本程序，任何机关都应该充分保障。而遗憾的是，本案中商标评审委员会没有任何证据表明其已经向*峰药业履行了送达、告知义务，更别说是*峰药业已经收到的证明。《行政诉讼法》第54条第2款规定，行政机关违反法定程序的，应该判决撤销行政行为，由行政机关重新作出。由此可见，行政诉讼是解决行政机关的程序与实体是否合法的救济途径，一审法院不能因为程序合法就当然认为实体合法，更不能认为程序存有瑕疵的前提下，实体仍然是合法的。如果法院连这种程序违法行为都能漠视、都能支持的话，那就不仅是强奸民意，更是亵渎法律，行政诉讼就形同虚设。《行政诉讼法》第32条规定，“被告对作出的具体行政行为负有举证责任，应当提供作出该具体行政行为的证据和所依据的规范性文件。”其并没有限制或者禁止原告在一审有权举证，更没有规定应该在行政机关提交的证据未提交的，一审诉讼期间就不予审查，特别是在被告送达、告知程序存在明显瑕疵的前提下，一审法院竟然以“因为没有向被告提交，所以不能作为合法性的依据”为理由，对原告实体性证据根本就不予理睬，显然这是对法律、对原告权利的不尊重，甚至是玩弄法律，其不仅剥夺了原告的权利，更践踏了法律、践踏了司法机关的公信力。这种无视当事人程序性权利的行为在中国无疑是大量存在的，但也是必须予以彻底纠正的。唯有如此，中国的法治文明才能更上一层楼。程序是基础，实体为根本。就实体权利而言，本案中，首先，*峰药业第172093号“顺*”商标于1982年3月13日申请，1983年3月1日获准注册，核定使用在第五类“西药”商品上；第1002785号“顺**王”注册商标也早在1995年10月25日就向商标局提出了申请，1997年5月14日核准注册，核定使用在第五类“复方酮康唑乳膏”商品上。其皮肤用药最早使用时间更是可以追溯至中国对越自卫反击战中向前线送药的时间，软膏药品生产至今。而*红药业的第1130744号“*王”商标是1996年11月4日提出申请，1997年11月28日核准注册，核定使用在第五类“中药；西药；中药制剂；西药制剂”上。无论是申请日、还是核准注册日都晚于*峰药业的“顺**王”商标，顺峰康王拥有合法的在先权；此次*峰药业于2004年9月1日提出“顺*金*王”商标的注册申请，指定使用在第五类针剂等商品上，更是基于其企业名称、也是其知名商标“顺*”、“顺**王”提出来的，是其企业系列“顺峰**”商标的一部分，无可厚非。其次，“顺**王”和“顺*金*王”商标在皮肤类用药——“皮*王”（即复方酮康唑乳膏）上本身具有非常高的知名度，而被告在皮肤类用药——“皮*王”上使用的商标是“彼*王”，并非“*王”；且“顺*金*王”之“皮*王”的市场占有率是“彼*王”之“皮*王”的十倍以上，两商标共存于市场，各自长期、持续销售，公众在购买皮肤类用药——“皮*王”时并未引起任何混淆与误认。通过百度搜索引擎分别对两商标进行搜索就可以证明，搜索后页面显示的产品、商品名称几页都没有重合，由此说明二者根本不可能存在市场混淆和误认。再次，至于*红药业在庭审中陈述的所谓“*王”属于驰名商标、云南高院的判决认定其在发用洗剂之外还享有盛誉的说法，都是断章取义，事实上其“*王”商标的驰名源于其发用洗剂，也并未渗透到皮肤类用药——“皮*王”之上。*峰药业的“顺*金*王”之“皮*王”销量为*红药业“彼*王”之“皮*王”的十倍就是证明。最后，从商标本身的音、形、义而言，二者也存在明显差别，不构成近似。其中“音”前者是shun，后者是kang；“形”前者是五个字、宋体，后者是两个字、行楷体；“义”前者是著名商标“顺*”、“顺*金*王”的延续与延伸，用于享有盛名的“皮*王”商品复方酮康唑乳膏，后者用于发用洗剂。综上，“顺*金*王”商标及其产品无论从音、形、义上，还是从市场可能的混淆程度上，都于商标“*王”不构成近似。纵观*红药业自从取得“*王”驰名商标认定后，实施的一系列非法打击所有皮康王产品的侵权行为，可以认定其主要目的并非商标战略保护而是不正当竞争，即不择手段地阻止、抵制其他商标之皮肤类用药——“皮*王”在市场上的占有率，以提高其自身“彼*王”之皮肤类用药——“皮*王”的市场销量。而*峰药业与*红药业之间在皮肤用药市场上的竞争可谓历史悠久，由上可知，在药品名称未统一规范之前，“皮*王”原为*峰药业生产的皮肤用药“复方酮康唑乳膏”的产品名称，已经有了非常大的市场知名度；药品名称规范后，*峰药业使用“顺**王”商标取代了“皮*王”，*红药业随即注册了“彼*王”通过字形变通的方式，让其看起来像*峰药业的知名产品“皮*王”，顺风车搭的冠冕堂皇。此次，又因*峰药业的“顺**王”商标注册在先，使*红药业的“*王”商标不能在皮肤用药中使用，于是*红药业利用其所谓的驰名商标为借口，不断通过对*峰药业的“顺**王”、“顺*金*王”商标进行异议、争议等手段，试图实现打压*峰药业“顺*”、“顺**王”、“顺*金*王”等知名商标、商品在市场上的占有率、知名度，以期自己坐上皮肤外用药领域的头把交椅，其不正当竞争的目的再明显不过。本案二审法院根据《中华人民共和国商标法实施条例》第三十一条，“商标评审委员会受理商标评审申请后，应当及时将申请书副本送交对方当事人，限其自收到申请书副本之日起三十日内答辩”的规定，认为因商标评审委员会未能提供证据证明*峰药业已经收到了答辩通知书，而*峰药业在一审中提交的证据又可能影响商标评审委员会的裁定结果，如不予采纳可能会对*峰药业的权益产生影响并使其丧失救济机会，最终认定商标评审委员会的送达程序违法，一审法院对此未予评述且未采纳上述证据的做法亦违法。该份判决充分重视了行政诉讼的救济价值，尊重了当事人的程序性权利，是一份值得众多法院认真学习的判决。 三、合案之思 合案而思，本案中*峰药业的程序性权利一再被践踏，几经波折才最终扳回一局的事实一直萦绕在笔者脑际，令笔者不得不忧思、不得不深虑：众所周知，商标是企业用以区别竞争者的相同或相类似的产品或者服务的标志，素有企业“黄金名片”之称，是维系企业产品与顾客之间联系的纽带，凝聚着企业的信誉、文化、顾客的依赖和情感诉求以及对企业及其产品的忠诚等诸多内涵，是企业开拓市场的先锋、参与市场竞争的重要手段，也是企业获得竞争优势的重要法码，商标在企业工作中已经远不是起到一个识别商品来源的作用，更是一个关系到企业生存与发展的战略问题。而商场风云变幻，战火硝烟无处不在，阴谋总是与权利相伴而生。针对竞争对手的商标提出异议，甚至诉讼，为竞争对手的商标注册制造障碍，推迟其享有商标专用权的时间，甚至毙掉竞争对手的商标专用权，这是一些企业打压对手的惯用伎俩。针对目前我国行政执法机关法律程序意识淡薄，大量司法机关对当事人程序性权利保护不够重视的现状，企业如何运作才能避免陷入别人精心布置的阴谋，才能逃脱成为别人扩张牺牲品的命运，为自身发展赢得先机呢？答案无疑是制定完善的商标战略，未雨绸缪。唯有如此，企业才能从实体和程序上保护好商标这一潜在价值无限的无形资产，任他惊涛骇浪，笑傲船头。 针对本案，笔者提出以下商标战略建议： （一）实体性权利的保障 1、商标的注册策略 （1）商标先行策略。即商标在商品进入市场之前，甚至在产品研制、开发之前就预先进行注册、宣传的策略。根据我国《商标法》第三条第一款及第二十九条的规定，我国商标法及其有关法律只保护已经注册的商标，未经注册的商标不受相关法律法规的保护，且我国对相同或类似商标注册申请实行“申请在先原则”。而一件商标从申请到核准注册需要1年左右的时间，企业如果不掌握这一“时间差”，实行先期注册，一旦他人将该商标抢先注册，企业自己辛辛苦苦积累的商标信誉将不得不拱手让人，为宣传该商标而支出的巨额广告费将付之东流，一切商标努力只能是给他人做嫁衣。此外，我国《商标法》第五十一条规定，“注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。”因此，一个企业需要注册多少商标，一个商标要用在哪几种商品上，一种商品要用几个商标，企业也要根据发展需要进行合理规划，及时对已有知名商标进行扩展注册，以扩大注册商标使用的商品范围，避免造成对企业经营资源的流失，*峰药业的教训正在于此。 （2）商标占位策略。即充分利用联合商标和防御商标等措施，抢占商标排他权，制止不正当竞争行为，为企业发展预留空间。联合商标的注册，可以在主商标周围建起一道防火墙，阻止他人注册和使用近似商标，使动机不纯者无隙可乘。同时这些商标又能起到商标的储备作用，一旦市场需要，随时可以调整策略，推出备用商标；注册防御商标，可以防止企业知名商标被使用或注册在与该商标核定使用的商品或服务之外的其他类别的商品或服务上，杜绝其他企业的 “搭便车”行为。本案中，*峰药业若能在“顺**王”商标注册之初就制定完善的商标战略，将“顺*金*王”作为联合商标、将“顺**王”作为防御商标加以注册，就不会引来今天的异议和诉讼纠纷，企业也可以将更多的精力放在自身发展上。此外，可以实施商标的域外注册，对于想要走出国门的大企业来说，实施商标的域外注册保护也是企业发展必不可少的。 2、商标的宣传策略 企业迈向多层次、多方位的发展方向时，在日常的经营活动中，应当充分注重品牌营销的作用，加大广告宣传，提高商标的市场知名度。商标的成名从某种意义上讲就取决于实施尽善尽美的广告宣传。对商标进行突出的广告宣传，不仅能扩大商标知名度，有利于开拓市场和推销商品；更能提高商标的地位，使显著性不足的商标逐步强化，提高其区别力。此外，商标宣传从一定意义上也是为了创建驰名商标，这是我国企业赖以生存和发展的必备条件，也是发展我国民族工业、开拓国际市场、振兴我国经济的必由之路。 （二）程序性权利的重视 实体与程序如雄鹰之两翼，若只有实体之翼丰厚健硕，而程序之翼瘦弱不堪，则雄鹰畸形，终将无法翱翔于天际；只有两翼均匀生长，雄鹰才能由弱变强，蓝天之高远任其遨游。我国商标保护实行以商标注册人自我保护为主体、行政和司法保护相结合、社会公众参与的商标权益保护体系。针对目前我国行政执法机关法律程序意识淡薄，大量司法机关对当事人程序性权利保护不够重视的现状，企业在实施商标战略中，必须不断强化商标保护意识，主动维护商标权益，创新商标保护技术手段，不断提高商标自主保护能力，同时注重对行政和诉讼手段的运用。 1、事前预防机制：加强自我保护 企业要建立事前预防机制，做到防患于未然。商标的自我保护有多种措施和方法，而严格商标管理是其中最重要的。首先，密切关注每期的商标公告，发现他人在相同或者类似商品上注册与自己的注册商标相同或者相近似的商标，要及时提出商标异议或商标争议，维护自己的权利。同时也能在他人对自身提出异议时，及时应对，不会出现本案类似的情况，在程序上丧失救济机会。其次，企业要建立、健全商标管理制度，加强商标内部管理，落实专门人员对商标的设计、注册、使用、续展及商标档案保管等进行严格的管理。再次，应通过各种方式向消费者介绍自己的产品和商标的特点，以及怎样识别假冒商标等。随着科技的发展，企业可使用防伪商标，对其进行技术保护。 2、事后救济：行政和司法手段 有效地运用行政及司法手段进行事后救济。即商标侵权发生后，商标权人可向侵权行为地县级以上工商行政管理机关控告，或者向人民法院提起商标侵权诉讼。不正当竞争手段，笔者从不提倡，但正当权利的行使，对企业利益的维护还是非常必要的。企业应建立商标信息网络，进行经常性的市场调查，一旦发现自己的商标权受到侵犯，要运用法律武器，维护自己的商标专用权。 作者介绍： 涂志，北京市奕明律师事务所主任，湖北省孝感市人，先后毕业于原中南政法大学（现为中南财经政法大学）和对外经贸大学法学专业，自1990年开始从事律师助理、律师工作，2000年辞去湖北国办律师事务所主任职务进京执业，2002年创办了北京市奕明律师事务所。中华人民共和国商务部市场流通立法专家小组成员、流通业发展司特聘金牌讲师、市场秩序司保护知识产权管理办公室志愿者、部机关服务局法律顾问，商务部商业特许经营管理办公室指定咨询律师，中国连锁经营协会特许经营委员会法律小组成员；北京市朝阳区律师协会民商事专业委员会委员、合同法研究部委员。作者：柳艾青中国政法大学法律硕士学院 2011级法律硕士。来源：东方网整理：iprdaily 赵珍网站：www.iprdaily.cn

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