从企业经营的角度看《商标一般违法判断标准》

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：冯建坤 北京超成（成都）律师事务所

原标题：从企业经营的角度看《商标一般违法判断标准》

引言：为了加强商标管理，强化商标执法业务指导，统一执法标准，2021年12月13日，国家知识产权局发布《商标一般违法判断标准》（以下简称标准），标准将自2022年1月1日起施行。标准针对的是行政机关对违反商标管理秩序行为判断的相关问题，包括必须使用注册商标的商品、禁止作为商标使用的标识、驰名商标使用、不规范使用注册商标、假冒注册商标、商标标识印制、集体/证明商标管理及恶意申请商标等相关问题，本文将从企业经营的角度，对标准相关条款进行简要解读。

一、从事烟草进口及电子烟生产、销售的企业，需尽快获得国内注册商标的使用权

《烟草专卖法》第十九条第一款规定：“卷烟、雪茄烟和有包装的烟丝必须申请商标注册，未经核准注册的，不得生产、销售。”但对于已经在国外注册商标的进口香烟，是否还需要获得国内的注册商标，此前并未明确。此次标准第四条第二款明确规定：“在中国销售的进口卷烟、雪茄烟、有包装的烟丝以及电子烟等新型烟草制品，必须使用在中国核准注册的商标。”因此，对于进口的香烟，在满足原有相关规定之外，对应的商标还必须在国内核准注册。否则，根据《商标法》第五十一条规定，将由地方工商行政管理部门责令限期申请注册，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额百分之二十以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处一万元以下的罚款。

电子烟是否属于烟草的下位概念目前尚未确认，但随着《关于禁止向未成年人出售电子烟的通告》《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》等文件的发布，现在电子烟正逐步参照传统烟草进行严格管理，此次标准也明确将电子烟需要和传统烟草一样，必须使用国内核准注册的商标。

考虑到标准将在2022年1月1日即开始施行，尚未获得注册商标的企业通过补充商标注册的方式，时间上显然无法满足，此时企业可以通过商标转让或授权的方式，获得国内注册商标的使用权。对于商标转让而言，因为转让同样需要一定的时间，转让过程中也需要对转让公告前的使用行为进行约定。

二、企业使用商标之前务必准确评估相关标识是否属于禁止使用的标识，更加谨慎投入使用

实践中，经常有企业认为自身申请的商标虽然部分公众、在特定时间可能存在某种损害公共利益的理解，但是大部分公众不会产生误解，词语本身也有多种含义，而且词语在不同的时间含义也不同，进而请求注册，甚至在未注册的情况下直接进行使用。例如近些年出现的“特种兵”“叫个鸭子”“MLGB”商标。关于不同公众的理解，标准第五条第二款规定，只要有合理充分的理由证明中国境内特定公众认为使用的未注册商标违反了第十条第一款第六项至八项规定即可，不要求全部甚至大部分公众持相同的理解。关于不同时间的理解，标准第十条规定，社会上流行良好风气和习惯可以是在一定时期内的风气和习惯，不要求是一直或者长期持续的风气和习惯。关于不同含义的理解，标准第十四条规定，使用的未注册商标具有多种含义，其中某一含义易使公众认为其属于《商标法》第十条第一款第六项至八项规定情形的，可以认定违反该款规定。可见，目前对于认定构成第十条第一款第六项至八项禁止使用标识的标准是很宽松的。在此情况下，企业必须对商标名称施以更高的注意义务，更加谨慎使用商标。行之有效的方式是多方征求意见+商标检索。当然，最保险的方式等待商标核准注册之后再进行使用，考虑到商标申请的时间，这需要企业提前进行商标申请。

另外，关于违反商标法第十条的行为的查处，标准第十五条规定，国家知识产权局认定商标注册申请违反《商标法》第十条规定且相关决定、裁定生效后，商标申请人或者他人继续使用该商标的，负责商标执法的部门依法查处。这意味着今后申请的商标如果因为违反第十条规定无法核准注册的，国家知识产权局可能会建立一个与地方执法机关信息共享的长效机制，加强执法力度，而不再是类似此前《开展打击使用未注册商标违反商标法禁用条款行为净化专项行动方案》的专项行动。另外，需要注意的是，该条款规定执法是在相关决定、裁定生效后，所以，如果企业申请的商标因为违反第十条被驳回，并且该商标已经投入使用，建议穷尽一切行政复议和行政诉讼程序，争取权利，同时延缓相关决定、裁定的生效时间，为企业更换标志争取时间。

三、企业需要严格按照核准注册的商标标识和商品类别使用注册商标

未按照核准注册的商标标识和商品类别使用商标，可能构成不规范使用注册商标或假冒注册商标。法律后果上，商标法四十九条规定，不规范使用注册商标的，由负责商标执法的部门责令限期改正；期满不改正的，负责商标执法的部门逐级报告国家知识产权局，由国家知识产权局按照规定程序依法处理。假冒注册商标的，商标法五十二条规定，由地方工商行政管理部门予以制止，限期改正，并可以予以通报，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额百分之二十以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处一万元以下的罚款。

对于商标标识的改动，按照改动的大小，可能构成不规范使用注册商标或假冒注册商标。但对于未按核准的商品类别使用商标，则只会构成假冒注册商标。因此，从后果上，企业对于商品使用的类别需要更加严格。需要说明的是，标准第十八条关于自行改变注册商标采用了“影响对该注册商标的认知或者识别”这一新表述。个人认为该表述应当是指不属于相同商标，但是属于近似商标的情况，具体可以参考《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十六条第二款规定：“实际使用的商标标志与核准注册的商标标志有细微差别，但未改变其显著特征的，可以视为注册商标的使用”的标准。也就是说类似改变注册商标的字体、字母大小写、文字横竖排列，与注册商标之间基本无差别的情况，因为《商标侵权判断标准》第十四条明确规定属于相同商标，该种行为应当属于规范使用注册商标。但类似将商标文字从黑体改为行书的方式，则应该属于不规范使用注册商标。

四、商标印制单位不仅需要审查委托方的商标权利证书，而且应当通过官网查询是否存在其他相同商标

对于商标印制单位而言，标准第三十二条规定，商标印制单位无论是承印未标注“注册商标”字样还是注册标记的商标标识，均应该核查证明文件以及商标图样并且通过国家知识产权局官网查询在同一种商品或者服务上，他人是否已注册与承印商标标识相同的商标。否则，商标印制单位将构成商标侵权，依法承担法律责任。实践中，大量的商标印制单位，仅仅要求委托方提供商标注册证，对于证书的真伪、标识是否对应并不核查，这显然存在巨大的法律风险。

需要注意的是，关于印制行为的界定，标准第三十条第二款规定，以印染、冲压等方式直接在商品、商品零部件、商品的主要原材料（不含商品的包装物）上标注商标图文的，属于商品生产加工行为，一般不属于前款所称的商标印制。对于商品生产加工行为而言，法律上是没有合法来源抗辩的，即无法通过证明自己履行了审查义务而豁免侵权赔偿责任。因此，如果商标印制单位从事前述直接在商品上印染商标等行为，从法律后果上，应该更严格审查相关商标情况。

五、集体商标/证明商标的权利人开展维权行为应避免权利滥用

标准在征求意见稿第二十五条第二款规定，作为地理标志注册的集体商标注册人禁止非集体成员使用该集体商标标识的，不属于商标法实施条例第四条第二款规定的违法行为。但是在正式发布的文本中删除了该规定。背后的原因应该是“潼关肉夹馍”维权案件引发的广泛关注。从法律上看，标准删除了该条款，意味着集体商标注册人若滥用权利，禁止非集体成员使用该集体商标标识的，有可能属于商标法实施条例第四条第二款规定的违法行为，按照《集体商标、证明商标注册和管理办法》第二十二条规定，将由工商行政管理部门责令限期改正；拒不改正的，处以违法所得三倍以下的罚款，但最高不超过三万元；没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。

结语

《商标一般违法判断标准》的发布，对商标一般违法判断的判断提供了具体标准，让相关行为更加明确和具有预见性，同时也对商标使用行为也提出了更高的要求。企业在日常经营中，不仅需要关注商标的权利获得和维权，对于自身商标的使用规范同样需要高度关注，以规避企业的经营风险。

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：冯建坤 北京超成（成都）律师事务所

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：从企业经营的角度看《商标一般违法判断标准》（点击标题查看原文）

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