注册商标连续三年停止使用案件中证据合法问题探析

【小D导读】

对2011年度全国十大知识产权保护案件之一“卡斯特”商标连续三年不使用行政纠纷案的法律分析

【案情介绍】 2005年7月8日，法国CASTEL FRERES公司，即卡斯代尔·弗雷尔股份有限公司针对“卡斯特”注册商标的商标权人李道之，以连续三年停止使用注册商标为由，向国家工商行政管理局商标局（以下简称“商标局”）提出申请，请求商标局做出撤销该注册商标的决定。商标局以被申请人李道之未在法定期限内进行答辩为由，做出了撤销“卡斯特”商标的决定。李道之不服，向商标评审委员会（以下简称“商评委”）提出了复审，商评委经审理认为争议商标“卡斯特”并不构成连续三年停止使用，做出了撤销商标局之决定，继而维持“卡斯特”商标的决定。法国CASTEL FRERES公司，后其相关权利义务由CASTEL FRERES SAS公司予以承继，向北京市第一中级人民法院提起了行政诉讼。一审法院经审理认为，注册商标连续三年不使用撤销制度的功能所要解决的是商标“是否在使用”，而不是“如何使用”，“如何商标使用人在生产许可、卫生许可、进出口许可等方面存在的问题，则应适用不同的法律规范，由其他执法机关管理和查处。”[1] 因而，对于原告的诉讼请求不予支持。法国CASTEL FRERES公司不服，向北京市高级人民法院提起上诉。上诉人认为，其在一审期间向一审法院提交了班提公司于2004年 9月 2日才取得《进出口食品标签审核证书》的证据，证明该公司在先销售的“卡斯特”干红葡萄酒违反了《进出口食品标签管理办法》的规定，为非法销售，进而主张班提公司的该销售行为因违法不属于商标法意义上的使用。商评委和李道之主张《商标法》和《实施条例》所关注的“合法”使用是商标法意义上的合法使用，只要符合《商标法》第四十四条的规定，就应当认定为合法使用。北京市高级人民法院经审理认为判断注册商标是否合法使用，应以《实施条例》第三条为判断依据，对于上诉人提出的班提公司在未获得《进出口食品标签审核证书》的情况下进行的销售行为是非法行为，从而不符合注册商标使用的合法性要求的主张，不予支持。法国CASTEL FRERES公司不服，进而向最高院提起了再审申请。最终最高院支持了北京市高级人民法院的判决，驳回了再审申请。

【法理分析】 本案历经二审、再审，最终由最高院盖棺定论，这已说明本案对将来类似的商标争议案件的指导价值，并且本案并评为2011年知识产权保护十大典型案例之一，其中的核心争议问题，值得反复研究、琢磨。在本案中，对符合《商标法》第四十四条第（四）项所涉及的注册商标的“有效使用”，应当如何理解的问题，构成了本案的核心争议。换句话说，对该法条应该如何解释成为了当事人双方矛盾和争议的落脚点。法律的解释方法多种多样，除了文意的直接解释之外，从立法目的的角度来解释争议法条，往往更能切中法条的真意。法律，作为人类的一种行为规范，与道德、宗教一样，其目的是为了调整人们的行为，从而实现其本身所追求的某种宗旨。而作为法律体系一级的法律部门正是通过调整对象、立法目的、法律性质的不同来区分彼此，尽管不同的法律部门都是相互联系，甚至互为补充的，但是正因为不同法律部门之间有巨大的差异性，才有划分部门法的必要性。因此，将不同立法目的，不同调整对象的部门法混为一谈，无视他们之间的差异性，无疑是对法律运用的一种极端化的错误理解。这点，笔者认为，是对接下来的论述的顺利进行，必须要首先阐明和确定的。商标法的立法目的，大致可以阐述为：通过对商标的有效管理和保护，促使市场经济的参与者在生产、销售等经济活动当中，珍视商品和服务的信誉、口碑，进而保证商品和服务的质量与品质，从而保护生产者、销售者和消费者的合法利益，最终实现整个社会主义市场经济的有序、健康的发展。商标法及其配套法规当中的每一条文都是围绕商标法的立法目的来进行设置的，因此对争议的法条的理解，也应紧紧围绕商标法的立法目的。注册商标连续三年停止使用，商标局就有可能给予商标权人以撤销该注册商标的处罚。如此严厉的处罚设置，表明立法者对于商标资源的浪费行为的深恶痛绝。商标专有权的获得，对于商标权人而言，是一项极有力的市场竞争武器。商标权利人可以排除他人在相同或者类似的商品或者服务上使用与注册商标相同或者近似的商标，这种“特权”无疑是一种稀缺资源，因此，如果得不到合理的利用，那么就应当给予真正有所需要的人。如果权利人占着该注册商标而不给予有效的利用，不仅是对资源的浪费，更会对他人申请商标造成法律上的障碍，从而形成一种极不公平的竞争局面，严重违反市场经济所要求的公平竞争，有违商标法的立法目的。因此，不难看出，商标法“撤销不使用商标的目的不是为了单纯地惩罚商标注册人,而是为了促使商标的实际使用,发挥商标的实际效用,防止浪费商标资源”[2] 注册商标连续三年停止使用撤销制度通过清理闲置的商标，激活商标的资源，督促商标权利人积极地行使自己的商标专有权，使如一潭死水般的“死”商标，重新“流动”起来。根据《中华人民共和国商标法实施条例》第三条：“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。” 在司法实践中,对《商标法实施条例》所规定的商标使用形式有所扩充。北京市高级人民法院在《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》中认为:“在商业活动中,使用商标标识标明商品的来源,使相关公众能够区分提供商品的不同市场主题的方式,均为商标的使用方式。在商业活动中,有下列行为之一的,可以认定为服务商标的使用:(l)在服务场所内外标明其服务商标的:(2)在服务招牌上标明其服务商标的;(3)在为提供服务所使用的物品上标明其服务商标的;(4)在服务人员的服装、鞋帽及标牌、名片、明信片等物品上标明其服务商标的;(5)在服务提供者的财务账册、发票、合同等商业交易文书上标明其服务商标的;(6)利用音像、电子媒体、网络等平台媒介使相关公众认识到其为服务商标的;(7)其他在商业活动中使用服务商标的行为。从立法目的的视角出发来理解以上规定，不难发现，只要商标权人不使其所享有的商标处于一种闲置的状态，而是积极地予以利用，使该注册商标在有关的生产、销售等经济活动中发挥其识别的作用，就符合商标法及有关法律法规所认可的注册商标的有效使用。详细分析之，该“有效使用”之成立需要满足两个条件：第一，商标权人真实的使用意图；第二，该注册商标的真实的使用事实。真实的使用意图是指商标权人真正的想要把注册商标作为其指定商品或者服务的区分标志的一种主观的心态。对当事人主观心态的判断，往往从客观事实入手。比方说为了生产商品而做出的一系列准备工作，如购买原材料，聘请工人，申请许可证等准备行为，然而，为了保持注册商标持续效力而做出的象征性的行为，就不应该认定为商标权人具有真实的使用意图。在本案中，李道之向法院提交了他与班提公司签订的商标使用转让合同、班提公司销售印有“卡斯特”商标的葡萄酒产品的增值税发票以及其他使用“卡斯特”商标的证明。这些证据足以证明“卡斯特”商标在申请人申请撤销商标之日的前三年期间的被使用事实。进而，双方当事人的争议焦点转移到“卡斯特”商标是否合法使用，注册商标的合法性使用是否构成“有效使用”的构成要件，以及“合法性使用”应当如何理解这些问题上。在“康王”商标撤销纠纷案中，最高法院在再审时认为“商标法第四十四条第(四)项规[i]定的‘使用’,应该是在商业活动中对商标进行公开、真实、合法的使用。从商标法第四十五条的规定来看,判断商标使用行为合法与否的法律依据,并不限于商标法及其配套法规。对于违反法律法规强制性、禁止性规定的生产经营活动中的商标使用行为,如果认定其法律效力,则可能鼓励、纵容违法行为,与商标法有关商标使用行为规定的本意不符。由于2002年 10 月 18 日之前,云南滇虹公司及昆明滇虹公司均没有生产、销售化妆品所必需的生产许可证和卫生许可证,不能认定其在争议期内合法使用了‘康王’商标。”[3] 最高院在“康王”案中的理解是否正确，值得商榷。首先从商标局以及商标评审委员会的主体性质上来看，它们对注册商标是否符合连续三年不使用予以撤销的制度的决定是一种行政行为，根据行政法的职权法定原则，行政机关的职权是由法律、法规赋予的，在实践中，特定的行政机关的职权往往来源于该领域的法律及有关行政法规，因此，商标局和商标评审委员会在进行判断的时候，只能依据商标法及其配套法规，在商标法的意义上来理解和阐释商标使用的合法性。其次，就连续三年不使用撤销制度的设置价值而言，是鼓励、督促商标权人积极的使用其注册商标，充分发挥商标的识别作用，实现商标以及赋予商标专有权的意义，使闲置的商标重新处于开放申请的状态，从而维护市场经济的良好运行。因此，只要商标权人有确实的使用意图和使用事实，发挥了商标的价值，就应当认定为符合该撤销制度所要求的合法使用，至于商标权人在生产、销售等经济活动中，是否违反其他部门的法律、法规或者行政规范性文件，则应当由那些法律、法规或者规范性文件来进行调整。至于最高法在“康王”商标撤销案中认为的“可能鼓励、纵容违法行为”的情况，并不当然发生。因为就算商标法没有相关罚则予以调整和规范，商标权人在经营活动中的违法、违规行为也会有其他的有权机关根据相应法律法规进行监督和惩罚。在本案的一审过程中，原告法国CASTEL FRERES公司向一审法院提交了班提公司于2004年 9月 2日取得《进出口食品标签审核证书》的证据，证明该公司在先销售的“卡斯特”干红葡萄酒为非法销售，因此认为班提公司的该销售行为因违法不属于商标法意义上的使用。原告的这种判断所基于的理由与“康王”商标撤销案中最高院所支持的理由类似，因此，如上文所分析，这种判断是值得商榷的。正如本文一开始所阐述的那样，部门法之间虽然彼此联系，但是由于立法目的、调整对象、法律性质的不同，随意将它们混淆或者模糊其区别，都是不正确的。即使在本案中，班提公司确实在没有进行进口标签备案的情况下销售了印有“卡斯特”商标的干红葡萄酒，也应当由管理进出口事务的有权机关根据相关法律法规进行处罚，并不必然导致注册商标的撤销。这种思想在《商标法》的第四十五条中得到了很好的体现。第四十五条规定：“使用注册商标，其商品粗制滥造，以次充好，欺骗消费者的，由各级工商行政管理部门分别不同情况，责令限期改正，并可以予以通报或者处以罚款，或者由商标局撤销其注册商标。”因此，对于商标权人欺骗消费者的行为（未达到商标局撤销商标的严重程度），由各级工商行政管理部门予以处罚，至于处罚的种类、程度、程序、方式等都必然依据其他特定的法律、法规，而不是商标法。因此，判断商标使用是否合法，应以商标法及其配套法规为判断依据。值得指出的是，《进出口食品标签管理办法》不是行政管理法律、法规，只是一个部门规章，将本案冠之以“合法”、“非法”问题，未免有点小题大做。但最高人民法院基于本案确立的审判原则，确实有助于在未来的司法实践中防止撤销商标的随意性，表彰当事人真实的使用意图，建立诚信的商标使用规则。

【结论】 本案历时七年，最终在最高院一锤定音。从“康王”案所确定的宽泛的合法性审查，到本案所确定的仅应由商标法及其配套法规作为判断注册商标是否合法使用的法律依据，使用商标的经营活动的合法性并非注册商标连续三年停止使用撤销制度所关心和调整的问题，我们可以看到法制的进步以及法律工作者对法律适用和理解的深入。“卡斯特”注册商标三年不使用撤销纠纷案必将对今后的类似案件的审理起到一个很好的指引和指导作用。

[1] 中华人民共和国北京市高级人民法院行政判决书.（2008）高行终字第509号. [2] 孔祥俊著:商标与不正当竞争法:原理和判例,法律出版社2009年7月第1版,第84页 [3] 最高人民法院(2007)行监字第1841号驳回再审申请通知书

来源：中华商标作者：京泽律师事务所王国强林涛整理：iprdaily 赵珍网站：http://www.iprdaily.cn/

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