10年间23件专利未能完成代理，是谁之过？| 附判决书

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原标题：10年间23件专利未能完成代理，是谁之过？|附判决书

一般来说，一件专利较长的申请周期为2-3年，是什么原因使23件专利申请在10年间陆续被视为撤回，从而导致专利申请进程一直停滞不前？在一起专利代理合同纠纷的案件中，专利权利人与专利代理公司双方都把这23件专利未能申请成功的原因归咎于对方，孰是孰非，我们一起来看案件经过和法院判决。

2021年年末，中国裁判文书网公布了关于王某某、上海精晟知识产权代理有限公司（以下简称精晟公司）专利代理合同纠纷民事二审民事判决书，最高人民法院驳回了王某某与精晟公司的上诉，维持原判判决，精晟公司于判决生效之日起十日内返还王某某专利代理费人民币69000元。

合同纠纷的起源

这起专利代理合同纠纷起源于2013年，王某某陆续委托精晟公司为其30件涉案专利进行申请专利代理，其中25项为国内专利申请，5项为国际专利申请。双方于2014年10月29日签订《专利代理及保密协议》，合同约定乙方接受甲方委托为甲方代理专利申请工作，被告向原告支付相关专利的代理费，并委托原告代为缴纳专利申请的官方费用。其中对合同中约定摘要如下：

第四条，在任何一件专利完成撰写后，乙方将销毁相应的技术资料或通过与甲方沟通，以最佳方式将相应技术资料送与甲方。

第六条，乙方在为甲方进行专利代理期间，为了缩短申请周期，双方如以电话、电子邮件或传真，以及任何电子形式沟通时，都难以体现技术方案的本质时，乙方指定代理人应及时到甲方驻地与甲方技术人员进行当面的沟通，以达到最快理解技术方案本质的目的。

第八条，甲方委托乙方申请的任何一件专利，无论成功与否，乙方有义务及时通知甲方相关专利的申请进度，并及时以书面形式传送国家知识产权局的相关审查意见，如因乙方的原因没有及时传送国家知识产权局文件给甲方，造成甲方专利权的损失，由乙方按照国家法律法规恢复乙方权利，产生的费用由乙方承担，如果造成甲方无法挽回的损失，则由乙方负责赔偿。

第九条，甲方委托乙方申请的任何一件专利若得到授权，在乙方收到国家知识产权局授权文件和证书时，应第一时间联系甲方，确保相关文件及时送达甲方驻地。

第十条，甲方委托原告申请的任何一件专利，在甲方收到国家知识产权局下发的“专利受理通知书”后一周内，应及时向乙方支付相关专利的代理费，其中发明创造专利代理费为6,000元/件，实用新型专利代理费为2,500元/件，外观设计专利代理费为1,000元/件，付款方式为银行转账。本条所述的代理费，均为从专利申请到授权或者驳回(视为撤回)为止，乙方不再收取任何其他代理费用。

第十一条，如甲方委托乙方代理的发明专利获得授权，甲方再行支付给乙方1,000元/件。

第十二条，甲方为个人申请，发明专利申请费185元，实审费375元，授权费按专利局规定缴纳。

第十五条，本合同自双方签订之日生效，2016年12月31日为一期，期满双方满意，此条约可以延续。未约定PCT申请的代理费金额（口头约定为5000元/件）。

在精晟公司2015年7月13日开具的两张发票及相应专利的授权公布文件上显示，精晟公司已完成的专利代理工作的两个专利的专利号分别为：201410658XXXX、201510024XXXX，然而余下的23项专利代理工作的进展并不顺利。

根据双方签订的合同第十条规定，甲方在收到国家知识产权局下发的“专利受理通知书”后一周内，应及时向乙方支付相关专利的代理费，所述代理费为从专利申请到授权或者驳回（视为撤回）为止。2017年12月29日，精晟公司以王某某未支付拖欠的专利代理费为由将其起诉到上海知识产权法院，要求王某某支付各项费用合计人民币172,518.40元。

基于双方提供的证据和事实，2018年11月30日上海知识产权法院对此案作出一审判决：一、被告王某某于本判决生效之日起三十日内支付原告上海精晟知识产权代理有限公司专利代理费及专利申请费用合计人民币147,018.4元；二、驳回原告上海精晟知识产权代理有限公司其余诉讼请求。被告王某某如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审受理费人民币3,604元，由原告上海精晟知识产权代理有限公司负担441元，由被告王某某负担人民币3,163元。

然而，这起纠纷并未在上海知识产权法院作出一审判决后落下帷幕，由于双方并未解除合同，王某某认为精晟公司没有尽到委托合同中规定的代理义务，并向上海知识产权法院提起诉讼，上海知识产权法院于2019年4月29日受理了王某某的诉讼并作出如下判决：一、解除王某某与精晟公司签订的《专利代理及保密协议》；二、精晟公司于判决生效之日起十日内返还王某某专利代理费人民币69000元；三、驳回王某某的其余诉讼请求。精晟公司如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费人民币7748元，由王某某负担人民币3252元，由精晟公司负担人民币4496元。

专利被视为撤回，谁应负起责任？

双方因不服原审法院做出的判决，于2021年向最高院提起上诉，王某某请求：精晟公司全额返还代理费用，承担另行申请可能发生的费用暂计138000元，并赔偿王某某的预期利益损失暂计100000元。理由是精晟公司怠于履行义务，导致涉案23项专利的申请至今被搁置。精晟公司在上诉中请求：撤销原审判决，发回重审或者查清事实后改判驳回王志训原审全部诉讼请求。

在最高院审理中，王某某和精晟公司认定了本案争议仅涉及双方于2020年11月25日确认的《系争国内专利申请状态统计表》中记载的23件专利申请，其中第1-4项专利申请，王某某支付过实质审查费，但在收到国家知识产权第一次审查意见通知书后逾期不答复，该4项专利申请视为撤回。第5-10项专利申请，曾经因逾期缴纳实质审查费而视为撤回申请，王某某自行缴纳恢复费之后，专利申请程序恢复，精晟公司收到国家知识产权局第一次审查意见通知书，逾期不答复，该6项专利申请视为撤回。第11-23项专利申请，逾期未缴纳实质审查费而视为撤回申请。最高院根据双方当事人的诉辩主张认为，二审阶段的争议焦点为：精晟公司是否存在违约行为，以及应否承担相应的违约责任。

最高院的判决书中显示，精晟公司在2015年成功完成了两件专利的代理后，其余23件因为逾期缴纳实质审查费及逾期不答复国知局第一次审查意见通知书陆续被视为撤回。对此，精晟公司认为王某某不予支付专利代理费、专利申请费以及拒不配合精晟公司准备实审资料，是引起王某某专利申请失效的直接原因；王某某认为因精晟公司未尽合同约定的责任，未及时有效转达国家知识产权局的意见以及对方未缴纳专利申请官费，才导致专利申请程序停滞。

那么，在此案中，精晟公司是否违约，23件专利被视为撤回的责任又在谁？根据合同约定，王某某在收到“专利受理通知书”后一周内，应就涉案23件专利及时向精晟公司支付专利代理费6000元/件，并自行承担专利申请的官方费用。判决书显示，涉案的23件专利申请于2014年12月至2016年11月间陆续取得专利申请受理通知书后，王某某未依约支付专利代理费。同时，最高院认为，精晟公司在双方发生诉讼纠纷后，履约不当行为特别是设置履约障碍行为直接影响了王某某对涉案1-10项专利的顺利申请，且使王某某对其产生了不信任感，对合同履行产生消极情绪，精晟公司对其过错应承担相应的违约责任。

最终，最高人民法院经审理查明后，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定做出判决，驳回上诉，维持原判。

附：判决书

王某某、上海精晟知识产权代理有限公司专利代理合同纠纷民事二审民事判决书

中华人民共和国最高人民法院

民事判决书

（2021）最高法知民终965号

上诉人（原审原告）：王某某，男，汉族。

委托诉讼代理人：赵天吉，上海市沪西律师事务所律师。

委托诉讼代理人：杨英涛，上海市沪西律师事务所律师。

上诉人（原审被告）：上海精晟知识产权代理有限公司。

法定代表人：冯*玲，执行董事。

委托诉讼代理人：王本桥，北京市中伦文德律师事务所上海分所律师。

委托诉讼代理人：马旭龙，北京市中伦文德律师事务所上海分所律师。

上诉人王某某与上诉人上海精晟知识产权代理有限公司（以下简称精晟公司）专利代理合同纠纷一案，因王某某、精晟公司不服上海知识产权法院于2020年12月31日作出的（2019）沪73知民初333号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年5月10日立案后，依法组成合议庭进行了审理，并于2021年7月13日询问当事人，上诉人王某某及其委托诉讼代理人赵天吉、杨英涛，上诉人精晟公司的委托诉讼代理人马旭龙到庭参加询问。本案现已审理终结。

王某某上诉请求：撤销原审判决中第二项、第三项，改判全部支持王某某原审第二项、第三项、第四项诉讼请求。事实和理由：（一）关于专利申请官费等非委托费用应当由精晟公司承担。1.原审法院完全依据《专利代理及保密协议》认定双方的权利与义务不妥。王某某已经无法找到双方签订的书面合同，只能以精晟公司在（2017）沪73民初761号案件中提供的书面合同作为参考；而该书面合同骑缝章无法对应上，且前两页存有多处修改痕迹；法院应当充分考虑双方当事人存在闭口价的交易习惯，不应完全依据书面合同认定事实。2.原审法院未查明事实。王某某原审提交的第四组证据，目的在于证明本案双方闭口价交易习惯，其中包括精晟公司在2015年7月13日开具的两张发票及相应专利的授权公布文件，精晟公司在发票上分别备注了完成专利代理工作的两个专利的专利号：201410658XXXX、201510024XXXX。在这两个专利申请的前后，王某某并未向精晟公司支付官费等非代理费用，精晟公司亦未向王某某索要官费等非代理费用，所发生的相应的官费等非代理费用均为精晟公司自行承担。精晟公司在委托费用之外收取的27878.4元，构成不当得利，应当予以全额返还。（二）精晟公司怠于履行义务，导致涉案23项专利的申请至今被搁置，应当全额返还代理费用，而非返还50%。2013年起，王某某陆续委托了精晟公司对王某某的30件涉案专利进行申请专利代理，其中25项为国内专利申请，5项是国际专利申请。截至今日，精晟公司对于国内专利申请仅仅完成2件。在（2017）沪73民初761号案件判决之前，精晟公司未及时将国家知识产权局的相关文件转发给王某某。在（2017）沪73民初761号案件判决后，精晟公司依旧未实际履行通知义务。虽然精晟公司将国家知识产权局的部分通知转发到王某某的邮箱，但是精晟公司应当知道王某某邮箱无法正常使用、王某某一直未及时查看未回邮，精晟公司应当知晓王某某的电话号码和微信等联系方式而不及时采取邮件以外的联系方式联系王某某，怠于履行合约义务。关于审查意见的答复，不能完全依赖发明人的协助。在发明人不能协助的前提下，代理人完全有能力根据专利申请文件来完成审查意见的答复，而不是对审查意见转发给发明人后就置之不理，从而导致专利被视为撤回。因此对于专利被视为撤回的所造成的损失应当由精晟公司承担。精晟公司应当全额返还至今未完成代理工作的23项专利的代理费用共计138000元。（三）精晟公司具有完全民事行为能力，应当对自己侵权行为承担侵权责任。精晟公司作为专业的代理机构，在专利代理业务中是优势方，应当规范自身职业道德。在将近十年的时间里，精晟公司未能正常完成王某某的专利代理工作。尤其是在（2017）沪73民初761号案件判决前后，王某某已经将所有代理费用付清，精晟公司依旧不推进相关代理工作，严重侵犯了王某某的合法权益。精晟公司应当承担王某某另行申请可能发生的费用暂计138000元。同时，如果王某某的专利得到及时的申请，能够带来很大的经济效益和社会效益。法院应当批准王某某提交的司法鉴定申请。精晟公司应当赔偿王某某的预期利益损失暂计100000元。

精晟公司辩称：精晟公司已经履行了合同义务，请求驳回王某某的上诉请求。关于王某某涉案专利申请，王某某未及时向精晟公司支付专利代理费是导致专利申请未能完成的重要原因。精晟公司完成合同义务，王某某的诉讼请求不应该获得支持。王某某提出的返还官费相关诉讼请求构成重复起诉，该争议在（2017）沪73民初761号案件中已经予以处理。

精晟公司上诉请求：撤销原审判决，发回重审或者查清事实后改判驳回王某某原审全部诉讼请求；本案诉讼费用由王某某承担。事实和理由：（一）原审判决关于“精晟公司未向王某某进行足够提醒”的事实认定不清。精晟公司已经通过邮件、短信、电话等各种形式联系过王某某，要求其就本案系争专利申请是否提出实审请求、如何进行实审答辩，以及在缴纳期限前按时缴纳实审费等进行提醒，实施了足够的提醒。（二）原审判决关于精晟公司需返还代理费的系争专利范围事实认定有误。精晟公司已完成专利代理工作。本案系争的23件专利申请中，有11件专利在（2017）沪73民初761号判决作出之前的状态已经处于“实审请求视撤失效”的状态。根据《专利代理及保密协议》第十条的约定，该11件专利申请双方权利义务关系已终止。即使精晟公司应承担代理义务以及应进行足够的提醒，也不应涉及该11件专利。（三）原审判决适用法律错误。王某某未及时履行合同付款义务，精晟公司依法享有履行抗辩权。精晟公司已完成专利代理工作，未就实审开展的相关工作与之没有关系，不应返还已收取服务费的50%。即使精晟公司存在一定过错，应当就实审视为撤回部分承担50%责任，也应当是返还25%服务费。（四）原审判决对案件受理费的分配有误。二审中，精晟公司放弃上述理由（三）中的抗辩权主张和理由（四）。

王某某辩称：不同意精晟公司的上诉请求，坚持王某某的上诉请求。本案双方虽签订了书面协议，但在双方履行过程中，以6000元作为闭口价，王某某实际支付了6000元代理费；精晟公司在后续委托代理的过程中，要求增加3000元的代理费用以及官费，双方没有达成一致。精晟公司没有履行自己的合同义务，导致王某某大量的专利申请因逾期视为撤回。精晟公司在代理过程中不诚信，没有尽到委托合同中受托人勤勉尽职的义务，也没有与王某某在合同订立以及后续履行过程中交代清楚权利义务，导致专利大量失效。

王某某向原审法院提起诉讼，原审法院于2019年4月29日立案受理，王某某请求判令：1.解除双方签订的《专利代理及保密协议》；2.判令精晟公司退还专利代理服务费及多收取的专利申请的官方费用165878.4元（其中代理费为涉案专利申请23件，每件6000元，合计138000元），精晟公司补偿王某某恢复专利费用损失164000元，两项共合计人民币329878.4元；3.判令精晟公司赔偿王某某因专利申请失败而给王某某造成的预期利益损失100000元，具体金额以评估为准；4.本案的诉讼费用由精晟公司承担。二审中，王某某变更上述第二项补偿费用金额为138000元。精晟公司辩称：1.《专利代理及保密协议》已终止；2.涉及专利代理费及专利申请费的诉讼请求构成重复起诉；3.王某某不予支付专利代理费、专利申请费以及拒不配合精晟公司准备实审资料，系引起王某某专利申请失效的直接原因，其后果应当由王某某自行承担；4.王某某要求精晟公司予以赔偿的诉讼请求均无事实、法律、合同依据。

原审法院认定事实：王某某（甲方）与精晟公司（乙方）于2014年10月29日签订《专利代理及保密协议》，合同约定乙方接受甲方委托为甲方代理专利申请工作。第六条，乙方在为甲方进行专利代理期间，为了缩短申请周期，双方如以电话、电子邮件或传真，以及任何电子形式沟通时，都难以体现技术方案的本质时，乙方指定代理人应及时到甲方驻地与甲方技术人员进行当面的沟通，以达到最快理解技术方案本质的目的。第八条，甲方委托乙方申请的任何一件专利，无论成功与否，乙方有义务及时通知甲方相关专利的申请进度，并及时以书面形式传送国家知识产权局的相关审查意见，如因乙方的原因没有及时传送国家知识产权局文件给甲方，造成甲方专利权的损失，由乙方按照国家法律法规恢复乙方权利，产生的费用由乙方承担，如果造成甲方无法挽回的损失，则由乙方负责赔偿。第九条，甲方委托乙方申请的任何一件专利若得到授权，在乙方收到国家知识产权局授权文件和证书时，应第一时间联系甲方，确保相关文件及时送达甲方驻地。第十条，甲方委托王某某申请的任何一件专利，在甲方收到国家知识产权局下发的“专利受理通知书”后一周内，应及时向乙方支付相关专利的代理费，其中发明创造专利代理费为6000元/件，实用新型专利代理费为2500元/件，外观设计专利代理费为1000元/件，付款方式为银行转账。本条所述的代理费，均为从专利申请到授权或者驳回（视为撤回）为止，乙方不再收取任何其他代理费用。第十一条，如甲方委托乙方代理的发明专利获得授权，甲方再行支付给乙方1000元/件。第十二条，甲方如需委托乙方代为缴纳专利申请的官方费用，应及时将款项汇入乙方账号。甲方为个人申请，发明专利申请费185元，实审费375元，授权费按专利局规定缴纳。第十五条，本合同自双方签订之日生效，2016年12月31日为一期，期满双方满意，此条约可以延续。

2017年12月29日，原审法院受理精晟公司起诉王某某专利代理合同纠纷，案号为（2017）沪73民初761号，精晟公司请求原审法院判令王某某支付拖欠的专利代理费。2018年11月30日，原审法院对该案作出一审判决，判令：王某某于判决生效之日起三十日内支付精晟公司专利代理费及专利申请费用合计人民币147018.4元。该判决中记载“在涉案协议继续履行的情况下，双方仍然存在基于协议约定的权利和义务。涉案协议第十条约定所述的代理费，均为从专利申请到授权或者驳回（视为撤回）为止，精晟公司不再收取任何其他代理费用，故精晟公司在涉案合同项下还存在向精晟公司提供专利代理服务的义务，王某某有权利要求精晟公司去完成委托专利的代理工作。若精晟公司违反双方约定，王某某可另行主张权利”。该判决一审生效，且全部执行完毕，包括10000元由法院下发给精晟公司，35000元由王某某主动履行，2019年4月17日，精晟公司与王某某达成执行和解，精晟公司撤回执行申请，后王某某未履行和解协议，故精晟公司申请恢复执行，最后由法院划扣111980.5元，其中含未清偿的本金102018.4元以及迟延履行利息（2019年1月11日至2020年7月23日），2020年8月31日法院出具结案通知书。

2018年11月1日，（2017）沪73民初761号案件庭审中，精晟公司表示，在专利驳回之前程序中答复国家知识产权局审查意见的专利代理服务包括在6000元代理费内，无须另外收费。

本案审理中，双方确认：本案争议仅涉及双方于2020年11月25日确认的《系争国内专利申请状态统计表》中记载的23件专利申请（详见附件）。其中第1-4项专利申请，王某某支付过实质审查费，但在收到国家知识产权第一次审查意见通知书后逾期不答复，该4项专利申请视为撤回。第5-10项专利申请，曾经因逾期缴纳实质审查费而视为撤回申请，王某某自行缴纳恢复费之后，专利申请程序恢复，精晟公司收到国家知识产权局第一次审查意见通知书，逾期不答复，该6项专利申请视为撤回。第11-23项专利申请，逾期未缴纳实质审查费而视为撤回申请。

2016年8月8日至2019年2月26日期间，精晟公司谢某向王某某电子邮箱×××＠ｉｃｌｏｕｄ.ｃｏｍ发送多封电子邮件，转交专利申请过程文件，还通过短信通知王某某提醒查收邮件。其中，2017年7月26日，谢某就申请号为201410658XXXX的专利申请（注：非涉案23件专利）向王某某发送电子邮件告知，“截止2017年9月24日，应缴纳恢复费1000元、年费135元、滞纳金225元，我司代为办理恢复手续400元／件，方可恢复专利权，否则专利完全失效，无法恢复”；王某某回复“同意公司尽快帮我垫资恢复专利权”；谢某再回复“很抱歉我司无法为您垫付费用”。

国家知识产权局分别于2018年12月28日、2019年2月1日作出关于第18项、第19项专利申请的实质审查请求期限届满前通知书，分别于2019年2月22日、2019年2月25日作出关于第9项、第10项专利申请的第一次审查意见通知书。2019年2月28日，王某某发短信给谢某“你发我×××＠126.ｃｏｍ这个邮箱吧！苹果邮箱早就不好用了。方便的话顺便也在短信简短告知我信息”。当日，谢某向该邮箱转发上述通知书。此后，谢某就向王某某的×××＠126.ｃｏｍ邮箱发送电子邮件。

国家知识产权局于2019年2月28日作出关于第8项专利申请的第一次审查意见通知书。2019年3月5日，谢某向王某某的邮箱转发上述通知书。

国家知识产权局分别于2019年3月21日、2019年4月2日作出关于第6项、第7项专利申请的第一次审查意见通知书，分别于2019年3月29日、2019年4月12日作出关于第16项、第17项专利申请的视为撤回通知书。2019年4月16日，谢某向王某某的邮箱转发上述通知书，并告知“附件是近期的文件，请查收！请仔细阅读通知书的所有内容，避免因为逾期而造成不可挽回的损失。有疑问请联系我，谢谢！视为撤回期限，通知书日期+2个月；第一次审查意见期限，通知书日期+4个月”。

国家知识产权局于2019年4月17日作出关于第1项、第3项专利申请的第一次审查意见通知书，于2019年4月29日作出关于第5项专利申请的第一次审查意见通知书，于2019年4月30日作出关于第4项专利申请的第一次审查意见通知书。2019年5月6日，谢某向王某某的邮箱转发上述通知书，并告知“附件是您的专利第一次审查意见，请仔细阅读通知书的内容，注意答复期限。若委托我司进行答复，收费为3000元/件，同时需要给我司预留至少1个月答复时间，请知悉”。

2019年7月30日，精晟公司戴某向王某某发送电子邮件，告知“附加1为3件发明专利申请实质审查请求期限届满前通知书，这3个专利现在需要缴纳实质审查费和提实质审查，请确认是否缴费，在邮件回复我，详细请下载附件查看；附件2-3为（王某某和上海某有限公司）专利申请状态统计和专利缴费统计，请审阅，详细请下载附件查看；请确认贵司专利权利恢复和专利缴费，确认后请邮件回复，我好安排业务处理；注：贵司收到邮件后，请在3个工作日内回复我邮件，超过3个工作日我没有收到回复邮件，我司自动默认贵司已经收到邮件提醒，后续出现其他任何问题，我司不承担相应责任”。

2019年8月13日，精晟公司戴某向王某某发送关于第23项专利申请的发明专利申请实质审查请求期限届满前通知书，并告知“请贵司确认这件专利是否缴实质审查审查费，确认好后请邮件回复，我好安排业务处理。”同时附有上述“注”的内容。

国家知识产权局于2019年11月14日作出关于第2项专利申请的第一次审查意见通知书。2019年11月14日，精晟公司戴某向王某某发送关于第2项专利申请的第一次审查意见通知书，并告知“审查意见答复截止日期：2020年3月13日。如需我司答复，请邮件回复我。”。同时附有上述“注”的内容。

2019年7月30日至2019年12月27日，精晟公司都有向王某某发送短信通知反馈专利申请的相关情况并提醒其查收邮件。

审理中，精晟公司抗辩不答复知识产权局专利审查意见通知书的原因是，王某某未向精晟公司反馈其意见，精晟公司作为专利代理人不知道如何回复国家知识产权局。王某某指控，精晟公司在双方合作之初采取发短信、打电话通知王某某，在双方发生矛盾之后，精晟公司采取向王某某发送电子邮件的方式转递信息，王某某不经常查收电子邮件，不使用精晟公司发送的电子邮箱，实际不知道审查意见通知书。此外，精晟公司在向王某某发出审查意见通知书时已逾期。王某某还指控，精晟公司在没有征求王某某意见的情况下也可以自行答复审查意见，使得专利程序延续。正是由于精晟公司不答复审查意见，导致专利申请被撤回。王某某还认为，专利代理费中包括专利申请的官方费用。针对王某某诉讼请求第一项，双方明确，争议的代理费为23件，每件6000元，合计138000元，其余部分（165878.40元-138000元）为专利申请的官方费用。精晟公司认为，专利申请的官方费用中还包括PCT项目的申请费。

原审法院认为，本案系专利代理合同纠纷，属委托合同。委托合同是委托人和受托人约定，由受托人处理委托人事务的合同。依法签订的合同具有法律约束力，双方当事人均应遵照履行。专利代理的性质是专业服务机构为委托人提供专业服务的民事法律行为，代理人应以专业的技能，谨慎、勤勉尽责地为委托人提供服务，维护客户的合法权益。现就王某某提出的诉讼请求，逐一进行评析。

关于王某某提出的第一项诉讼请求。精晟公司表示《专利代理及保密协议》的权利义务关系已终止。鉴于该协议期限已届满，且无继续履行之事项，但协议项下涉案23件专利申请未实现王某某合同目的，双方之间仍存在争议，原审法院确认解除系争《专利代理及保密协议》，双方之间基于该协议形成的专利代理合同关系终止，双方进入合同清算程序，故对王某某的第一项诉讼请求予以支持。

关于王某某的第二项、第三项诉讼请求，包括返还服务费以及损害赔偿两个部分。涉案协议第十二条明确约定专利申请的官方费用由申请人承担，王某某主张专利代理费用中包括专利申请的官方费用，原审法院难以采纳。协议第十条约定，专利代理费用包括从专利申请到专利授权或者驳回（视为撤回）为止，精晟公司不再收取任何其他代理费用。精晟公司在电子邮件中提出，为王某某提供第一次答复审查意见回复需额外收取3000元代理费，超出了双方事先在协议中的约定。协议第六条约定，精晟公司在提供专利代理服务过程中，会主动联系王某某以达到最快理解技术方案本质的目的。然而双方发生纠纷之后，精晟公司向王某某发送电子邮件称，“超过3个工作日我没有收到回复邮件，我司自动默认贵司已经收到邮件提醒”，且未采取电话、上门服务等约定的方式联系王某某以获取王某某对专利申请的明确态度，未向王某某进行足够的提醒。原审法院认为，精晟公司向王某某要求额外收取第一次答复审查意见的服务费、未给王某某足够的提醒，违反了双方协议约定，未能全面履行勤勉、尽责之专业服务义务，在提供服务过程中有一定的瑕疵。自己责任是民事活动的首要归责原则。王某某向精晟公司提供了有效电子邮件地址，精晟公司按照王某某提供的电子邮件地址向王某某转递专利申请文件以及信息，王某某作为具有完全行为能力的当事人，应及时查收电子邮件、及时反馈技术意见、及时自己缴纳或者委托缴纳专利申请的相关官方费用，不应当完全寄托和依赖于精晟公司的反复提醒。但是，王某某怠于履行自身义务，未能及时回复精晟公司，导致精晟公司无法及时答复审查意见，应由王某某对不答复审查意见视为撤回的不利后果承担法律责任，王某某无权向精晟公司主张赔偿，且恢复专利申请程序的费用应由王某某自行承担。王某某申请对涉案23件未授权的专利进行损失评估的司法鉴定，原审法院予以驳回。王某某主张，精晟公司可以不征求王某某意见的情况下随意答复审查意见，原审法院不予采纳。综合精晟公司提供服务的完成情况、提供服务的瑕疵程度以及王某某自身的过错程度，判令精晟公司返还已收取的服务费的50%，对王某某的其他索赔请求不予支持。

精晟公司认为王某某在本案中提出的关于专利代理费以及专利申请费的诉讼请求，已经由原审法院于（2017）沪73民初761号案件中审理并在该案中予以处分，王某某构成重复起诉。原审法院在前案判决中明确，精晟公司在涉案合同项下还存在向王某某提供专利代理服务的义务，现王某某就精晟公司的代理服务违反约定提起诉讼，与前案并不构成重复起诉，故精晟公司的上述意见与事实不符，原审法院不予采纳。

综上，原审法院依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用

本院二审期间，王某某为证明其主张，向本院提交了如下证据：关于宜昌某有限责任公司欲以2500万元购买王某某某项专利的证据梳理（短信记录、往来邮件、草拟合同等）。证明因精晟公司拖延,导致王某某至少23件专利在长达近十年的时间无法申请成功，半公开的专利信息让王某某产生了无法估量的预期利益的损失。经质证，精晟公司认为上述证据形成时间为2015年，并非二审新证据，不应被采纳；相关事实发生在王某某与案外人之间，其真实性无法确认；相关专利不在本案诉争的23件专利内，与本案无关，无法证明涉案专利价值。本院认为，王某某上述证据并非二审新证据，且与本案争议事实缺乏直接关联关系，不能用以证明王某某的主张，本院不予采信。

二审中，王某某提交了司法鉴定申请书，请求对涉案23件未成功完成授权的专利进行损失评估。

原审法院查明的事实属实，本院予以确认。

本院认为，根据双方当事人的诉辩主张，本案二审阶段的争议焦点为：精晟公司是否存在违约行为，以及应否承担相应的违约责任。

（一）本案应否依照《专利代理及保密协议》确定双方当事人之间的权利义务关系。本案中，根据已查明的事实，双方当事人于2014年10月29日签订有《专利代理及保密协议》，在合同履行过程中，精晟公司因王某某欠付专利代理费，曾将其诉至原审法院，原审法院于2018年11月30日作出（2017）沪73民初761号民事判决，支持了精晟公司的诉讼请求。在该案诉讼过程中，王某某对精晟公司提交的《专利代理及保密协议》没有提出过异议，并依据该《专利代理及保密协议》提起本案诉讼。王某某在本案二审中关于其本案提交的《专利代理及保密协议》因来源于精晟公司前案证据而存在部分内容不真实的主张，系对其已确认的事实予以反悔，因其理由并不充分，亦无充足反证，本院不予支持。经审查，《专利代理及保密协议》已经原审法院生效判决确认，系双方当事人之间的真实意思表示，亦不违反相关法律法规规定，应认定为合法有效。原审法院依照《专利代理及保密协议》确定双方当事人之间的权利义务关系，合法适当，本院予以确认。

（二）精晟公司是否存在违约行为。经审查，王某某（甲方）与精晟公司（乙方）双方合同约定：第八条，甲方委托乙方申请的任何一件专利，无论成功与否，乙方有义务及时通知甲方相关专利的申请进度，并及时以书面形式传送国家知识产权局的相关审查意见，如因乙方的原因没有及时传送国家知识产权局文件给甲方，造成甲方专利权的损失，由乙方按照国家法律法规恢复乙方权利，产生的费用由乙方承担，如果造成甲方无法挽回的损失，则由乙方负责赔偿。第十条，甲方委托王某某申请的任何一件专利，在甲方收到国家知识产权局下发的“专利受理通知书”后一周内，应及时向乙方支付相关专利的代理费，其中发明创造专利代理费为6000元/件，实用新型专利代理费为2500元/件，外观设计专利代理费为1000元/件，付款方式为银行转账。本条所述的代理费，均为从专利申请到授权或者驳回（视为撤回）为止，乙方不再收取任何其他代理费用。第十二条，甲方如需委托乙方代为缴纳专利申请的官方费用，应及时将款项汇入乙方账号。据此，王某某在收到“专利受理通知书”后一周内，就涉案23件专利应及时向精晟公司支付专利代理费6000元/件；王某某应自行承担专利申请的官方费用。精晟公司对王某某负有及时通知义务，并应及时向王某某传送国家知识产权局文件。

合同实际履行过程中，涉案23件专利申请于2014年12月至2016年11月之间陆续取得专利申请受理通知书，王某某未依约支付专利代理费，精晟公司虽将王某某诉至法院追要专利代理费和代王某某垫付的专利申请费用，但并未停止履行合同，仍通过邮件+短信方式向王某某转发涉案23件专利申请的国家知识产权局文件通知并提示其缴费。王某某确认其接收到过精晟公司上述邮件和短信通知，但是认为精晟公司履约行为不适当，主要理由为：1.精晟公司在双方涉诉后改变了原先的电话通知履行方式；2.精晟公司未告知王某某专利申请视为撤回的后果；3.精晟公司应当代王某某向国家知识产权局提交第一次答复审查意见，其未提交并通知王某某需额外收取3000元构成违约。本院认为，关于涉案23件专利缴费通知，精晟公司采取的邮件+短信通知方式，虽有别于双方涉诉前的通知方式，但已达到有效通知王某某的法律效果，精晟公司履约行为并无不当。王某某作为完全民事行为能力人，应知晓其行为后果，其漠视自己的权利，怠于缴费并因此导致相关专利申请视为撤回，其应自行承担相应的责任。关于涉案1-10项专利第一次审查意见通知，精晟公司虽已通知到王某某，但在王某某未予回复的情形下仍应尽到专利代理机构勤勉尽责的代理责任，及时主动与王某某进行有效沟通，向其提出答复审查意见并及时向国家知识产权局提交答复审查意见。对此，精晟公司不仅未勤勉尽责履约，相反向王某某提出额外收取3000元代理费并采取默示确认通知模式，与其在双方涉诉之前代理王某某取得两个发明专利授权的履约行为形成鲜明对照，故难以认定其履约行为适当。同时，王某某在精晟公司明确表示需额外收费的情形下，仍可以自行向国家知识产权局提交答复审查意见（事后可追究精晟公司的违约责任），但其并未提交，而是放任权利丧失，故其对相关专利申请视为撤回这一扩大损失结果的发生负有责任。

（三）精晟公司应承担的违约责任。如前文所述，精晟公司因王某某欠付专利代理费而将其诉至法院后，履约行为发生变化，仅在最低限度范围内完成缴费通知义务，对于专利申请中的及时沟通、提出答复审查意见等代理工作则怠于履行并设置履约障碍。基于此，原审法院认定精晟公司未能尽到履行勤勉、尽责的专业服务义务，并综合全案精晟公司提供服务的完成情况、提供服务的瑕疵程度以及王某某自身过错，判令精晟公司返还已收取服务费的50%，基本适当，本院予以确认。精晟公司违约行为并不必然导致涉案合同目的无法实现，王某某对涉案23件专利申请视为撤回结果的发生负有过错，应承担相应的责任，其上诉主张精晟公司返还全部服务费和专利申请官方费用，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。精晟公司上诉主张其在专利申请实质审查过程中即使有一定过错，也仅应返还25%服务费。对此，本院认为，精晟公司上述履约不当行为特别是设置履约障碍行为不仅直接影响王某某对涉案1-10项专利的顺利申请，而且使王某某对其产生不信任，对合同履行产生消极情绪，精晟公司对其过错应承担相应的违约责任，其关于专利申请代理工作可以量化，其对已完成工作部分不应返还代理费的主张，本院不予支持。王某某还上诉主张精晟公司补偿其恢复专利费用并赔偿其预期利益损失。对此，本院认为，王某某主张的上述费用并未实际发生，且即使发生也属于王某某因放任权利行使而产生的扩大损失，并非基于精晟公司违约行为所产生的实际损失，故本院不予支持。相应的，本院对王某某提出的司法鉴定申请亦不予支持。关于合同解除问题。精晟公司虽请求撤销原审法院关于解除合同的判项，但对双方合同解除事实并无异议，故本院对原审法院确认合同解除事实予以确认。

此外，关于王某某是否存在重复诉讼的问题。本院认为，王某某本案主张精晟公司返还专利申请官方费用的依据是精晟公司存在违约行为，故其与（2017）沪73民初761号案件不构成重复诉讼。

综上所述，王某某、精晟公司的上诉请求均不能成立，应予驳回；原审判决认定事实清楚，适用法律正确，予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费7358元，由王某某负担5833元，上海精晟知识产权代理有限公司负担1525元。

本判决为终审判决。

审判长　徐燕如

审判员　刘晓梅

审判员　庞　敏

二〇二一年八月九日

法官助理　韦梦旸

书记员　翟雨晶

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