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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp
翻译：北京思韬知识产权代理有限公司
原标题：“劫持”幽灵的回归：针对自愿受 F/RAND 承诺约束的SEP的2021年政策声明草案的分析（第三部分）
“在涉及受许可承诺约束的专利的问题上，DOJ、USPTO和 NIST应避免依赖“劫持”这样模糊不清定义错误的概念，而应明确阐释需要解决的问题。”
在本系列文章的第二部分中，我们讨论了向欧洲电信标准协会（ETSI）作出的具体许可承诺的具体内容以及与此相关的现行法律。在此第三部分中，我们将讨论2021年政策声明草案，具体观点特别强调草案与ETSI框架的不一致之处，以及劫持说法对涉及个别美国专利的情况并不适用的情形。
2021年12月6日政策声明草案
尽管2021年政策声明草案声称的目的是为各机构提供关于“对受RAND和/或F/RAND许可承诺约束的标准必要专利（或SEP）的侵权的救济措施”的意见，但是其并未在这个问题上采取明确的立场，而只是对以下几点（有些可以说是“众所周知的”）进行了说明：
机构认为，法院和其他中立的裁决者在行使自由裁量权作出涉及标准必要专利的救济裁定时，应继续考虑所有相关事实，包括F/RAND承诺和双边许可谈判期间各方的行为。平衡的、基于事实的分析将促进并有助于维护竞争和激励创新，以及持续参与自愿的、基于共识的标准制定活动。
然而，在得出这一结论的过程中，这些机构做出了一些无益的声明，这些声明没有得到ETSI许可承诺的具体内容、专利政策或与此相关的任何法律声明的支持，这样做是在鼓励反向劫持（hold-out），并给专利持有人带来不应有的负担。
未得到支持的声明
作为第一个例子，2021年政策声明草案对许可承诺做了如下声明：
“通过促成……并根据SDO的政策自愿做出F/RAND许可承诺，专利持有人表示愿意为实施该标准的用途许可该技术，并表示不会行使通过标准化获得的任何市场力量。”
然而，ETSI许可承诺、知识产权（IPR）政策或知识产权指南均未提及“不会行使通过标准化获得的任何市场力量”的问题。2021年政策声明草案进一步将寻求获得“比他们在标准化之前能够协商的更高的对应用SEP技术的补偿”的专利所有人描述为从事“机会主义行为”，尽管有下列协议或条件，即，与标准相关的专利应在事前定价，或在没有许可的情况下对侵权的救济有某种限制（除非，如本系列文章的第二部分所解释的，你是摩托罗拉或谷歌公司）。
最令人不安的是，2021年政策声明草案在没有任何支持的情况下指出，“潜在被许可人不应被视为不愿意接受F/RAND许可……如果其保留在仲裁或F/RAND裁定中质疑标准必要专利的有效性、可实施性或标准必要性的权利；或者如果其保留在同意许可后质疑专利的有效性或标准必要性的权利”（做了重点强调）。正如本系列文章的第二部分所解释的，说潜在被许可人在质疑标准必要性或保留质疑标准必要性的权利的情形下不应该被视为非善意被许可人，这与对ETSI的许可承诺的具体内容是明显不一致的，而且这实际上要求专利持有人承担证明必要性的责任，尽管联邦地区法院和ITC已对此做出相反的裁决。甚至这些机构本身使用的措辞也是自相矛盾并且毫无依据（“保留质疑……标准必要专利的标准必要性的权利”）。正如我们在这里所论述的，这种措辞错误地假定，所有已经提交许可承诺的专利都应被视为是标准必要的，其目的是使专利持有人承担义务以FRAND方式进行许可，而并非出于实施者是否需要许可的目的。正如第二部分所指出的，ETSI许可承诺、知识产权政策和知识产权指南均未提及实施者在同意许可之前或之后有权质疑专利的有效性。
由于对F/RAND许可和司法程序存在严重的误解，这些机构进一步“鼓励各方通过同意在双方认可的司法管辖区寻求替代性争议解决方案或对F/RAND相关的争议进行司法解决来解决有争议的问题”。首先，这一声明忽略了实施者通过反向劫持获得的明显利益，这样他们就有动力拒绝寻求替代性争议解决方案（ADR）。其次，该声明忽略了专利所有人除了通过逐个提起专利侵权诉讼外，没有其他可以诉诸行动的法院以对其技术的未经许可使用寻求救济。如果起诉侵权是这些机构在提到寻求司法解决时所指代的内容的话（这一点并不明确），这就进一步造成了一种没有依据的情形，即实施者即使否认标准必要性并要求专利所有人证明其需要许可，其也依然保有按FRAND条款和条件获得许可的权利。更令人困惑的是，2021年政策声明草案在一个脚注中增加了以下内容（做了重点强调）：
希望寻求司法裁决而不是通过替代性争议解决机制来解决，并不意味着恶意。各方可能出于各种合理的原因，希望由法院来解决例如有效性和标准必要性等具体问题。而且他们也许无法就仲裁条件达成共识。
正如本系列文章的第二部分所解释的，质疑标准必要性不是一种恶意的行为（这样做不会失去获得FRAND许可的权利，即在没有许可的情况下，也无法就侵权行为获得禁令或超FRAND的赔偿的救济），这一论断无法得到向ETSI作出的许可承诺、知识产权政策或知识产权指南以及与此相关的任何法律声明的支持。
不合理的声明
如上所述，2021年政策声明草案提到了专利持有人的“机会主义行为”。声明全文如下：
SEP持有人通过禁令威胁，利用SEP获得比他们在标准化之前通过谈判能够获得的更高的补偿的机会主义行为，会损害对标准化产品的投资，延迟标准化产品的上市，抬升价格，并最终损害消费者和小企业。
此声明除了缺乏支持外，这种专利劫持说法最令人不安的是，其完全没有提供存在专利劫持的证据，而且完全不适用于涉及个别美国专利的情况。这是因为，正如本系列文章的第二部分所解释的，如果专利所有人通过对侵权寻求救济而以某种方式违反了与FRAND相关的义务，一旦该违反行为被认定成立，则法院大概率就不会颁发禁令，也不会判给超FRAND的赔偿。此外，该政策声明草案通过将受许可承诺约束的专利持有人称为“SEP持有人”，再次错误地预设了标准必要性，而并未考虑实施者是否准备接受这种论断。最后，其并未提供任何证据表明存在专利劫持行为，也无证据证明其会产生任何负面影响。
促进反向劫持的声明
除了重复2013年关于机构认为禁令可能合理的非常有限的示例外，2021年政策声明草案还进一步陈述了“……潜在被许可人可以通过……作出善意的回应”，其中包括“对要约条款提出具体关切，包括专利的有效性和侵权可能性”或“要求SEP持有人提供评估要约合理所需的更具体的信息”。如同那些禁令可能合理的示例一样，这些声明也推出了一种未得到支持的说法，即实施者即使质疑必要性也有权获得FRAND许可（需注意侵权可能性与标准必要性之间的重叠），并且专利所有人还需要证明许可的必要性。
尽管如此，我们同意2021年政策声明草案中的如下说法：“愿意接受F/RAND许可并进行善意谈判的潜在被许可人应评估所提供的信息，并在商业上合理的时间内以推进谈判或达成许可的方式做出回应”，此外我们还同意，通过“接受要约”、“提出善意的F/RAND反要约”和“提议由中立方解决有争议的问题”（至少在“有争议的问题”是指FRAND许可条款的情况下），可能会起到作用。但是，要求专利持有人证明许可是必要的（但是这在实施者坚持反向劫持的情况下是不可能完成的），或者要求专利持有人提供更多信息但实施者却无需对获得FRAND许可做出任何承诺（比如同意进行有约束力的仲裁），都不会促进商谈，而只会为反向劫持提供便利。作为替代方案，我们建议增加以下内容作为善意谈判的进一步示例：（1）清楚地说明如果确信专利不具备标准必要性、不构成侵权、专利无效……，则不希望获得FRAND 许可；以及（2）为专利技术的继续使用提供担保。
片面性
最后，关于增加“透明度”（这个词不存在公认的法律含义或行业内通常的理解，我们在这里和这里已有论述）的问题，2021 年政策声明草案指出，潜在被许可人可以通过要求提供更多信息来善意回应，而“SEP持有人”（姑且不谈）也可以通过提供更多信息来善意回应。我们的主要疑问是为什么不鼓励实施者也披露相关信息？例如，这可以包括实施者为他人的标准相关专利支付的费率、他们基于自己的标准相关专利获得的费率、销售量、利润率、赔偿金等等。正如我们在此之前提出的：
最后，可以考虑将证据开示法域的民事诉讼规则作为同样寻求增加透明度的类比。与欧洲“专家组”针对FRAND许可的提议有两个明显的区别：（1）披露相关信息的义务是对等的；（2）结果是有保证的。就采取任何措施来提高透明度而言，公平原则要求这些义务应该是对等的，并且这些措施的目的应旨在促进达成FRAND许可。
在实施者对获得FRAND许可做出任何严肃的承诺之前（例如同意仲裁），要求专利持有人在庭外谈判中交出他们的底牌，这不公平也不合理地使权力的天平向实施者倾斜，而且这种论断也没有任何许可承诺、专利政策或任何相关法律等可以支持。
一揽子声明导致了不平衡
在涉及受许可承诺约束的专利的问题上，美国司法部（DOJ）、美国专利商标局（USPTO）和美国国家标准与技术研究院（NIST）应避免依赖“劫持”这样模糊不清定义错误的概念，而应明确说明需要解决的问题（最好指出一些相应的证据），并确保与此相关的任何声明至少与解决该具体问题有合理的关联，而不是与实际许可承诺、专利政策和现行法律相冲突。由于2021年政策声明针对所有受许可承诺约束的专利，但并未考虑其论断的背景，故该声明假专利劫持之名不适当地提议加重行使个别美国专利的负担，尽管根本就不存在发生专利劫持的可能。这种一刀切的做法很少正确，并且极具威胁，会打破微妙的FRAND平衡。
小提示
本系列英文原文首次已在IPWatchdog上发表，点击“阅读原文”查看本篇文章英文原文。
相关阅读：
（一）关于遵守自愿F/RAND承诺的SEP最新政策草案的理解（第一部分）
（二）“一”是最孤独的数字：关于标准必要专利自愿受 F/RAND 承诺约束的2021政策声明草案的分析（第二部分）
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp
翻译：北京思韬知识产权代理有限公司
编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君
注：原文链接：“劫持”幽灵的回归：针对自愿受 F/RAND 承诺约束的SEP的2021年政策声明草案的分析（第三部分）（点击标题查看原文）
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