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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：李洪江 闫笑男 北京观韬中茂律师事务所
原标题：探析商标延续性注册的适用条件
在日益激烈的市场竞争环境下，随着文化价值、社会规范和消费习惯的不断变化，消费者的需求和偏好也在不断改变，各种宣传口号、广告用语以及商标标识也会随之趋于“老化”，企业为寻求更多地发展，适应市场竞争的需要，往往会不断地调整品牌定位和发展战略，对企业品牌进行升级，从而增强品牌的差异化，得以树立鲜明的品牌形象。由于我国《商标法》遵循商标专用权注册取得制度，企业往往会在品牌升级后就新的标识提起商标注册申请，此时可能会遭遇他人在先商标权利的阻挡而难以通过审查，阻碍企业商标权利的获得，进而影响企业的市场扩张和进一步的发展。如果无法对引证商标采取应对措施以扫清权利障碍，“商标延续性注册理论”即成为应对这一困境的关键路径。为此，笔者结合商标延续性注册的理论和司法实践探究总结其适用条件，并为这一理论的开放性适用建言献策。
一、划定商标延续性注册的边界
商标延续是指企业将具有一定声誉和资产价值的商标向新的产品或服务领域拓展，利用消费者对已有商标的认知度、满意度与忠诚度推出新的产品或者服务。商标的延续涉及商标标识的延续和商品或服务类别的延续。“商标标识的延续”即对原有标识在保留显著识别部分的情况下添加其他要素或对原有标识作出细微改变，但不影响其区分商品或服务来源的功能；“商品或服务类别的延续”即指基于企业的产品和服务范围的市场扩张，将原有的标识扩张使用到新的不相同或不相类似的产品或服务上。
针对商标延续性注册理论，简要概括其情形即为：企业的现有商标已经在相关商品或服务领域具备了一定的知名度和影响力，暂且称之为“基础商标”；为进一步提升品牌形象和企业声誉，企业就与基础商标相同或者近似的标识提出新的注册申请，在此称之为“延续商标”；延续商标在申请注册过程中被他人的在先商标权利阻挡，即“引证商标”，此时企业利用商标延续性注册为由进行抗辩，以寻求获得延续商标的专用权。在我国《商标法》调整的范围内，相比商标延续，商标延续性注册的适用因与商标在先申请原则有所冲突则应有所限定：
（一） 基础商标仅限于注册商标
商标延续性注册理论涉及三方权利：基础商标、引证商标和延续商标。在商标驳回复审或异议案中，引证商标阻挡申请商标的法律依据通常为《商标法》第三十条关于“同一种商品或者类似商品”的规定，商标申请人的抗辩理由往往集中在二者不构成近似或在先权利不存在上。而对于引证商标与申请商标确属构成近似的情形，如果申请人存在在先未注册商标（假设该商标经过使用并获得一定的影响力），根据我国《商标法》第三十二条后半段之规定，引证商标构成抢注是申请人进行抗辩的核心依据；而商标延续性注册的情形是申请商标（即延续商标）基于与基础商标的延续性关系，可以突破《商标法》第三十条商标近似的规定得以获准注册。可见，如果基础商标为未注册商标，商标延续性注册理论将无用武之地，只有在基础商标为注册商标时该理论才有适用的可能性。
（二） 延续商标指定的商品服务应与基础商标的指定商品或服务相同或者类似
如前所述，商标延续性注册理论存在的必要性在于突破《商标法》第三十条商标近似的规定。如果基础商标与延续商标的指定商品和服务并不相同或者类似，在其不属于驰名商标的前提下，以商标延续为由对其进行跨类保护，将造成企业对于商标标识的垄断性占有，使得商品/服务的区分变得毫无意义，模糊商标区分商品及服务来源的功能性作用，造成市场僵局。因此，延续商标指定的商品服务与基础商标的商品服务应当相同或者类似。
（三） 商标延续性注册延续的是基础商标上的商誉
商标除具备区分商品及服务来源的功能之外，还承载着企业长期积累的商业信誉。商标的延续与商誉的延续不同，企业的商誉可以一定方式在不同的商誉载体上进行转移、延续，商誉的载体包括市场主体的字号、商标、产品的包装装潢等可以区分商品或服务来源的标志。商标延续性注册理论的逻辑合理性即在于，正是由于基础商标承载着权利人较高知名度和影响力，延续商标的获准注册才得以免于混淆之嫌，因此，商标延续性注册延续的是基础商标承载的商业信誉利益。
二、我国关于适用商标延续性注册的相关规定
商标延续性注册并非一个法律概念，我国《商标法》对此并无明确的规定。2014年颁布的《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》（以下简称“《审理指南》”）第七条规定：“商标注册人对其注册的不同商标享有各自独立的商标专用权，其先后注册的商标之间不当然具有延续关系”；第八条规定：“商标注册人的基础注册商标经过使用获得一定知名度，从而导致相关公众将其在同一种或者类似商品上在后申请注册的相同或者近似商标与其基础注册商标联系在一起，并认为使用商标的商品均来自该商标注册人或与其存在特定联系的，基础注册商标的商业信誉可以在后申请注册的商标上延续。”第九条规定：“基础商标注册后、在后商标申请前，他人在同一种或者类似商品上注册于在后商标相同或者近似的商标并持续使用且产生一定知名度，在基础商标未使用或者虽然使用但未产生知名度、相关公众容易将在后申请的商标与他人之前申请注册并有一定知名度的商标相混淆的情况下，在后商标申请人主张其系基础商标的延续的，不予支持。”
北京高院于2019年发布《审理指南》15.1【商标延续注册的限制】规定：“诉争商标申请人的在先商标注册后、诉争商标申请前，他人在相同或者类似商品上注册与诉争商标相同或者近似的商标并持续使用且产生一定知名度，诉争商标申请人不能证明该在先商标已经使用或者经使用产生知名度、相关公众不易发生混淆的情况下，诉争商标申请人据此主张该商标应予核准注册的，可以不予支持。”
根据上述规定，商标延续性注册的适用应包含以下条件：
1. 基础商标与延续商标在商标标识上相同或者近似；
2. 基础商标与延续商标指定的商品或服务相同或者类似；
3. 基础商标在延续商标申请之前经过持续使用已经具备一定知名度；
4. 延续商标的注册申请不易引起相关公众的混淆和误认
三、商标延续性注册适用条件的类案研究
结合目前的司法实践，适用商标延续性注册的案件仍属少数，且是否适用的观点不一，笔者结合下述几件典型案例进行分析：
【适用商标延续注册】法院观点：争议商标又在引证商标之后申请注册，但争议商标的“花图形”标志早在其申请注册之前已经过长期、广泛使用，“花图形”标志多年来在博内特里公司“MONTAGUT+花图形”“花图形”驰名商标上建立的商誉已经体现在争议商标“花图形”商标上，本案争议商标延续性地承载着在先“花图形”商标背后的巨大商誉。因此，虽然不同的注册商标专用权是相互独立的，但商标所承载的商誉是可以承继的，在后的争议商标会因为在先驰名商标商誉的存在而在较短的时间内具有了较高的知名度。
【未适用商标延续注册】法院观点：本院认为，应当区分商誉的延续与商标的延续。市场主体在经营过程中积累的商誉，可以一定方式在不同的商誉载体上进行转移、延续，商誉的载体包括市场主体的字号、商标、产品的包装装潢等可以区分商品或服务来源的标识。但是，市场主体以转移、延续商誉为目的的市场经营行为，并不因其目的上的正当性而当然具有结果上的合法性，仍然应当符合法律相关规定。具体到本案，美国蜘蛛公司如基于经营策略等原因需要另行注册与原注册商标标识存在一定联系的新商标，根据《中华人民共和国商标法》（2001年第二次修正，以下简称2001年商标法）第二十条、第二十一条、第二十二条的相关规定，无论其以原注册商标为载体是否已积累了一定的商誉，也无论新商标与原注册商标指定使用的商品类别以及所使用的标识具有何种联系，都应当向商标行政主管部门提出注册申请，由商标行政主管部门依法进行审核。本案的被异议商标与第1212760号商标相比较，虽然指定使用的商品类别相同，但是商标标识并不相同，被异议商标能否注册，应当依法重新进行审查，不因其与第1212760号商标所具有的关联性而当然具有合法性。关于商标的延续，2001年商标法第三十八条规定了注册商标的续展，除此之外，未规定其他形式的商标延续。因此，美国蜘蛛公司该项申请再审理由不能成立。
【未适用商标延续注册】法院观点：无论从整体视觉效果，还是从构成要素组合看，被异议商标与引证商标一更为近似，而与两在先注册商标有一定差异。以相关公众一般注意力观察，更会认为被异议商标系引证商标一的延续而非两在先注册商标标识的延续…商标所承载的商誉可以延续，但延续的条件在于基础注册商标经过使用获得一定知名度，从而导致相关公众将同一当事人在同一种或者类似商品上在后申请注册的相同或者近似商标与其基础注册商标联系在一起，并认为使用两商标的商品均来自该当事人或与其存在特定联系。本案中，被异议商标的申请注册并不能与北京稻香村公司的在先引证商标相区别，商标评审委员会的裁定并无不当。因此，判决维持商标评审委员会的裁定…对于在先商标注册人商标延伸注册的情形，本案明确了判断延伸注册商标与他人已注册商标近似与否的判断标准，明确指出，在先注册商标专用权人申请注册的商标与在后注册的商标接近而用以导致相关公众混淆误认的，属于无正当理由打破已经形成的稳定市场秩序，对此应当予以制止。
【未适用商标延续注册】法院观点：现行商标法的法条及理论均没有“基础商标”的概念。所谓的“基础商标延伸理论”不能取代“整体判断商标标识、审查混淆可能性”这一近似性判断的基本原则。
根据已有司法案例来看，法院对于商标确权案件的审查依然主要以“申请在先原则”为准，对于“商标延续性注册”理论的适用仍然持审慎态度，且条件相对严格。综合相关案例情况，笔者发现司法实践中对于商标延续注册的适用条件相比北京高院《审理指南》中的规定更加严格：
1． 基础商标与延续商标在商标标识上相同或者近似，且基础商标与延续商标的近似程度应当高于延续商标与引证商标的近似程度。
2． 基础商标与延续商标指定的商品或服务相同或者类似，商品或服务的类似判断标准除参考《类似商品和服务区分表》外，还应当考虑商品服务在销售场所，相关公众、功能和用途等方面是否构成密切关联，商品的关联度越高，引证商标的挑战力通常也会越强。
3． 基础商标在延续商标申请之前经过持续使用已经具备一定知名度，且基础商标的知名度需明显高于引证商标的知名度。
4． 延续商标的注册申请不易引起相关公众的混淆和误认。如若引证商标与延续性商标构成近似，在引证商标知名度较高的情况下，则延续商标的注册申请将更容易引起相关公众的混淆和误认。
5． 申请人对于延续商标的注册申请应当基于诚实信用原则，且属于善意的、正当的。
6． 综合考虑市场经济情况，无正当理由不得打破已经形成的稳定市场秩序。
四、商标延续性注册适用条件之困境
（一）《审理指南》的适用位阶较低
目前司法实践对于商标延续性注册的适用并无统一的裁判标准，北京高院《审理指南》作为地方法院指导性文件也仅能供各个法院进行参考，面对企业日益增长的品牌扩张需求，法院和国知局审理此类案件亟需高位阶的实体法作为依据。
（二）商标延续性注册的适用缺乏统一标准
司法实践中法院对于商标延续性注册的适用进行了多方位的考量，但仍然未形成统一标准，主要体现在以下几个方面：
1. 知名度程度有待限定
《审理指南》与司法实践案例均指出，基础商标应当经过持续使用并获得一定的知名度，但《审理标准》并未规定“一定知名度”的知名程度究竟需达到何种标准，司法实践对“一定知名度”的判断也主要依靠审判人员的自由裁量，这将可能导致同一案件如果由不同法官审理会出现不同的认定结果，损害权利人利益。此外，基础商标、延续商标与引证商标双方知名度的高低程度也会影响相关公众的心理认知，但就此判断标准也并未有明确的规定。
2.基础商标与引证商标、引证商标和延续商标的近似程度高低对比方法尚未明确
如上述“稻香村”案，法院认为的基础商标与延续性商标的近似程度应高于引证商标与延续商标，但实践中对于双方近似程度的把控尚不明晰。延续商标如若延续基础商标所承载的企业商誉，二者需要完全相同或者高度近似，才能使得相关公众在识别商品和服务时产生关联心理。当基础商标与延续商标完全相同时，近似程度高低的对比自不待言。当引证商标与延续商标构成近似、基础商标与延续商标不完全相同但高度近似的情况下，哪方的近似程度更高，以及判断近似程度高低应主要考量哪些因素，是商标的显著识别部分还是对于商标的整体构成、含义、呼叫等因素综合进行考量。
尽管目前法院对于商标延续注册理论仍然持保守态度，但对于该理论的限制适用将可能影响诚信企业的进一步发展，拓宽该理论的适用条件将有可能引起不良企业利用品牌战略进行不正当竞争，从而扰乱市场竞争秩序。因此，合理调整商标延续性注册适用条件范围变得尤为重要。
五、商标延续性注册使用条件之建言
（一）适当参考美国商标家族理论
美国司法实践中曾产生了商标家族理论，即指将一组具有共同显著特征的商标，凡是商品上使用了包含该特征商标的，都认为具有共同来源，是品质的保证。例如麦当劳以“Mc”为主的商标家族，包含“McKids”、“McCHICKEN”、“McBRUNCH”等。该制度的优势在于，商标权利人对享有共同特征的主商标或共同特征进行共同宣传，从而独占性地使用并排斥他人的使用和注册，但该理论并非指商标权利人可以垄断性地使用该标识，仍需考虑混淆性因素。基于此，笔者认为可借鉴其中的共同特征理论，即基础商标与延续商标包含共同的显著特征，且经过共同的使用和宣传，在消费者心中形成了唯一对应关系，不易引起混淆和误认。
（二） 提升商标延续性注册适用的法律位阶
在《商标法》中增设商标延续性注册制度，提升该理论的适用位阶，为该理论的适用提供法律依据。同时可在《商标法实施条例》、《审理指南》等文件中对具体的适用条件进行细化。
（三）明确知名度程度的判断标准
目前《商标法》第三十二条规定了“已经使用并有一定影响的商标”来规制商标抢注的行为，此处适用的是未注册商标经过使用产生一定影响的情形，但“一定影响”并没有一个量化的标准，《审理指南》规定“一定影响”需要达到足以使一定范围的相关公众所知晓，但无需达到驰名商标的应为相关公众所熟知的程度。同样，商标延续性注册的“一定知名度”也并未达到驰名商标的标准，《商标法》第三十二条的立法本意是保护经过使用但未注册商标的权利，而根据《审理指南》的规定，商标延续性注册针对的是延续商标长久并持续地延续了已注册的基础商标所承载的商誉。因此，笔者认为商标延续性注册所要求的“一定知名度”标准应当高于“一定影响”，而低于驰名商标知名度的判断标准。
此外，关于基础商标、延续商标与引证商标双方知名度程度高低的判断，笔者认为仍然需要从商标所覆盖的省市范围、持续使用的时间长短等方面进行比对考量。
（四） 以商标的显著共同特征为标准判断近似程度高低
商标近似程度关系到相关公众的混淆误认程度，当基础商标与延续商标不完全相同但构成高度近似的情况下，基础商标与延续商标的显著共同特征部分必定为其大量宣传和使用的元素，此时，如若引证商标与基础商标在其他元素上构成近似，且该元素并非引证商标的显著识别部分的，则基础商标与延续商标的近似度高于引证商标与基础商标的近似度；如若该元素为引证商标的主要识别部分，或引证商标整体即为基础商标和延续商标的显著共同特征部分，则双方近似程度相当，应放弃近似程度高低对比，转而以基础商标和引证商标的知名度高低来判断是否容易造成混淆。
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：李洪江 闫笑男 北京观韬中茂律师事务所
编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君
注：原文链接：探析商标延续性注册的适用条件 （点击标题查看原文）
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