新颖性判断中“单独对比”原则的理解和适用

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：王傲寒

原标题：新颖性判断中“单独对比”原则的理解和适用

引言

近日，最高人民法院知识产权庭发布了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨摘要》（2021），其中的第3号案例涉及新颖性判断中的“单独对比”原则。

该原则对知识产权特别是专利方面的从业者来说非常熟悉，但是随着社会的不断发展，这一原则在具体应用中出现了新的情况，对比文件中并不一定能非常清晰的对一项技术方案作出明确的界定，此时就需要从业者和裁判者对该原则的适用做出判定。比如某些化学制剂类技术文档，其中对每一种制剂的选择进行分别说明，却未给出该制剂完整组分的具体示例；又比如在一份技术文档中，受限于篇幅，将某些组件的技术信息用附加链接引出，读者需要进一步点击链接才能获得这些组件的具体技术信息。

由于出现了这些较为复杂的情况，我们需要对这个“古老”的原则再进行深入的探讨和分析，本文中，笔者将从该原则的底层逻辑出发，结合相关案例针对一些实务中可能遇到的新情况下对该原则的理解和适用提出个人观点，以期抛砖引玉。

专利性条件中的新颖性是知识产权从业者最为熟悉的三性条款的重要组成部分，是最基础的专利概念之一，也是最为熟知和理解的概念。但是，我们是否想过这样一个问题，为何大部分国家的专利法中都区分了新颖性和创造性的概念？以及为何新颖性只能将一项现有技术与权利要求进行单独对比，而可以结合两项以上的现有技术用来评述权利要求的创造性？仔细思考，其实可以发现前一个问题的答案对应于新颖性和创造性各自的内涵和外延，而这正好能为后一个问题提供参考和指引。

这样，我们可以用以下几个层次，用剥洋葱的方式一起层层探讨新颖性判断的“单独比对”原则：

▶ 单独对比原则之源头

▶ 单独对比之适用

▶ 单独对比原则适用情形的延伸

一、单独对比原则之源头

专利制度由西方国家首创后，在建立初期都只规定了新颖性条件，而没有规定创造性条件，实际上从1474年威尼斯颁布第一部专利法后的400多年中，都没有规定创造性条件，直到1952年，美国率先在专利法中增加了有关创造性条件的条款后，受到美国的影响，其他各个国家的专利法才纷纷增加了类似规定；我国从20世纪八十年代建立专利制度时，借鉴了德国的专利制度架构，因此在第一部专利法中就也引入了新颖性、创造性条件。

从新颖性、创造性这两个专利授权条件诞生时间的差别可以看出，专利制度在创设之初，专利制度的保护对象是新的发明，随着社会进步和技术发展，仅仅保护新发明容易导致与现有技术存在区别但区别不大的发明创造被授予专利权，并不利于专利制度鼓励和促进创新的宗旨，因此才增加了要求更高的创造性授权条件。[1]

从以上专利制度的历史溯源，我们可以清楚认识到新颖性的判断和创造性的判断存在逻辑上的递进关系。新颖性只考虑“新”的问题，创造性在“新”的基础上增加了价值判断环节——显而易见性。也就是说，在新颖性判断中，本领域技术人员可以视为一部仅能完成对比工作的机器，这个过程中只对现有技术和权利要求的比对结果输出是或否的判断，只要比对结果存在“否”，权利要求就具备新颖性；但到了创造性判断中，本领域技术人员已经成为具有简单处理能力的低等级AI，当新颖性判断中存在“否”这个判断结果时，能够用有限的处理能力结合其他现有技术进一步判断能否显而易见的得到“是”这一结论。

从这个意义上，我们也就能理解为什么新颖性判断过程中只能用一项现有技术与权利要求进行对比，因为如果采用多项现有技术结合势必导致价值判断的输出。

二、单独对比之适用

不同国家的专利法律法规中对新颖性的判断标准较为统一，基本聚焦于在某一时间点前是否存在相同的发明创造，一些国家还对相关证据的来源和形式作出了说明。除我国外，欧专局在《审查指南》（2022年3月）的新颖性部分中也对单独对比的方式进行了专门的规定，“不允许将现有技术的单独特征组合在一起，也不允许将属于同一文件中描述的不同实施例的单独特征组合在一起，除非这种组合被明确教导”，欧专局《案例法》进一步指出，对于新颖性的审查，文件中的不同段落只有得到明确教导时才能结合起来。此外，在案例T332/87中，上诉委员会认为必须将文件的公开内容视为一个整体，并认为在审查新颖性时，合并一份文件不同段落的前提是没有理由阻止本领域技术人员进行组合，一个实施例中的技术教导可以与同一文件中其他地方公开的技术教导相结合。[2]

可以看出，欧专局对于单独对比原则的适用做出了较为灵活和宽松的规定，基于欧专局的单独对比原则，即使在同一文件中不同实施例公开的内容，如果存在明确的技术教导，也可以结合用于评述权利要求的新颖性。

与之相比，我国《审查指南》对新颖性判断中单独对比原则的适用做出的规定更加的严格，形式要求更高。《审查指南》（2021）指出“判断新颖性时，应当将发明或者实用新型专利申请的各项权利要求分别与每一项现有技术或申请在先公布或公告在后的发明或实用新型的相关技术内容单独地进行比较，不得将其与几项现有技术或者申请在先公布或公告在后的发明或者实用新型内容的组合、或者与一份对比文件中的多项技术方案的组合进行对比。”可见，我国关于新颖性单独对比原则的适用并没有如欧专局中“除非”的情形，也即同一份对比文件中存在的多项技术方案，无论是否存在相应的技术教导均不可以结合用于评述权利要求的新颖性。

从以上对比可以看出，欧专局对新颖性单独对比原则的把握偏重于内容，对形式要求较低一些，而我国对于该原则适用的要求内容与形式兼重，但这种差别并不意味着我国与欧专局在新颖性、创造性的评价标准上存在实质性差别，这种差别主要还是体现在形式上。

我国对于形式和内容兼而并考的做法体现在以下两个典型案例中，第一个就是前文所述《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨摘要》（2021）案例——（2021）最高法知行终83号判决。该案涉及专利复审行政纠纷，在该案中，国家知识产权局在被诉决定中使用了对比文件1中的5个不同段落的内容评述了权利要求1的新颖性，对此专利申请人认为被诉决定的相关做法违反了新颖性判断的单独对比原则，然而一审、二审均支持了国家知识产权局的认定，主要理由是被诉决定引用对比文件 1 的多个段落涉及的技术特征组成一个单独、完整的技术方案，只是属于该有限多个具体技术方案中的一个，而并非将不同技术方案的特征进行再次组合。最高人民法院还指出，新颖性判断过程是否遵循单独对比原则，取决于与专利技术方案进行对比的技术方案是否确属于申请日前已经公开并客观存在的技术方案，而不在于该技术方案在现有技术文献中的记载方式，如果本领域技术人员对一份现有技术文献进行整体性地解读后可以直接地、毫无疑义地确定，那些记载于该文献不同部分的各技术内容之间存在着归属于同一技术方案的逻辑关系，则可以认定由前述各技术内容共同构成的整体技术方案即为该现有技术文献公开的技术方案，将专利权利要求与上述各技术内容共同构成的整体技术方案相比较，不违反单独对比原则。

在《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨摘要》（2019）（以下简称“《要旨2019》”）中也有一个涉及新颖性单独对比原则适用的典型案例——（2019）最高法知行终53号判决。该案为发明专利权无效行政纠纷案，涉案名称为“一种急冷喷头”的发明专利。被诉无效决定中认为证据1公开的向下流动喷射型BELCO®EDV®洗涤器及其包含的EDV®LAB-G喷嘴200公开了权利要求1中的绝大部分特征，仅未对LAB-G型喷嘴200的圆形头214的内壁相对通道216的尾端是否具有一对斜导壁（以下称“争议特征”）作出描述。国家知识产权局使用了证据2对上述争议特征进行了补充，认为证据2中的LAB-G400喷头与证据1中的LAB-G为同一种喷嘴， “400”表示喷头的尺寸，而证据2公开了上述争议特征，因此认为证据2能够证明证据1中的LAB-G型喷嘴200也具有一对斜导壁，从而认定涉案专利权利要求1相对于证据1不具备新颖性。对此，北京知识产权法院在一审判决中认为，没有证据表明LAB-G400中的400仅仅指代口径，即使400确系表示口径，也不意味着LAB-G400喷嘴与LAB-G喷嘴为同一种喷嘴并具有相同的结构，认定证据2公开的LAB-G400与证据1中的LAB-G为同一种喷嘴缺乏依据。基于此，一审撤销了被诉的无效宣告审查决定。二审维持了一审判中，最高人民法院进一步认为证据1属于专利文献公开方式，证据2属于期刊文献公开方式，属于两篇不同的出版物，各自公开了不同的技术内容，不能因为其共同指向同一产品就将原本属于两篇出版物公开的技术内容结合起来形成一项新的产品技术方案评价权利要求的新颖性，这种实际上将两篇对比文件公开的技术内容结合起来形成一项新的产品技术方案来评价权利要求的新颖性的做法违反了新颖性判断的单独比对原则。

从上面两个案例中可以清楚看出，我国司法机关在进行新颖性判断时完全遵循上述审查指南中关于单独对比的原则：在第一个案例中，即使使用的是对比文件中多个不同段落，但通过分析整体技术方案能够确定这多个段落中的内容属于同一技术方案，仍可用于评述新颖性；在第二个案例中，首先LAB-G和LAB-G400两种型号本身存在区别，也没有证据证明这两种型号确实代表相同的产品，证据链条存在缺失，其次，两篇对比文件本身也无法指向同一技术方案，即便针对的是同一产品，也并不能结合用来评价一个技术方案的新颖性。

三、单独对比原则适用情形的延伸

随着社会的发展和技术的进步，证据形式的多样性充分扩展，随之而来的，“一项现有技术”中“一项”的表现形式也愈加多样，也越来越难以从表现形式上判断是否为“一项现有技术”。比如电子文档中常常会使用到的超链接，当一份技术文档囿于篇幅而将某些信息用超链接的方式引出至其他文档，在这种情况下并不能单纯的从形式上判断其是否属于一项或多项技术方案。举个具体的例子，如果一份技术文档D1公开了某机械产品，在对该机械产品进行介绍时，其中某一零件由于结构较为复杂无法完整体现在该技术文档中，因此文档采用超链接方式将该零件的解释引出至另一文档D2，此时能否将D2公开的内容视为D1技术方案的一部分取决于根据D1的记载，取决于D2是否属于D1公开的具体技术方案的一部分，且D2的指向明确、具体，笔者认为，此时用D1评述权利要求的新颖性不违反单独对比原则，因为此时超链接的作用仅仅是用于简化篇幅，D2在客观上是D1完整技术方案的组成部分，这可类比于在专利文献中使用指向明确的通用名称来指代相关产品，虽然需要查阅资料才能确定这种通用名称所代表的产品信息，但是这些产品信息仍属于同一技术方案的一部分。换一种情况，如果超链接指向的信息也是用于介绍D1产品中的某个零件，但并不能显而易见的确定其与D1其他内容属于同一个技术方案，那么此时用D1单独评述权利要求的新颖性就会存在违反单独对比原则的风险，这种情况可类比于专利文献中引用的背景技术信息，虽然指向的产品相同，但是并不能说这些技术内容属于同一个技术方案。

结论

单独对比原则是新颖性判断的重要概念，虽然在实务中，证据形式纷繁复杂，我们只要从立法本意出发，牢牢把握住该原则的基本原理和底层逻辑，从形式上和内容上分别考量“一项技术方案”这个对象，就能化繁为简，准确判断相关现有技术能否用于评价权利要求的创造性。

注释：

[1]《中国专利法详解》，尹新天，2011年3月第1

[2]欧专局《case law》第九版：https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2019/e/clr_i_c_4_2.htm

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：王傲寒

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：新颖性判断中“单独对比”原则的理解和适用（点击标题查看原文）

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