撰写发明或者实用新型专利时对技术领域的考量

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：王宇聪广东良马（东莞）律师事务所执业律师

原标题：撰写发明或者实用新型专利时对技术领域的考量

发明或者实用新型专利的技术领域应当是综合考虑主题名称等权利要求的全部内容、说明书关于技术领域和背景技术的记载，以及该技术方案所实现的功能和用途等确定。换言之，发明或者实用新型专利的技术领域应当根据所要保护的技术方案能够解决的技术问题和实现的功能用途来确定。

一、法律法规对于发明或者实用新型专利中技术领域的相关规定

《专利法》规定申请发明或者实用新型专利的说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。[1]《专利法实施细则》规定发明或者实用新型专利申请的说明书应当包括技术领域。[2]《专利审查指南》规定发明和实用新型专利中技术领域应当是要求保护的发明或实用新型技术方案所属或者直接应用的具体技术领域，而不是上位的或者相邻的技术领域，也不是发明或者实用新型本身。[3]《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》规定人民法院确定权利要求限定的技术方案的技术领域，应当综合考虑主题名称等权利要求的全部内容、说明书关于技术领域和背景技术的记载，以及该技术方案所实现的功能和用途等。[4]

笔者认为，从以上专利法及相关法律法规和司法解释可看出，虽然现行的专利法体系没有给出“技术领域”的明确法律定义，但可以确定的是，发明或者实用新型专利中，需要写明的技术领域是所属或者直接应用的技术领域，并且该所属技术领域的技术人员在通读发明或者实用新型专利时，能够实施发明或者实用新型专利所要求保护的技术方案。而且，发明或者实用新型专利的技术领域应当是综合考虑主题名称等权利要求的全部内容、说明书关于技术领域和背景技术的记载，以及该技术方案所实现的功能和用途等确定。换言之，发明或者实用新型专利的技术领域应当根据所要保护的技术方案能够解决的技术问题和实现的功能用途来确定。

二、专利授权确权阶段中涉及技术领域的相关案例判旨

以下从两个司法判决来看法院对发明或实用新型专利中技术领域的考量。

北知院在（2015）京知行初字第6679号（“6679号案”）判决书中指出，创造性判断的实质是本领域技术人员对发明创造性的重构，而非对各对比文件中所公开内容的机械结合，其判断必然需要反映客观的研发规律。如果最接近现有技术与诉争发明创造的应用领域并不相同，客观上本领域技术人员不会产生改进动机，该发明创造具备创造性。[5]

该“6679号案”中，北知院认为，被诉决定认定本申请实际解决的技术问题为“降低封闭核废料的容器内聚集的氢气浓度、选择另一种胶凝基质的替代方案”，这一认定意味着对比文件1客观存在“封闭核废料的容器内聚集的氢气浓度过高”这一技术问题。只有如此，本领域技术人员才有可能产生解决该问题的动机，并基于这一动机去检索现有技术以获得解决该技术问题的技术手段，最终获得本申请权利要求5的技术方案。被诉决定中选用对比文件1作为评价该申请权利要求5的创造性的最接近现有技术，然而该对比文件1为一种用于电池中的吸氢材料，该申请权利要求5虽亦包含吸氢材料，但该产品为一种封闭核废料的容器。其客观上不可能存在涉案专利实际能够解决的“封闭核废料的容器内聚集的氢气浓度过高”这一技术问题，从而认定该对比文件1应用的技术领域与该申请权利要求5完全不一样，因而，得出的结论是以对比文件1为基础技术的情况下，结合其他现有技术也将无法获得该申请权利要求5。

笔者认为，从北知院的“6679号案”判决书可知，在判断申请专利的创造性时，需要同时判断该申请专利和现有技术所属的技术领域，对于申请专利技术领域的判断，通过其权利要求书限定的技术方案所能够解决的技术问题来确定，并且可以进一步结合说明书记载的内容加以确定；对于现有技术技术领域的判断，则需要判断其是否可能存在申请专利所需要解决的技术问题，如果该现有技术存在申请专利所能够解决的技术问题，那么该现有技术的技术领域可能与涉案专利相同、相近或者相关。如此，本领域技术人员就有动机以该现有技术为基础去结合其他现有技术，以此来获得申请专利，反之则无法据此获得申请专利。

最高院在（2011）知行字第19号（“19号案”）判决书中指出，对于发明或者实用新型专利而言，需要设立合理的创造性判断标准。发明专利和实用新型专利的创造性标准不同，因此技术比对时所考虑的现有技术领域也应当有所不同。考虑到实用新型专利创造性标准要求较发明专利低，因此在评价其创造性时所考虑的现有技术领域范围应当较窄，一般应当着重比对实用新型专利所属技术领域的现有技术。但是在现有技术已经给出明确的技术启示，促使本领域技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段的情形下，也可以考虑相近或者相关技术领域的现有技术。[6]

该“19号案”中，最高院认为，涉案专利权利要求1的技术方案与最接近的现有技术证据7（一种体力测定器）公开的内容相比，区别技术特征在于测力传感器不同，测力传感装置为涉案专利的相关技术领域。为了评价测力传感器的创造性，专利复审委员会考虑了证据2（手提式数字显示电子秤，用于测重力），将其测力传感器与涉案专利的传感器进行比对。虽然握力计和电子秤都是测力装置，但二者分别具有不同的特定用途。同时，重力和人手的握力相比较，施力对象不同，施力方向也不同，重力单纯向下，人手的握力不是单纯向下而是从四周向中心，所以二者不属于相同技术领域。但涉案专利与手提式数字显示电子秤功能相同，用途相近，二者测力传感器的测力原理基本相同，可以将手提式数字显示电子秤视为涉案专利的相近技术领域。但是，由于现有技术并未给出明确的技术启示，专利复审委员会在评价涉案专利的创造性时考虑手提式电子秤的测力传感器属于适用法律错误。即，虽然认定现有技术与涉案专利二者不属于相同技术领域，但属于相近技术领域。然而，由于现有技术并未给出明确的技术启示，因此，本领域技术人员不能够从该现有技术直接、毫无疑义地确定相关的技术启示。如此，本领域技术人员不能轻易想到将该现有技术证据7的传感器运用到本领域来获得涉案专利。

笔者认为，从最高院的“19号案”判决书可知，虽然要求在评价发明和实用新型的创造性时需要求有所差异，即进行技术比对时对实用新型专利所考虑的现有技术领域应当更窄，但其没有否定不可以使用相近或者相关技术领域的现有技术。换言之，要判断现有技术是否会对涉案专利（包括发明和实用新型）的创造性造成影响，归根结底还是要分析现有技术限定的技术方案是否在客观上可能存在涉案专利需要解决的技术问题，或者是否在客观上可以解决涉案专利能够解决的技术问题，据此判断涉案专利是否给出明确的技术启示，进而判断是否可以使用该现有技术来评价涉案专利的创造性。

三、撰写发明或实用新型专利时如何选择技术领域

根据笔者多年的专利撰写经验总结，可以将发明或实用新型专利中的技术领域分为“狭义上的技术领域”和“广义上的技术领域”。通常，“狭义上的技术领域”可以认为是较窄的技术领域，“广义上的技术领域”则可以认为是较宽的技术领域。一份涉案专利（申请专利），一般通过阅读其背景技术、权利要求书、具体实施方式可以判断出该技术方案所属的技术领域。若现有技术与涉案专利同属“狭义上的技术领域”，则可以直接采用该现有技术来评价涉案专利的创造性，若现有技术与该涉案专利不属于相同的“狭义上的技术领域”，但属于相同的“广义上的技术领域”，还需要进一步判断该现有技术是否给出了明确的技术启示，如果该现有技术未给出明确的技术启示，那么则不能直接采用该现有技术来评价涉案专利的创造性；反之，如果该现有技术给出明确的技术启示，那么可以采用该现有技术来评价涉案专利的创造性。

以下笔者假设一具体实施例来进行说明：

撰写发明或者实用新型专利时对技术领域的考量

采用以上两种不同的背景技术、权利要求书和具体实施方式的撰写方式，分别可以呈现出：第一种撰写方式是针对家用电器的底座存在A问题而提出，涉及的具体的技术领域为家用电器领域；而第二种撰写方式明显是针对洗碗机的底座存在A问题而提出，涉及的具体的技术领域为洗碗机领域。该两种不同技术领域的选择会在后续的授权或确权程序中存在何种影响呢？

笔者认为，对于第一种选择家用电器作为技术领域的撰写方式，在评价其技术方案创造性选用现有技术时，一般可以选择各种具有底座的家用电器的现有技术作为对比文件使用。例如，可以选择烤箱、微波炉、消毒器等具有底座的家用电器相关的现有技术作为对比文件评价其创造性；而对于第二种选择洗碗机作为技术领域的撰写方式，在评价其技术方案创造性选用现有技术时，则往往需要选同属洗碗机领域的现有技术作为对比文件评价其创造性，如果选用的现有技术是属于洗碗机之外的其他家用电器领域的，则要进一步判断该现有技术是否给出明确的技术启示，如果给出了明确的技术启示，也可以采用该洗碗机之外家用电器技术领域的现有技术作来评价涉案专利的创造性。相对来说，需要检索到属于洗碗机之外的其他家用电器领域的现有技术来评价该技术方案的创造性显然会更加困难。由此可知，发明或实用新型专利所限定的技术领域较宽时，则更易检索到现有技术来评价其创造性，反之则更难检索到现有技术来评价其创造性。

基于以上的分析，在进行发明或者实用新型专利撰写时，可以大致遵循以下的思路来选择所要保护的技术方案的技术领域：

第一，发明人提供技术方案后，先确定其能够解决的技术问题，基于该技术问题初步确定该技术方案的“狭义上的技术领域”，然后针对该技术方案进行“狭义上的技术领域”的现有技术检索；

第二，若检索到有同属“狭义上的技术领域”的现有技术证据可能影响该技术方案的创造性，那么可以选用该“狭义上的技术领域”来撰写专利，通过在专利文件的背景技术、权利要求书和具体实施方式中结合描述清楚该专利是适用解决基于此“狭义上的技术领域”的现有技术存在的问题而提出的；当然，还可以进一步考虑是否可以选用一个应用领域更窄的技术领域；如此，在后续授权和确权阶段，通常只能够检索到同属该“狭义上的技术领域”的现有技术才能够评价其创造性，如果需要扩大到“广义上的技术领域”的现有技术来评价其创造性，则需要证明该“广义上的技术领域”的现有技术能够给出明确的技术启示，这样可以确保该技术方案更容易授权，以及授权后的稳定性更佳；

第三，若没有检索到同属“狭义上的技术领域”的现有技术，还需要进一步检索与该“狭义上的技术领域”相近或者相关的现有技术，若无法检索到与该“狭义上的技术领域”相近或者相关的现有技术，则可以确定一“广义上的技术领域”来撰写专利，通过在专利文件的背景技术、权利要求书和具体实施方式中结合描述清楚该技术方案能够适用于更广技术的技术领域中来解决该技术领域中存在的相关技术问题，扩大专利的保护范围；如此，在后续用权阶段进行技术特征比对时，更容易得出侵权成立的结论。

以上是笔者对发明或实用新型专利撰写时如何选择技术领域的一些认识和看法，供大家参考。

参考文献：

[1]《专利法》第二十六条第三款的规定

[2]《专利法实施细则》第十七条第一款的规定

[3]《专利审查指南》第二部分第二章关于技术领域的规定

[4]《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》第十二条的规定

[5]（2015）京知行初字第6679号判决书

[6]（2011）知行字第19号判决书

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：王宇聪广东良马（东莞）律师事务所执业律师

编辑：IPRdaily王颖校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：撰写发明或者实用新型专利时对技术领域的考量（点击标题查看原文）

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