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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：徐光耀 北京市万慧达（重庆）律师事务所
原标题：从拍月亮专利浅谈审查意见答辩中的策略和博弈
国内某知名ICT厂商推出了某热销手机，其在实测拍月亮中得到了良好的用户体验，深受市场的青睐，该技术相应的专利经过实审、复审等曲折的经历，于近日得到授权，笔者通过已有的公开文件对该案（申请号：201910134047.X）进行分析，以解读该案审查意见答辩过程中的策略和博弈。
案情介绍：
发明专利申请号201910134047.X，专利名称“一种拍摄月亮的方法和电子设备”，在权利要求1中记载了如下方案：
1、一种拍摄月亮的方法，应用于电子设备，其特征在于，所述方法包括：
显示所述电子设备的相机的拍摄界面；
获取所述拍摄界面的图像，根据所述图像确定所述拍摄界面上包括月亮；
进入月亮模式，并启动对月亮的自动对焦处理；
接收用户的拍摄操作，响应于所述拍摄操作，获取多帧图像，所述多帧图像为不同曝光参数下包括月亮的图像；
对所述多帧图像进行融合处理，获取第一照片。
简而言之，该权利要求1包括拍摄月亮的四个步骤，请参考图1。
图1 拍摄月亮的四个步骤
在原申请文件的从属权利要求，还针对调节界面亮度、多帧图像融合、ai处理、UI操作以及月亮特征识别进行了布局，请参考图2。
图2 从属权利要求布局
在一通中，审查员列出了两篇对比文件：D1—CN107566748A以及D2：CN104104886A，其中，D1和D2的技术方案概述如图3和图4所示。
图3 D1技术方案概述
图4 D2技术方案概述
ROUND1（第一次审查意见）：
经过对比，在第一次审查意见认为：权1与D1的区别在于：显示所述电子设备的相机的拍摄界面，根据所述图像确定所述拍摄界面上包括月亮；进入月亮模式，并启动对月亮的自动对焦处理；接收用户的拍摄操作，响应于所述拍摄操作，获取多帧图像。实际解决的技术问题是：如何确定预设拍摄场景以及如何控制拍照。其中，如何确定预设拍摄场景是本领域技术人员容易想到的，如何控制拍照被D2给出相应技术启示。
在第一次审查意见中，还对从属权利要求进行了评述，请参考图5，笔者也尝试基于从属权利要求进行复盘和预估：
1、D2公开了“目标物+背景融合”的算法，与本发明的“月亮+背景融合”较为接近，如果合并权3，不仅难以展开有理有据的论述，而且很有可能在后续答辩过程中，继续面临“本发明相对于D2无创造性”的评价；
2、权4中仅仅记载了通过ai增强细节，并未给出具体的算法，而ai增强作为图像处理领域的一个惯用技术手段，如果合并权4，很有可能在后续答辩中继续面临“惯用技术手段”的评价；
3、权5-6记载了通过UI来实现月亮模式的进入和退出，通过图形用户界面的空间进行进入和退出操作作为人机交互的惯用技术手段，如果合并权5-6，很有可能在后续答辩中继续面临“惯用技术手段”的评价；
4、权7-8记载了月亮特征识别以及通过阈值判定来进行特征匹配，上述方案在图像识别尤其是特征识别中的通常做法，如果合并7-8，很有可能在后续答辩中继续面临“惯用技术手段”的评价。
图5 从属权利要求评述
在第一次审查意见陈述中，申请人先将权2进行合并，并将整体的处理流程“进入月亮模式、调整曝光参数改变拍摄界面亮度、自动对焦、并采集图像”作为区别点，展开下述观点作为核心论述：
1、本发明进入月亮模式、调整曝光参数改变拍摄界面亮度、自动对焦、并采集图像≠D1中的不同曝光模式；
2、本发明进入月亮模式、调整曝光参数改变拍摄界面亮度、自动对焦、并采集图像未被D2公开。
ROUND2（第二次审查意见）：
针对第一次审查意见陈述和修改，在第二次审查意见中，认为：
1、D1公开了“检测到预设的拍摄场景，调整曝光参数”，预设的拍摄场景可以是“月亮模式”，“自动对焦”是惯用技术手段；
2、“调整曝光参数”被D2根据拍摄目标物自动配置曝光值公开，“自动配置曝光值达到亮度阈值凸显月亮”是惯用技术手段，调整曝光参数改变拍摄界面亮度不需付出创造性劳动。
综上所述，第二次审查意见仍然认为本发明不具备创造性。
根据从属权利要求复盘以及图5的评述，申请人如果继续从其他从属权利要求中进行合并，可能处于更加不利的位置，并不能提出更有说服力的意见，因此，申请人根据第一次审查意见答辩的思路在说明书中寻找更加下位的方案，并依据说明书对权1进行修改，增加了如下方案：
方案1、根据月亮区域的平均亮度调整曝光参数，改变拍摄界面的显示亮度；
方案2、自动对焦的焦距搜索根据电子设备对月亮的拍摄距离确定；
方案3、根据月亮区域的平均亮度得到多帧图像的不同曝光参数。（笔者注：存在修改超范围嫌疑）。
修改后的权利要求1如图6所示。
图6 第二次意见陈述修改后的权利要求1
最终，审查员还是没能接受申请人的论述，坚持了第一次审查意见和第二次审查意见的观点，仍然认为修改后的权利要求1与D1、D2、惯用技术手段相比，不具备创造性，作出驳回决定。（笔者注：通过预览阶段的调节方式进行发力去主张案件的创造性，此赛道可能不通，即使把最下位的技术方案进行合并，仍然不能改变审查员的看法。）
ROUND3（实质审查部门进行前置审查）：
申请人不服，复审请求，但并未修改权利要求书。
复审请求人认为：
观点（1）对比文件没有公开：进入月亮模式；
观点（2）对比文件没公开：自动调整曝光参数是为了使月亮区域的亮度达到预设值，与对比文件不同；
观点（3）对比文件没公开：自动对焦过程中的焦距搜索。（笔者注：在复审阶段，申请人的策略是未直接公开，即是区别技术特征，仍然抓住未被对比文件直接公开的技术特征进行陈述，主张由于未被对比文件公开的技术特征具有创造性，投石问路，试探前置审查的意见）。
随后，前置审查意见书如下：
针对观点（1），D2给出了对于月亮等特殊目标物，执行多曝光参数拍摄并合成的特殊拍摄模式的启示；
针对观点（2），在摄像领域，对全局测光或对某一对象测光都是常规的用于确定曝光参数的测光模式；
针对观点（3），在拍摄月亮时，根据电子设备与月亮的距离来设置焦距搜索范围是一种常规设计。（笔者注：针对观点（1）、（2）和（3），前置审查意见认为是惯用技术手段，到此，申请人依然坚持ROUND1-ROUND3的核心论述：预览阶段中进入月亮模式、调整曝光参数改变拍摄界面亮度、自动对焦为区别技术特征，具备创造性）。
ROUND4（合议组对本案进行审理）：
合议组坚持并延续了前置审查意见，指出：ROUND2中独立权利要求1和8修改超范围。
从ROUND4公开的修改文本以及复审决定进行推断，申请人重新整理答辩思路，笔者认为其理由可能包括：
1、在第二次意见陈述的修改中通过平均亮度自动调整曝光参数的技术方案过于下位，可能会对授权的专利权范围造成巨大的限制，不利于该专利日后的运营（笔者注：将平均亮度作为自动调整曝光参数的方式，调整方式过于下位，即使得到授权，在日后可能存在的侵权诉讼里，按照全面覆盖原则进行判定时，被控侵权产品的技术特征也不易覆盖“通过平均亮度自动调节曝光参数”，进而可能难以认定为侵权）；
2、在第二次意见陈述的修改中不同曝光参数根据平均亮度自动调整既可能合并了过于下位的技术方案，又可能超出原始申请文件记载的范围。（笔者注：根据说明书0162段落记载“曝光参数可以包括曝光时间和ISO值。手机可以通过自动调整曝光参数，使得预览界面中月亮区域的平均亮度到预先设定的值。例如，提前设定月亮区域的图像灰度值50～60(raw)，自动调整曝光参数，使得手机预览界面中月亮区域的图像灰度值达到50～60。”此处，可以得知：月亮区域的平均亮度调整曝光参数，实现的是手机预览界面的图像灰度值/显示亮度，而并非直接调节多帧图像的曝光参数。换而言之，基于原申请文件记载的内容而论，曝光参数调整拍摄界面与不同曝光参数获取多帧图像并无原申请文件记载的直接关联，两个曝光参数也无直接关联，需要一定程度的间接推导，因此，根据《专利法》33条的相关规定，方案3存在修改超范围的嫌疑）；
3、可能认为在进行多帧图像的融合之前，根据月亮区域的亮度改变拍摄界面的显示亮度以及根据拍摄距离进行焦距搜索完成自动对焦与现有技术不同，具有创造性。
为保障申请人自身的专利权益，基于上述可能的修改思路，申请人对权利要求进行重新修改，并克服了修改超范围的嫌疑，复审第一次修改后的权利要求1如图7所示。
图7 复审第一次修改后的权利要求1
ROUND5：（申请人主动补正）
针对已公开的复审决定向前推断可知，在ROUND4之后，合议组仍然认为“进入月亮模式、自动调整曝光参数改变拍摄界面月亮区的亮度、根据拍摄距离自动对焦”不具备创造性，即不接受ROUND1-ROUND4一直以来的核心论述。
针对此时的合议组意见，申请人深度挖掘说明书，切换赛道，更改论述的思路方向，寻找融合处理阶段的差异性，并获取与对比文件存在差异的合并特征1、2、3。
如图8（说明书0181至0183段）和图9（说明书附图5）所示，依据原申请记载，得到合并特征1：
“根据月亮的亮度测光，自动调整曝光时间后获取包括月亮的第一组图像”。（笔者注：根据月亮的测光，自动调整曝光时间后获取的图像，该图像包括月亮）。
图8说明书0181至0183段
图9说明书附图5
如图10（说明书0186至0187段）和图9所示，针对原申请记载，得到合并特征2：根据第二曝光参数获取包括月亮的第二组图像，其中，所述第二曝光参数是对所述第一组图像的第一曝光参数增加预设的曝光补偿获得的。（笔者注：根据说明书0186至0187（如图10所示）、说明书附图5（如图9所示）可知：第二组图像较第一组增加曝光补偿，该曝光补偿为预设的，但是为何第二组图像包括月亮而不是背景呢？根据说明书附图5（如图9所示）以及说明书0189段（如图10所示）可知：第二组图像应该是针对背景进行的优化，而并非针对月亮进行的优化，目的是为了使背景清晰）
合并特征3：对所述第一组图像和所述第二组图像进行融合处理，获取第一照片（笔者注：根据说明书190段（如图10所示）以及说明书附图5（如图9所示），可知：对所述第一组图像和所述第二组图像进行融合处理，但是为何获取的是第一照片（根据说明书记载第一照片包括月亮照片）呢？根据说明书附图5（如图9所示）以及说明书0189-0190段（如图10所示）可知：第一组图像融合得到的是第一照片，第二组图像融合得到的是第二照片，第一照片和第二照片融合得到的是第三照片）。
图10说明书0186至0190段
合并特征1、2和3涉及具体的多帧图像的融合方式，并未被包括D1和D2在内的现有技术所公开，通过调整曝光时间得到包括月亮的第一组图像，通过曝光补偿得到第二组图像，再进行融合处理，获取了第一照片（月亮照片），最终使得合议组信服，撤销驳回决定，授予专利权，授权后的权利要求1如图11所示。
图11授权后的权利要求1
此时，想必文章前的读者和笔者的心态一样，充满了疑问，存在潜在修改超范围的合并方式竟然得到了授权，是申请人的答辩策略失误，还是另有深层次策略和博弈，且听笔者慢慢道来。
ROUND6+：
正如专利圈内一直流传的说法：授权只是一个专利的起点，那么我们应该怎样去理解该授权专利的专利权范围以及稳定性呢，带着这个疑问，笔者又一次试图去理解复审ROUND5中申请人的修改策略。
第一、如何看待授权后的权利要求1的专利权范围
仔细分析之后发现，授权后的权利要求1实质上记载的技术方案如图12所示，在多帧融合阶段将“包括月亮的多帧图像”进行融合，相对于说明书0181-0190段（请参考图8和图10）以及说明书附图5（请参考图9）记载的“月亮的多帧图像与背景的多帧图像进行融合”的方式更加上位，主张了更大的专利权范围，按照全面覆盖原则，授权后的权利要求1范围不仅可能对基于曝光参数补偿的“月亮的多帧图像与背景的多帧图像进行融合”的涉案产品/技术作侵权主张，还可能对基于曝光参数补偿的“包括月亮的多帧图像进行融合”的涉案产品/技术作侵权主张，进一步提升了专利运营的操作空间。
其在ROUND5中修改方式潜在的风险也是客观存在的事实，换而言之，在ROUND5中，申请人在一定程度上承担着有可能修改超范围的风险，来获取比下位的“月亮的多帧图像与背景的多帧图像进行融合”的方案更大的专利权。
图12授权后的权利要求1
第二、如何看待授权后的权利要求1的专利权稳定性
经过分析，授权后的权利要求1修改超范围所带来的权利不稳定主要包括：
隐患1、第二组图像为何包括月亮而不是背景？
隐患2、第一组图像和第二组图像进行融合处理，为何获取第一照片而不是第三照片？
隐患1和隐患2可能导致授权后的权利要求1不符合专利法26条第四款的规定的权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围，进而有可能成为专利权的无效理由。
代入到申请人的立场，实质上，申请人在ROUND5中采用了风险与收益并存的策略，进一步的，如果隐患所带来的风险损失小于授权后更大专利权范围的收益，以结果论，ROUND5涉及的修改和陈述就是富有成效的博弈方式。
在后续可能存在的无效诉讼博弈中，申请人是否准备降低隐患风险以及强化专利权收益的预案呢，针对隐患1，笔者代入申请人进行推测，并可尝试以下陈述，作为应对策略：
依据《专利审查指南》第二部分第二章3.3关于“权利要求书的撰写规定”中的解释：通常，开放式的权利要求宜采用“包含”、“包括”、“主要由……组成”的表达方式，其解释为还可以含有该权利要求中没有述及的结构组成部分或方法步骤。因此，申请人可认为“包括”是一种开放式的限定方式，授权后的权利要求1所限定的“包括月亮的第二组图像”，解释为还可能包括月亮和背景（没有述及的结构组成部分或方法步骤）的第二组图像，而由原申请的说明书附图3和6（图13为说明书附图3和6的片段节选）可以推断出技术实践过程：包括背景的图像，也包括月亮，月亮和背景在拍摄图像（笔者注：多帧图像）中是共同存在的。因此，在授权后的权利要求1中所限定的“包括月亮的第二组图像”可以由说明书和说明书附图推导得出，申请人也相应地可提出“并未超出原始申请文件记载的范围”的主张。
图13说明书附图3和6的片段节选
针对隐患2，笔者代入申请人可尝试作出以下陈述，作为应对策略：
按照说明书0037段记载（如图14所示），第一和第二仅用于描述目的，授权后的权利要求1中“获取第一照片”，可以理解为获取照片（该照片为第一组图像和第二组图像融合得出，此处的第一照片中第一仅用于描述目的），相应地，说明书以及说明书附图中的第一、第二、第三照片，也可以理解为仅用于描述目的，不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。读到这里，很多读者和笔者一样，在此不禁感叹用了多年的撰写模版终于可能派上用场啦。
图14说明书0037段
由此看来，在ROUND5中，申请人看似修改超范围，实则“醉翁之意不在酒，在乎山水之间也”，该修改方式可能是经过一番仔细的评估风险（修改超范围），做出积极的预案（应对策略），并且明确专利权的回报（上位方案授权）。
更进一步的，如图15所示，权2记载有“将包括月亮的第一组图像和包括背景的第二组图像进行融合”的下位方案，权2的方案与说明书（如图10所示）以及说明书附图5（如图9所示）一致，能够得到说明书以及说明书附图支持，如果在后续可能存在的无效或者诉讼阶段，相对人针对隐患1或者2再提出进一步的意见，申请人还可将权2进行合并入权1，合并权2后的权1能够得到说明书和说明书附图的有效支持，以现有的证据（D1、D2和惯用技术手段），较难对合并权2后的权1的权利稳定性提出有力的挑战，通过ROUND5中的修改，优化了授权后的权利要求中权1和权2的对应关系和权利范围差异，使得权利要求的布局更有层次，为该案设置了多重保险。
图15 授权后的权利要求2
再次回归到ROUND5的修改中，申请人主动切换赛道，从说明书中发现通过曝光时间获取第一曝光参数/第一组图像以及通过曝光补偿获取第二曝光参数/第二组图像并未被对比文件公开，此时，申请人并非机械地按照说明书记载，直接将包括月亮的第一组图像且包括背景的第二组图像作为权1合并方案，而是棋高一招，选择更周全的策略，创造性地提出包括月亮的第二组图像作为权1的修改方案，来说服合议组，并给出相应的修改未超范围的预案，然后将第一组图像包括月亮且第二组图像包括背景作为权利要求2的合并方案，以使权2与说明书相呼应，得到说明书的更强力的支持，稳固权2作为权1在后续无效诉讼中的护城墙，最终，将授权后的权1作为冲锋陷阵之矛，使之更加锋利，并将权2作为防守进攻之盾，使之更加牢固。
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：徐光耀 北京市万慧达（重庆）律师事务所
编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君
注：原文链接：从拍月亮专利浅谈审查意见答辩中的策略和博弈 （点击标题查看原文）
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