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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp
翻译：北京思韬知识产权代理有限公司
原标题：关于遵守自愿F/RAND承诺的SEP最新政策草案的理解（第一部分）
2021年政策声明草案在必要性、善意谈判的构成要件以及应如何解决与FRAND相关的纠纷等问题上提出了不受支持和/或不切实际的立场，这种做法鼓励了反向劫持并使专利持有人承担了过多负担，从而可能破坏微妙的FRAND平衡。在本系列文章的第一部分中，对2021年政策声明草案之前的2013年和2019年政策声明进行回顾。
“根据2019年政策声明，2013年政策声明被误解为建议在涉及遵守F/RAND承诺的标准必要专利纠纷中应当适用一套独特的法律法规……并且在侵犯标准必要专利的诉讼中不应提供禁令和其他排除性救济措施。”
就像生物生态系统一样，标准化技术的开发、商业化和许可涉及许多不同的竞争参与者之间的微妙平衡。然而，尽管没有明确说明，针对遵守自愿F/RAND承诺的标准必要专利的救济措施的2021年政策声明草案（链接：https://www.ipwatchdog.com/2021/12/07/doj-issues-revised-draft-joint-policy-statement-on-remedies-for-seps-subject-to-frand/id=140902/）（以下简称“2021年政策声明草案”）似乎主要关注实施者在应对较大专利组合持有者时面临的问题。
2021年政策声明草案中关于专利“劫持”的含糊不清的概念导致这种观点的出现。这一狭隘的关注点导致2021年政策声明草案完全不符合涉及美国专利的许可和行权情况。此外，2021年政策声明草案在必要性、善意谈判的构成要件以及应如何解决与FRAND相关的纠纷等问题上提出了不受支持和/或不切实际的立场，这种做法鼓励了反向劫持并使专利持有人承担了过多负担，从而可能破坏微妙的FRAND平衡。
在本系列文章的第一部分中，我们对2021年政策声明草案之前的2013年和2019年政策声明进行回顾。在第二部分中，作为评述2021年政策声明草案的附加背景，我们对具体许可承诺的措词和与之相关的各种法律声明进行讨论。最后，在第三部分中，我们对2021年政策声明草案进行分析，其中特别强调了其与现行法律的不一致性以及专利劫持对美国专利情况的不适用性。
2013年1月8日的政策声明
根据2013年政策声明，其目的是为如下方面提供指导：“在寻求这种救济的专利持有人就遵守RAND[合理和无歧视]或FRAND[公平、合理和无歧视]许可承诺的标准必要专利起诉时，是否在司法程序中正确颁发禁令以及根据1930年关税法337条款是否在调查程序中正确颁发了排除令。”该声明的脚注记载了以下内容：“尽管本政策声明的关注点是根据19 U.S.C. § 1337发出的排除令，基于美国最高法院在eBay Inc. v. MercExchange…(2006)中阐述的标准，类似的原则也适用于在美国联邦法院颁发禁令救济。”
尽管美国专利商标局(USPTO)和美国司法部(DOJ)承认排除他人的权利是专利持有人的基本权利并且“通常……”是针对侵权的“适当救济”，但2013年政策声明指出，“专利劫持”是对遵守许可承诺的专利有可能进行不同处理的原因：
因此，在本可以选择替代技术的情况下，该专利技术的所有者可以通过实施专利劫持来获得市场支配力并有可能对其加以利用，这会带来通过专利诉讼将竞争对手排除在市场之外，或者获得比在标准制定之前能获得的更高的使用价格。
值得注意的是，这些机构没有进一步解释劫持是如何发生的、劫持发生的任何证据及其产生的负面影响。相反，这些机构只是简单地表明，劫持可能是一个问题并由此引申（着重强调并标出）：
这种类型的专利劫持也能够导致其他问题。例如，其可能导致有预见性的实施者拖延或回避对标准化技术进行承诺，或者在制定和实施标准时进行低效投资以保护自己。实施标准的产品的消费者也可能受到损害，因为劫持会产生不合理的更高许可费，而这些许可费又以更高价格的形式转嫁给消费者。
虽然2013年政策声明承认，在遵守许可承诺的情况下，对专利侵权颁发排除令“在某些情况下仍可能是一种适当的救济措施……例如，如果假定的被许可人拒绝支付已经被确定为F/RAND的许可费，或拒绝参与确定F/RAND条款的谈判……”，但它鼓励[美国国际贸易委员会]考虑专利持有人是否通过基于F/RAND条款许可其专利的承诺而自愿承认了以金钱损害赔偿，而不是以禁令或排除性救济，作为侵权的适当救济措施。
事后看来，2013年政策声明中最明显的漏洞是，尽管其表明“禁令或排除令的救济措施可能不符合公共利益……遵守F/RAND的专利的排除令似乎与专利持有人对SDO的现有F/RAND许可承诺的条款不相容”（着重强调并标出），但其并未提及任何标准开发组织(SDO)或标准制定组织（SSO)的任何具体许可承诺或专利政策。正如将在第二部分中讨论的那样，除了不提供潜在侵权通知以及在某些情况下不提供善意要约之外，仅提交许可承诺就应剥夺专利权人寻求侵权禁令的权利的观点没有得到许可承诺的措词、专利政策或任何与之相关的专利/ITC/反垄断裁定的支持，至少对作为大部分FRAND许可纠纷中的标准管理机构的欧洲电信标准协会(ETSI)而言是这种情况。
2019年12月19日的政策声明
与2013年政策声明相比，2019年政策声明并不仅仅关注排除令和禁令的可用性，而是以下面更一般性的声明开篇：“USPTO、NIST和DOJ就遵守RAND或FRAND许可承诺的标准必要专利的救济措施提供以下意见”（着重强调并标出），并补充说“在许可谈判失败时……应提供适当的救济措施以保持竞争，并激励创新和继续参与自愿的、基于共识的标准制定活动。”后一声明的脚注记载了2019年各机构特别关注的问题，即反向劫持：
无论专利持有人的F/RAND承诺如何，在某些情况下，例如为了降低其成本而在接受许可上采用一致拖延的方式，DOJ能够看出这种共同行为将对竞争造成损害，例如，对专利持有人集体行使买方垄断权。
根据2019年政策声明，2013年政策声明被“误解为建议在涉及遵守F/RAND承诺的标准必要专利纠纷中应当适用一套独特的法律法规……并且在侵犯标准必要专利的诉讼中不应提供禁令和其他排除性救济措施。”该声明的脚注更进一步补充了以下内容：“2013年政策声明也可能被误解为建议反垄断法适用于F/RAND纠纷。尽管美国国际贸易委员会可能将“美国经济中的竞争情况”视为其公共利益分析的一部分，参见例如19 U.S.C. § 1337(d)(1)，但这并不意味着F/RAND许可纠纷引起反垄断问题。”
在正式撤回2013年政策声明后，2019年政策声明称，USPTO和DOJ以及美国国家标准与技术研究院(NIST)澄清，在他们看来，“专利所有者的F/RAND承诺是在确定适当救济措施时的相关因素，但不必作为任何特定救济措施的障碍”，并补充说“决定这些问题的总体框架与其他专利案件中保持相同。”同一段中的脚注提及了反向劫持和劫持两者，对于前者，其指出反向劫持可能发生在“侵权者单方面拒绝FRAND许可费或无理拖延谈判以达到相同效果的情况下”, 这是可以理解的。对于劫持，2019年政策引用了Ericsson v. D-Link案“解释到‘在SEP的持有人已经锁定实施者使用标准后向其索要过高许可费时’可能存在劫持。”然而，就像2013年政策声明，该脚注并没有解释劫持实际如何发生，即仅索要过高许可费如何对已经使用该技术并且有权在任何禁令实施之前进行全面审理的实施者产生负面影响？
2019年政策声明继续说道： “拒绝适用一套特殊的法律法规对遵守F/RAND承诺的标准必要专利侵权救济措施进行限制也与美国法院迄今为止的观点一致”，并且提及了联邦巡回上诉法院(CAFC)在Apple Inc. v. Motorola案中的裁定，该裁定认为，“地方法院错误地应用了一项本身违法原则，即SEP无法获得禁令”，并且遵守许可承诺的专利与所有其他专利一样将要在eBay框架下进行分析。
最令人耳目一新的是，除了任何谈判的“个别情况”之外，2019年政策声明表明“专利所有者做出的特定F/RAND承诺”和“SDO的知识产权政策……可以与确定侵犯标准必要专利的救济措施有关，这取决于每个案件的情况”。类似地，关于ITC，2019年政策声明称ITC“应继续考虑所有相关事实，包括……19 U.S.C. § 1337”（即适用法定措词）。抛开讽刺不谈，2021年政策声明草案的主要缺陷之一是没有考虑任何具体的协议措词和与之相关的适用法律。
在第二部分中，我们将讨论对ETSI做出的具体许可承诺的措词以及与之相关地做出的各种法律声明——因为自2013年以来发生了很大变化。
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本系列英文原文首次已在IPWatchdog上发表，点击“阅读原文”查看本篇文章英文原文。
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp
翻译：北京思韬知识产权代理有限公司
编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君
注：原文链接：关于遵守自愿F/RAND承诺的SEP最新政策草案的理解（第一部分）（点击标题查看原文）
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