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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp
翻译：北京思韬知识产权代理有限公司
原标题：SEP与FRAND相关问题研究与思考（三）Optis Wireless诉Apple案件关于损害赔偿做出重新审判指令
苹果对Optis及其前身公司的FRAND承诺的任何保护要求，都需要得到肯定的结论，包括ETSI以及三星、LG和松下是否打算让Apple成为FRAND承诺的第三方受益人......在Apple没有提出任何积极抗辩的情况下，法院和陪审团均未对构成FRAND承诺的问题进行任何分析。
“事后看来，法院很明显地看到，双方出于各自的策略原因在陪审团面前就FRAND问题反复无常。”
——Rodney Gilstrap法官
2021年4月14日Rodney Gilstrap 法官做出了一个令人出乎意料的指令，即下令对Optis Wireless Technology, LLC等诉Apple Inc.案（案号：2:19-cv-00066-JRG，德克萨斯州东区法院）的损害赔偿问题进行重新审判，虽然本案的先前判决中并不存在基于FRAND的主张。这一指令为与标准化技术相关的专利损害赔偿本已浑浊的水域增添了更多的淤泥。
FRAND费率与合理的侵权使用费的持续趋同
在前一篇文章中，我们讨论了对FRAND许可费率与合理的专利侵权使用费趋同的困惑和疑问，尽管这两个概念具有不同的起源，并企图实现不同的目的：即，专利损害赔偿是成文法和判例法的产物，寻求对专利持有者因侵权所受到损失而进行的补偿；而FRAND承诺立足于合同，寻求确保标准化技术可以获得许可，并且防止许可费堆叠问题（例如，该问题反映在确定标准必要专利FRAND费率的“自上而下”方法中）。正如上篇文章中所指出的，这种趋同的一个问题在于其促进了反向劫持。如果罚款比停车费还低，为什么要在停车计时器上投币？特别是如果一个人有机会可以不付钱就逃跑，包括在经济上难以执行罚款的情况。此外，这种趋同忽略了许可费率的不确定性，这些不确定性在侵权性和有效性建立后就不再存在，而且必须在法庭上证明必要的许可和善意被许可方的观点是不一致的。
FRAND作为反诉/积极抗辩与损害赔偿的固有限制
在“关于法官审判以及支持性事实认定和法律结论的意见和裁定（以下简称“意见和裁定”）中”，Rodney Gilstrap法官发现“由于Apple（苹果公司）并未提出任何基于FRAND的积极性抗辩，本案中唯一提出FRAND义务问题的地方是通过Optis的第八项诉讼请求”。因此，当法院拒绝对Optis与FRAND相关的第八项诉讼请求行使管辖权时，本案中不再涉及FRAND事项。有关第八项诉讼请求的更多背景信息，请参阅“What the Latest Optis Wireless v. Apple Ruling Means for Patent Infringement Damages for SEPs”。
关于Apple未提出基于FRAND积极性抗辩问题，该意见和裁定似乎与其他判决一致，认定有关FRAND反诉和积极性抗辩的举证责任应由提出此类反诉或抗辩的一方承担（参见Koninklijke KPN N.V. v. Sierra Wireless, Inc.,No. 17-90-LPS, 2020 U.S. Dist. LEXIS 67016 (D. Del. Apr. 16, 2020) (D. Del. Apr. 16, 2020) 和Certain Electronic Devices, Including Wireless Communication Devices, Portable Music and Data Processing Devices, and Tablet Computers, Inv. (US ITC Inv. No. 337-TA-794, 2012)。从这些判决可以明显看出，受制于许可声明的专利侵权者不愿提出此类反诉和积极性抗辩的一个重要原因在于，根据FRAND条款进行许可的承诺仅在专利对实施该标准是“必要”的范围内，承认专利是必要专利可以作为侵权的证据。但是现在已经认定为不侵权，Apple在FRAND上投入的一切也没有负面影响，这是Rodney Gilstrap法官在Order regarding Apple’s Motion for New Trial（关于Apple的重新审判的动议的命令（“重审令”））中将其描述为“关于缺乏FRAND证据的审判后顿悟”的一部分审判。
关于重审令最令人困惑的是，尽管重申了法院拒绝Optis基于FRAND的诉讼请求（本案中唯一基于FRAND的诉讼请求）的管辖权，以及“如果Apple希望确保其能够向陪审团介绍与FRAND相关的损害赔偿分析，那么Apple可以（并且应当）提出反诉，甚至为此提出积极性抗辩”，Rodney Gilstrap法官仍然下令重新审判，称“……法院确信，由陪审团判定的损害赔偿在遵循FRAND方面的合法性受到质疑。”Rodney Gilstrap法官进一步补充说，“鉴于发现被侵权的专利是受FRAND约束的SEP，任何判定的许可费都必须是FRAND的”。
但是，该意见和裁定清楚地表明没有对任何FRAND承诺做出任何调查结果（见脚注2），那么又如何使这一说法与意见和裁定相适配呢？
苹果对Optis及其前身公司的FRAND承诺的任何保护要求，都需要得到肯定的结论，包括ETSI以及三星、LG和松下是否打算让Apple成为FRAND承诺的第三方受益人......在Apple没有提出任何积极抗辩的情况下，法院和陪审团均未对构成FRAND承诺的问题进行任何分析。
Ericsson诉D-Link
为支持法院的结论，即判定受FRAND约束的SEP的任何许可费“必须是FRAND的”，重审令引用了Ericsson, Inc. v. D-Link Sys., Inc., （联邦巡回法院，2014年12月4日），但没有进一步解释。然而，根据Ericsson v. D-Link的判决，“Ericsson（爱立信公司）声称所有争议专利都是IEEE 802.11(n) 标准的SEP”，并且“双方（向IEEE）同意这一承诺对Ericsson具有约束力”(着重强调)。同样，在Re Innovatio IP Ventures, LLC专利诉讼中，还审理了SEP的损害赔偿问题，“双方同意Innovatio声称的许多专利权利要求对于802.11标准是必要的……”(着重强调)。更值得注意的是，Ericsson诉D-Link案和In Re Innovatio 案所涉及的专利均向IEEE做出过许可承诺，而非Optis案中向ETSI做出许可承诺。
即便有人辩称，Optis和ETSI主张的专利的前所有者之间的合同在某种程度上存在争议，并且Optis实际上也违反了合同约定，但这与专利的损害赔偿有什么关系？根据“意见和裁定”，《联邦民事诉讼规则》第8(c)(1)条将“许可”、“解除”和“放弃”确定为积极性抗辩。然而，争议的合同不是许可（或解除或放弃），而是“准备授予不可撤销的许可”的承诺 (着重强调)。因此，如果侵权的损害赔偿按每单位1美元评估，但Apple有权获得的FRAND费率为每单位0.50美元，为什么不将每单位1美元的专利损害赔偿金额判给Optis并将每单位0.50美元的违约损害赔偿金额判给Apple？这似乎比将对FRAND的考虑硬加到专利损害赔偿法中更有意义。当然，在Optis和Apple的案例中，这更没有意义，因为FRAND承诺的适用性尚未确立，并且Apple反对获得许可的必要性，Apple此前曾表示Optis“根据美国法律，没有法律权利强迫Apple有义务就原告声明的必要专利的专利组合的许可进行谈判，或因未能这样做而丧失任何抗辩权”（请参阅Apple Inc. Motion to Dismiss Count VIII for Lack of Subject Matter Jurisdiction，Optis Wireless Technology , LLC、Optis Cellular Technology, LLC、Unwired Planet, LLC、Unwired Planet International Limited 和 PanOptis Patent Management, LLC v. Apple Inc.，案件编号：2:19-cv-00066-JRG（德克萨斯州东区法院，2020年6月22日））。
FRAND问题上反复无常
尽管Apple未能基于FRAND提出反诉或积极性抗辩，但根据重审令，Optis的第一次修改的起诉状（First Amended Complaint）“阐明所主张的专利是SEP……”，并多次将Optis的专利称为“必要专利”。此外，为了回应Apple提出的重新审判的动议，Optis默许了FRAND的限制，辩称“尽管陪审团没有提及FRAND原则或义务，但陪审团的判决是符合FRAND标准的。”Rodney Gilstrap法官显然不乐意看到，“Optis试图兼得益处，即，将FRAND同时用作矛（在对Apple的陪审团审判中）和盾（在随后的关于Optis自身行为的法官审判中）”。根据重审令，“……Optis故意将自己摆到这样一个位置上，即只告诉陪审团Apple的不良行为，而没有告诉陪审团Opits自己有义务诚实行事”，并且“在没有告诉陪审团其积极的FRAND责任和义务的情况下，Optis试图利用其刻意声明（wilfulness claim）向陪审团提供关于Apple在诉讼前许可谈判期间的恶意和不良行为的证据。”
法院也不满意Apple默许在法庭上审理FRAND问题，并通过向陪审团隐瞒了“恶意行为或反向劫持”的证据而从中受益，然后又试图推翻陪审团的判决，因为陪审团没有意识到任何FRAND问题。
或许最能说明法院下令重新审判的动机来自脚注2：
“事后看来，法院显然认为双方出于各自的策略原因而在陪审团面前就FRAND问题反复无常。”(着重强调)
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本系列英文原文首次已在IPWatchdog上发表，点击“阅读原文”查看本篇文章英文原文。
相关阅读：
2、蜂窝无线标准必要专利（二）：对标准必要专利（SEP）进行许可所作的声明
3、蜂窝无线标准必要专利（三）：FRAND许可费基准声明和移动无线标准必要专利
4、蜂窝无线标准必要专利（四）：分析移动无线SEP的FRAND声明
6、SEP与FRAND相关问题研究与思考（一）│专利侵权损害赔偿与FRAND许可费率
7、SEP与FRAND相关问题研究与思考（二）│Optis Wireless 诉 Apple案的判决对SEP专利侵权损害赔偿的意义
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp
翻译：北京思韬知识产权代理有限公司
编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君
注：原文链接：SEP与FRAND相关问题研究与思考（三）│ Optis Wireless诉Apple案件关于损害赔偿做出重新审判指令（点击标题查看原文）
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