浅析专利侵权中的合法来源抗辩与制造行为界定及连带责任承担

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：丁伟

原标题：浅析专利侵权中的合法来源抗辩与制造行为界定及连带责任承担

本文从专利侵权案例出发，分析了专利侵权案中主张合法来源抗辩应当满足的条件，探讨了商标授权方在被控专利侵权时的制造行为界定和授权贴牌时的知识产权风险规避，分享了专利权人在起诉一人有限责任公司时如何通过追究连带责任解决执行难的问题。

关键词：专利侵权  合法来源抗辩  制造者  连带赔偿责任

1.案情情况

甲公司（下称原告）调查发现，乙公司（下称被告1）未经许可的情况下涉嫌在其经营的天猫旗舰店销售原告的外观设计专利产品。为维护专利权人的合法权益，故购买被控专利侵权产品取证确认，原告收到产品后发现，产品包装盒上显示有丙公司（下称被告2）名称、官方网址和服务电话，打开被告2的官方网址发现网上有售卖被控侵权产品。进一步查询被告2的工商登记信息发现，自然人丙（下称被告3）是被告2的一人股东。查询前述官方网址的备案信息发现温州某公司经工商变更为丁公司（下称被告4）。另外，在侵权产品的包装盒上有被告4和戊（下称被告5）的商标。经比对，被控专利侵权产品与原告的外观设计专利整体视觉效果基本无差异，两者属于相近似的外观设计，为查清上述五被告的侵权行为，原告依据相关法律规定，将五被告诉至深圳市中级人民法院，请求判决被告1、被告2、被告4和被告5停止侵权产品的生产、销售和许诺销售，被告3对被告2的赔偿承担连带赔偿责任。一审中，被告4和被告5的共同委托代理人到庭参加诉讼，被告1、被告2和被告3经法院合法传唤未到庭参加诉讼，且未提交书面答辩状。庭审中，被告代理人除了主张不侵权抗辩外，还主张被告4才是制造者，被告5仅许可使用商标，被告2和被告3不是制造、销售和许诺销售者，被告1销售的被诉侵权产品来自被告4，具有合法来源。

2.本案争议焦点

焦点1：被告1销售、许诺销售侵权产品是否可以主张合法来源抗辩？ 

焦点2：被告2和被告5是否应界定为被控侵权产品的制造者？

焦点3：被告3是否应当对被告2承担连带责任？

3.本案焦点分析

关于焦点1，《专利法》[1]第77条规定，为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。具体到本案，由于被告1经法院合法传唤未到庭参加诉讼，且未提交书面答辩状，属于无正当理由拒不到庭，视为放弃其自身主张合法来源抗辩的权利。

关于焦点2，《最高人民法院关于产品侵权案件的受害人能否以产品的商标所有人为被告提起民事诉讼的批复》[2]指出，任何将自己姓名、名称、商标或者可资识别的其他标识体现在产品上，标识其为产品制造者的企业或个人，均属于《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国产品质量法》规定的‘生产者’。具体到本案，根据公证书记载以及庭审开示证据显示，被诉侵权产品的外包装上印有被告2名称字样，打开被诉侵权产品的包装盒，内部有一份用户手册，该手册由被告2出具，且被诉侵权产品以及用户手册中分别有被告4和被告5的注册商标，用户手册底页公开的网址显示其网站备案信息是被告4，该网站的联系方式中将被告2、被告4和被告5都作为联系人，网站上的服务电话与产品、用户手册上的服务电话一致。被诉侵权产品是从被告1在天猫开设的“WWWG吾爱吾家旗舰店”购买所得，在被告4的网站上有被告1在天猫旗舰店的网页链接。根据联合信任时间戳服务中心出具的“可信时间戳认证证书”记载，被告5在天猫经营的“wwwg旗舰店”宣传被诉侵权产品的图片。因此，虽然被告4自认是制造者，并提出被告5仅许可使用商标，被告2和被告3不是制造、销售和许诺销售者，被告1销售、许诺销售的被诉侵权产品来源于被告4的辩解在没有充分相反证据的情形下不能成立，应当认定为被告1、被告2、被告4和被告5共同实施了制造、销售、许诺销售被控侵权产品的行为。

关于焦点3，工商信息查询显示，被告2是一人有限责任公司，被告2的法人系被告3，公司法[3]第63条规定：“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。”因此，原告将被告2的法人列为被告3共同被告要求其承担公司债务连带责任有法可依，且有利于执行判决结果。本案中，被告3无故拒不到庭，且未提交相应证据证明其个人名下财产与被告2财产相互独立，故被告3应当对被告2的侵权行为带来的后果承担连带责任。

4.本案启示

近年来，我国知识产权侵权案件处于高发态势，在被动维权中依据《专利法》第77条主张合法来源抗辩是常规手段之一，但是被告在主张合法来源抗辩时，首先应当满足“不知道是未经专利权人许可”的前提条件，其次还要有充分的证据能够证明产品具有合法来源，根据最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）[4]第25条之规定，这里所讲的“不知道”是指实际不知道且不应当知道。所述合法来源是指通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品。对于合法来源，使用者、许诺销售者或者销售者应当提供符合交易习惯的相关证据。本案中被告1拒不到庭参加应诉，其消极的应诉态度不仅丧失了主张权利的机会，又未提交书面答辩状及充分的合法来源证据，其主张合法来源抗辩自然得不到法院的支持。

在现代工业社会中，商标授权许可的合作方式司空见惯，虽然商标的许可方没有参与产品生产制造的过程，但是，在专利侵权行为的认定中，《最高人民法院关于产品侵权案件的受害人能否以产品的商标所有人为被告提起民事诉讼的批复》中明确规定，任何将自己的姓名、名称、商标或者可资识别的其他标识体现在产品上，表示其为产品制造者的企业或个人，均属于《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国产品质量法》规定的‘生产者’。因此，在无充分相反证据的情形下，如果被控侵权产品的铭牌、合格证、用户手册、产品本身、产品外包装等产品标识上明确标注了诸如生产企业名称、商标等能够据以确定制造者身份信息的，可以认定为该对外标注信息的企业即为专利法所界定的被控侵权产品的制造者。在此，笔者提醒广大品牌授权方在签订品牌授权协议时，应当通过相应的知识产权协议条款规避自身的知识产权风险，即使在专利侵权中被列为共同被告，也可依据协议条款主张由商标的被许可方承担由此给授权方造成的经济损失。

本案中，原告将被告2的法人列为被告3，其原因是被告3是被告2的一人有限责任公司股东，很显然，一旦法院判定被告2的专利侵权行为成立，在被告2没有任何财产可执行的情况下，可以主张被告3承担被告2的连带责任，从而降低执行难度。在众多的专利维权案例中，空壳公司、小微企业仿造他人专利产品以期快速获利的案例为数不少，经常出现专利侵权案件执行难的问题，本案针对此种情况给予了专利维权者新的维权思路。

注释：

[1]中华人民共和国专利法（2020年修正）.

[2]http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-282651.html

[3]中华人民共和国公司法（2013年修正）.

[4]http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-18482.htm

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：丁伟

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：浅析专利侵权中的合法来源抗辩与制造行为界定及连带责任承担（点击标题查看原文）

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