新书推荐 |《美国专利审查操作指南——可专利性》

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

原标题：新书推荐 |《美国专利审查操作指南——可专利性》

本期新书推荐是由国家知识产权局国际合作司、国家知识产权局专利局审查业务管理部组织翻译的《美国专利审查操作指南——可专利性》。

美国专利商标局颁布的《专利审查操作指南》是其进行发明专利审查的指导性文件，类似于中国国家知识产权局制定的《专利审查指南》。其中“可专利性”章节涵盖对发明专利实质性审查的主要规则，是全书中与审查工作结合最紧密的章节。近年来，该章节在涉及新兴技术的审查方面做了多次适应性修订，援引了大量复审、无效和司法判例。了解其修订的背景、经过和内容，对完善我国相关领域审查标准，更好地支撑创新型国家建设具有重要的借鉴意义。

中国国家知识产权局长期跟踪国外审查工作动态，本次组织对美国MPEP的“可专利性”章节首次进行系统、全面的翻译，希望能使读者了解美国专利制度，了解美国专利的可专利性标准，以启迪思维，开阔眼界。

相对于美国判决文书中动辄万言的长篇大论，MPEP中对判例的摘编言简意赅、可读性更强——能以寥寥数语将相关主题的基本事实和争议焦点交代清楚，同时又不失严谨——对于法院或上诉委员会作出的相关重要结论，一律严格引证原文，哪怕是一个着重标记的添加都作说明。更难能可贵的是，这些判例摘编并不是以附录形式堆砌在书末，而是依照MPEP的行文逻辑裁剪编排、贯穿始终，融合在MPEP所构建的操作规范之中。

所选版本为美国专利商标局官网上公布的第九版MPEP（2017年8月修订）。为便于读者理解，译者在参考《元照英美法词典》等权威资料的基础上，对晦涩难懂的法律或技术术语增补脚注说明（原文无脚注），而对于国内尚无共识的新术语，也用脚注解释确定较佳译法的理由，供读者参考，如“inventive concept”为什么更适合翻译成“发明构思”而不宜翻译成“创造性概念”或者“发明概念”等新名词。

本书译者皆是长期从事专利实审或复审工作的人员，同时大都是国家知识产权局专利局国际型审查人才美国组的成员。

本译稿在内刊初版的基础上又做了大幅度的勘误与润色，力求准确。译者的学识、精力有限，难免还会有诸多谬误与不当，欢迎有识之士批评指正，我们同样真诚地希望以自己的绵薄之力，主动发掘工作的乐趣与意义，为社会开拓累积更多有益的价值。

本书适合专利申请人、专利代理师、律师、审查员及相关领域专家、学者阅读。

《美国专利审查操作指南——可专利性》

组织翻译：国家知识产权局国际合作司、国家知识产权局专利局审查业务管理部

出版：知识产权出版社“来出书”平台

ISBN：978-7-5130-7771-2

定价：180.00元

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图书简介：

本书节选翻译《美国专利审查操作指南（MPEP）》2100章“可专利性”（patentability）部分。该章节内容相对独立，主要是对《美国专利法》101条（专利保护的主题）、102条（新颖性）、103条（非显而易见性）和112条（清楚完整）等最重要的实体法条的解读与适用，不仅与我国的对应法条高度相关，还涵盖了我国专利法中实用性、优先权、单一性、修改超范围、必要技术特征等重要实体条款涉及的内容，因此对于我国专利申请与审查及学术研究均有重要的参考价值。

作者简介：

编委会

主任：甘绍宁

副主任：白光清、魏保志、原琪、雷春海

编委：杨成睿、张小凤、陈曦、吴芸、黄嘉、赵爽、刘伟林、马欢

翻译、审校人员

翻译人员：俞翰政、杜衡、李林霞、周文娟、宋晓晖、刘晓静、安蕾、孙洁

校对人员：俞翰政、李是珅、耿晓芬、盛晗煜

统稿：杜衡

目录节选：

2101-2102(预留)

2103专利审查程序(2017.08修订)

2104可专利的发明——35 U.S.C.101的要求(2017.08修订)

2105专利适格的主题——生物主题(2017.08修订)

2106专利主题适格(2017.08修订)

2106.01(预留)

2106.02(预留)

2106.03适格步骤1：四种法定主题类别(2017.08修订)

2106.04适格步骤2：权利要求是否关于司法排除对象(2017.08修订)

2106.05适格步骤2B：权利要求是否达到明显超过的程度(2017.08修订)

2106.06简要分析(2017.08修订)

2106.07阐述和证实有关主题不适格的否决意见(2017.08修订)

2107关于申请符合实用性要求的审查指南(2013.11修订) 

2107.01指导实用性否决意见的一般原则(2015.07修订)

2107.02与缺乏实用性的审查意见相关的程序性考虑(2013.11修订)

2107.03对声称的治疗或药理效用的特殊考虑因素(2012.08修订)

2108-2110(预留)

2111权利要求的解释；最宽泛合理解释(2015.07修订)

2111.01通常含义(2017.08修订)

2111.02前序部分的作用(2012.08修订)

2111.03连接短语(2017.08修订)

2111.04“适应”“适于”“其中”“由此”及条件从句(2017.08修订)

2111.05功能性和非功能性描述材料(2017.08修订)

2112基于固有属性的否决意见的要求;证明责任(2015.07修订)

2112.01组合物、产品和装置权利要求(2015.07修订)

2112.02方法权利要求(2015.07修订)

2113方法限定的产品权利要求(2017.08修订)

2114装置和物品权利要求——功能性语言(2015.07修订)

2115被装置加工的材料或物品(2015.07修订)

2116 (预留)

2116.01新颖的、非显而易见的原材料或最终产品(2012.08修订)

2117马库什权利要求(2017.08修订)

2118-2120(预留)

…………

2181 识别并解释涉及35 U.S.C.112（f）或Pre-AIA 35 U.S.C.112第六款的限定 (2017.08修订)

2182现有技术检索及识别(2017.08修订)

2183建立关于等同的初证事实(2017.08修订)

2184在作出初证事实后确定申请人是否尽到了对非等同的举证责任

(2013.11修订)

2185 35 U.S.C.112(a)或(b)及Pre-AIA 35 U.S.C.112第一款或第二款的相关问题 (2017.08修订)

2186与等同原则的关系(2017.08修订)

2187-2189(预留)

2190关于申请过程中的过失(2012.08修订)

附录一Berkheimer判例备忘录

附录二2019年修订版专利适格主题指南

附录三2019年10月专利适格主题指南更新

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：新书推荐 |《美国专利审查操作指南——可专利性》（点击标题查看原文）

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