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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp
翻译：北京思韬知识产权代理有限公司
原标题：专利侵权损害赔偿与FRAND许可费率
“美国法院已认为FRAND许可费率与专利侵权的合理使用费的概念在很大程度上可互换，导致‘基于合同的FRAND损害赔偿与基于‘合理使用费’的专利侵权损害赔偿’明显趋同。”
在近期IP Watchdog’s SEP 2020 Conference的专题讨论会上提出了一个问题，如果美国专利侵权的合理使用费与标准必要专利（SEPs）许可的公平、合理和无歧视（FRAND）费率之间存在区别，那么该区别是什么。下文将讨论该问题并着重介绍一些最近有关的司法进展。
FRAND与合理的使用费相同吗？
根据刊登在《犹他法学院学术研究（Utah Law Faculty Scholarship）》上题为“FRAND承诺对专利救济的作用（“The Effect of FRAND Commitments on Patent Remedies）”一文（下称“Contreas等人”），“似乎美国法律中没有相关规定促使法庭使用Georgia-Pacific框架或通常的专利损害赔偿法来确定与SEP持有者的FRAND承诺相符的使用费”。该文章的作者进一步指出，“这两个概念（专利侵权损害赔偿与FRAND使用费费率）是经由不同的历史路径提出的，并且倾向于实现不同的目的”；前者源自法规和案例法，后者源自合同。
使用费堆叠
将FRAND许可费率区别于专利侵权的合理使用费的一种方式是FRAND使用费必须考虑使用费累加的问题。参见In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litigation, 案号: 1:11-cv-09308 （伊利诺伊州北区联邦地区法院，2013年9月 27日）。这种限制反映在用于确定SEP价值的“自上而下（top-down）”法中，该方法首先计算与标准有关的所有SEP的总使用费，然后反推确定指定专利或专利组合的价值，总使用费通常基于专利所有者和其他SEP所有者向相关标准化机构或针对特定标准作出的声明。例如，参见 Unwired Planet International Ltd -and- （1） Huawei Technologies Co. Ltd （2） Huawei Technologies （UK） Co. Ltd -and- Unwired Planet LLC, [2017] EWHC 2988 （Pat） （英国高等法院大法官法庭下属专利法庭审理）, 以及Microsoft Corporation v. Motorola, Inc., et al., 和Motorola Mobility, Inc., et al., v. Microsoft Corporation, 案号: C10-1823JLR （华盛顿西区联邦地区法院，2013年4月25日）。
然而，美国法院已认为这两个概念在很大程度上可互换，导致Contreras等人指出“基于合同的FRAND损害赔偿与基于‘合理使用费’的专利侵权损害赔偿明显趋同”，并补充指出“由于术语‘合理’用在这两个不同的语境—专利损害赔偿和FRAND许可—中，已经证明使用其中之一（与专利损害赔偿有关的在先案例的延伸）去解决另一个（FRAND使用费的适当水平）的诱惑对于美国法院来说太具诱惑力=以致无法拒绝”。如Contreras等人所解释的那样，这种趋同所带来的一个问题在于它助长了反向劫持（hold out）：
因此，标准化产品的机会主义（opportunistic）生产商会认为最有效率的行动策略是根本不从SEP持有者处寻求许可，而是拖延到其被提起侵权诉讼，此时它最大的责任将仅是其本应事先支付的FRAND使用费（假设专利有效并且侵权成立）。如在其他地方讨论的一样，标准实施者的此类行为被称为“反向劫持”。
Godo Kaisha IP Bridge 1 v. TCL Communication Technology Holdings Limited et al.
反映专利侵权损害赔偿与FRAND许可费率之间趋同的近期案例是Godo Kaisha IP Bridge 1 v. TCL Communication Technology Holdings Limited et al，Civ. No. 15-634-JFB （特拉华州法院, 2019年4月24日）。在收到判定SEP持有者获得$950,000损害赔偿金的陪审团裁决后，IP Bridge主张其应当获得陪审团所判费率三倍的现行使用费以及更多的过往损害赔偿。
就持续使用费的裁决而言，IP Bridge主张，由于TCL“在诉讼前的反向劫持以及持续侵权”以及由于“侵权时的假设性谈判和有效性及侵权已经确定时的假设性谈判之间存在差异”的缘故，费率应当更高。对于后者，法院指出这种观点“在标准必要专利的情况下不够有力”，并补充指出“SEP专利必须以公平、合理和无歧视的费率进行许可”，但法院对此并未作出解释。
就过往侵权而言，IP Bridge主张，由于TCL“没有基于FRAND进行SEP许可谈判”的缘故，该损害赔偿应当提高。然而，法院指出IP Bridge的主张“与陪审团裁决无关”，该裁决认为TCL一方没有故意侵权行为。
Bataillon法官关于（SEP）专利必须以FRAND费率进行许可的表态似乎是基于这样一种假设：主张FRAND费率的权利不能丧失。然而，近期的一些案例表明这种假设可能并不正确。替Bataillon法官说句公道话，IP Bridge并未寻求关于TCL丧失FRAND权利的宣告式判决，而是试图将这些问题纳入专利损害赔偿法中，但并未成功。
HTC v. Ericsson
判定实施者违反其进行善意谈判义务的一个案例是HTC v.Ericsson （参见陪审团裁决：HTC Corporation, HTC America Inc v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Ericsson Inc. 案号: 6:18-CV-00243-JRG （德克萨斯州东区联邦地区法院, 2018年12月17日））。在该案中，Ericsson提出反诉，指控HTC违反其作为潜在被许可方进行善意谈判的义务，并且寻求对“HTC已经拒绝、否认和/或丧失了与Ericsson的FRAND声明有关的任何权利并且是一个非善意的谈判对象”进行认定的宣告式判决，作为对HTC指控Ericsson违反其作为潜在许可人的FRAND义务的回应（参见：意见和命令备忘录HTC Corporation, HTC America Inc v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Ericsson Inc，案号: 6:18-CV-00243-JRG （德克萨斯州东区联邦地区法院, 2018年12月17日））。然而， Ericsson最终没有寻求关于HTC丧失权利的法院宣告，而是寻求责令HTC以Ericsson提出的费率签订许可协议的强制令。此外，Ericsson没有就专利侵权提出反诉，所以针对专利侵权损害赔偿没有争议。同样地，陪审团裁决对于Ericsson是否有权主张超出FRAND费率的专利侵权损害赔偿这一问题的看法仍未可知。
SEP的故意侵权
判决专利侵权损害赔偿超过FRAND费率的一个场景是发生故意侵权。参见Core Wireless Licensing S.a.r.l. v. LG Electronics, Inc. and LG Electronics Mobilecomm U.S.A., Inc., 案号. 2:14-cv-912-JRG （德克萨斯州东区联邦地区法院，2016年11月1日）, 在该案中，鉴于陪审团作出LG实施故意侵权的认定，Gilstrap法官将损害赔偿额提高了百分之二十（20%）。
最近，在陪审团不知晓FRAND施加的任何限制的情况下，Apple被认定故意侵犯PanOptis的SEP专利。这种做法的原因在于原告试图证明Apple丧失了其享有FRAND许可的权利，如果成功的话，陪审团将无需了解任何关于FRAND的问题。截至撰写本文时止，双方已经提交了相互对立的事实和法律结论，以解决PanOptis寻求Apple由于未进行善意谈判而违反法国合同法的法院宣告在内的诸多问题，PanOptis声称，该法院宣告将排除Apple提出任何涉及FRAND的抗辩意见。根据Apple的说法，“原告首次修改的诉状表明，美国法律没有规定Apple具有就原告已声称的标准必要专利组合进行许可谈判的法律义务或因未这样做而丧失任何抗辩理由”（参见Apple的事实和法律结论, Optis Wireless Technology, LLC, Optis Cellular Technology, LLC, Unwired Planet, LLC, Unwired Planet International Limited, and PanOptis Patent Management, LLC v. Apple Inc., Civil Action No. 2:19-cv-00066-JRG （德克萨斯州东区联邦地区法院，2020年9月10日））。时间会告诉我们关于侵权损害赔偿金的陪审团裁决是否会因故意的认定和/或PanOptis的FRAND承诺而改变。
在Apple, Inc. and Next Software Inc. v. Motorola, Inc. and Motorola Mobility, Inc., 2012-1548, -1549 （联邦巡回上诉法庭，2014年4月25日）案中，在考虑Motorala是否有权获得禁令时，对于故意侵犯SEP专利而提高损害赔偿的问题也在联邦巡回上诉法院进行过讨论。特别地，首席法官Prost指出，“如果初审法院相信侵权者预先进行恶意协商，则法院有权提高损害赔偿，从而弥补该行为对专利权人造成的损害”，这看似否定了SEP必须以FRAND费率进行许可的观点。
禁令救济
尽管联邦巡回上诉法院最终裁定Motorola无权获得禁令，但法院确实认为，法律本身并没有排除为SEPs颁发禁令。假设禁令是专利许可的对立面，那么该裁决似乎也支持享有FRAND许可的权利事实上会丧失的观点。如果确实如此，那么就有理由认为专利侵权损害赔偿可能超过FRAND费率（例如，如果有证据证明利润损失、提高的损害赔偿、甚至合理使用费高于FRAND费率）。
小提示 ：
本系列英文原文首次已在IPWatchdog上发表，点击“阅读原文”查看本篇文章英文原文。
相关阅读：
2、蜂窝无线标准必要专利（二）：对标准必要专利（SEP）进行许可所作的声明
3、蜂窝无线标准必要专利（三）：FRAND许可费基准声明和移动无线标准必要专利
4、蜂窝无线标准必要专利（四）：分析移动无线SEP的FRAND声明
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp
翻译：北京思韬知识产权代理有限公司
编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君
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