专利权利要求的“合并式修改”与“禁止反悔”原则的适用

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：刘文广律师

原标题：专利权利要求的“合并式修改”与“禁止反悔”原则的适用

为了克服专利存在的缺陷，在专利申请或者无效程序中，专利申请人或者专利权人会选择以合并权利要求的方式来修改专利权利要求。然而，这一权利要求的修改方式是否意味着专利权人放弃了与“被合并从权”不同的技术方案呢？带着这一疑问，不妨在实务案例中寻找答案。

一、权利要求的“合并式修改”是否触发“禁止反悔”原则的适用

专利侵权是指被控侵权产品完整地包含了专利权利要求全部相同或者等同的技术特征，也即全面覆盖原则。然而全面覆盖原则在判断专利侵权是否成立时的适用，还受到“捐献原则”和“禁止反悔原则”的限制。这一规则确立于《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第6条。根据《专利侵权判定指南》（2017版）第61条的规定，所谓的“禁止反悔原则”是指在专利授权或者无效程序中，专利申请人或专利权人通过对权利要求、说明书的限缩性修改或者意见陈述的方式放弃的保护范围，在侵犯专利权诉讼中确定是否构成等同侵权时，禁止权利人将已放弃的内容重新纳入专利权的保护范围。可见，“禁止反悔”原则适用的前置条件是被控侵权产品与涉案专利的技术方案存在差别，不构成等同侵权，专利权人主张二者构成相同侵权。若专利权人已经通过对权利要求的修改或者解释放弃了相应的技术方案，则该被放弃的技术方案则不在权利要求的保护范围中。

权利要求的合并式修改，一般是指将权利要求的从权合并到独权中。这一修改对于专利的直接影响是限缩了专利权的保护范围，也即根据全面覆盖原则的要求，被控侵权产品构成侵权除了需要包含独立权利要求中的全部技术特征还需要包含被合并的从属权利要求中的全部技术特征。本文所提出的问题即是对权利要求的合并修改，是否意味着专利权对与被合并从权不相同的技术特征的放弃。与被合并从权不相同的技术特征，有完全不同和等同两类，因此从逻辑上来看仍然要进一步分析被控侵权产品的技术特征是否与被合并从权的技术特征构成等同。因此不能仅依据权利要求存在合并修改，就径直推定专利放弃了与被合并从权不同的技术方案，仍然需要以专利权申请人或者专利权人在相应程序中的陈述为依据，其是否明确、无疑义地放弃了相应的技术方案。对此《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第13条规定：“权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。”可见在专利侵权实务中，被控侵权人若要主张“禁止反悔”原则的抗辩，需要以专利权人在专利申请及无效程序中的专利审查文档为研究对象，从中找到专利权人明确放弃了相关技术方案的陈述。

二、“禁止反悔”原则在司法实务中的适用

在前文中已经明确了只有在专利权人明确、无异议地放弃了相关技术方案的情况下，才会触发“禁止反悔”原则的适用，下面不妨来看看在实务中，何种情形属于专利权人明确地放弃了技术方案。

（一）重庆望江三轮摩托车专利案（案号：【2020】最高法知民终384号）

1. 基本案情

树民公司拥有一项名为“一种增强型三轮车车架”（专利号：201220223946.0）的专利（以下简称“涉案专利”）。涉案专利权利要求1包含的技术特征有：A.前保险梁，B.设置在前保险梁上的主纵梁，C.与主纵梁相连接的立管，D.与立管相连接的车架，E.在车架上设置有横梁，F.与横梁和前保险梁连接的第一龙骨和第二龙骨，G.所述的第一龙骨外侧设置有右侧龙骨，第二龙骨外侧设置有左侧龙骨，H.所述的右侧龙骨和左侧龙骨两端均与横梁和前保险梁相连接。

树民公司经调查认为重庆望江公司制造、销售的望江牌正三轮摩托车侵犯了其前述专利权，树民公司遂向法院提起诉讼（一审案号：【2018】赣09民初151号），一审法院经审理认为被控侵权产品落入了涉案专利的技术方案，判断望江公司构成侵权。望江公司不服一审判决，遂向最高人民法院提起上诉。

在二审程序中，最高人民法院查明原告树民公司在涉案专利的三次无效案件中，分别作出了如下陈述：

在5W115750号专利无效案件中，面对无效请求人提交的证据2（该证据公开了在三轮车车架上设置“四根龙骨”的技术手段），树民动力公司在2018年12月14日的口头审理中明确了“本权利要求书中所有‘连接’均指直接连接”，四个龙骨的两端均与前保险梁和横梁直接连接能够增强车辆的抗冲击性能。同时，树民动力公司又主张证据2没有公开，四个龙骨与前保险梁相连，而证据2中是两根龙骨与保险梁相连。

在5W116569号专利无效案件中，面对无效请求人提交的证据1（该证据公开了在三轮车车架上设置“四根龙骨”的技术手段）树民动力公司在2019年3月27日的口头审理中重点强调了证据1“没有公开四条龙骨与前保险梁与后横梁相连接”这一技术特征。在该案的第4079号无效请求审查决定书中，亦明确载明“证据1与权利要求1的龙骨连接技术手段不同”。

经比对，被控侵权产品的右侧龙骨和左侧龙骨后端分别与对应的车架右纵梁和左纵梁相连接，其与涉案专利的区别在于，二者右侧龙骨和左侧龙骨的前端和后端连接方式与权利要求的H项技术特征是否构成等同。

2. 最高院观点：

本案最高院认为：“根据禁止反悔原则，由于树民动力公司在无效行政程序中已经明确放弃了“四根龙骨的前端和后端不是直接连接在同一根梁上”的技术方案，其权利要求1中关于四根龙骨连接方式的技术方案应该认定为“四根龙骨的前端直接连接在同一根前保险梁上，四根龙骨的后端直接连接在同一根横梁上”。因此，其在本案侵权诉讼中又将“四根龙骨的前端和后端不是直接连接在同一根梁上”的技术方案纳入到专利权保护范围不应得到支持。”

在重庆望江三轮摩托车专利案可以明确看到，专利权人在专利无效程序中对其技术方案作出了明确地限定，因此这一陈述可以视为专利权人对与专利技术方案不同的技术方案的放弃。

（二）海源全自动液压墙体砖压砖机专利案（案号：【2020】最高法知民终541号）

1. 基本案情

洛阳中冶公司拥有一种名为“砖的全自动液压成型和智能码垛装置”（专利号：200810130824.5）发明专利（以下简称“涉案专利”）的排他使用许可权。洛阳中冶公司经调查发现海源材料公司、海源装备公司制造的“砖的全自动液压成型和智能码垛装置”侵犯了其涉案专利，遂向郑州市中级人民法院提起诉讼（一审案号：【2018】豫01民初3678号）。该案一审法院认为被控侵权产品不构成侵权，从而驳回了原告的全部诉请。洛阳中冶公司不服遂向最高人民法院提起上诉。

一审法院查明，涉案专利在申请过程中专利权人为了克服国家知识产权局提出的问题“本领域技术人员难以预见除说明书所述的方式外的所有方式均能解决其技术问题并达到相同的技术效果，因此该权利要求没有以说明书为依据，将专利公布文件中的权利要求3整体合并到了权利要求1中，内容并未做修改，最终获得授权的权利要求1中包含了原权利要求3中的“自动进给机（3）安装在压砖机（1）中液压站（14）的相同的一侧”这一技术特征。

二审中经过比对，被诉侵权产品是将“自动进给机安装在液压站的不同侧”，因此被诉侵权产品关于被控侵权产品是否落入了涉案专利的保护范围，其中争议技术问题之一是：被诉侵权技术方案中“自动进给机安装在压砖机中液压站的对侧”与争议特征一是否为相同或等同的技术特征。

2. 最高院观点：

本案最高院认为：首先，专利权人通过对涉案专利权利要求1的修改，限定了自动进给机与压砖机中液压站的位置关系为“相同的一侧”。专利权人为获得授权，依照国家知识产权局发出的审查意见，将原属于权利要求3的内容，包括自动进给机的安装位置在内的技术特征并入了权利要求1，属限制性修改。该并入后的权利要求1明确自动进给机安装在压砖机中液压站的“相同的一侧”，应视为放弃能够且已经预见到的“不同的一侧”技术方案，根据禁止反悔原则，对自动进给机和压砖机中液压站的位置关系“不同的一侧”不应纳入涉案专利权利要求的保护范围，也不宜将其扩大解释为与“相同的一侧”等同的技术特征。

其次，根据说明书的记载“相同一侧”的设置解决的技术问题便是使得砖的全自动液压成型和智能码垛装置能够结构紧凑，缩减设备占用的空间。最后，这二者是完全不同的技术特征。被诉侵权产品的“不同一侧”的设置与之对比，因为安装在对侧，进给机进入下一道工序与液压站无交集，液压站无需抬高预留下行通道，但现场需要另外设置一条与液压站所在方向平行的轨道，使得整体布局占地面积更大，结构不够紧凑，故从技术手段、实现的功能和效果看，都与涉案专利不同。

在该案中，不难发现将专利权利要求进行合并式修改，通常为了克服专利存在的缺陷，要判断这一修改方式是否意味着权利人放弃了与被合并技术特征不同的技术方案，需要从两个方面进行分析，其一、被合并的技术特征是否与发明目实现相关联；其二、若不采用被合并的技术特征完全相同的技术方案是否意味着无法实现发明目的。若前述两个问题的答案都是肯定的，那么在这一技术特征已经在说明书中被清晰界定的情况下，这一修改方式即意味着专利权人放弃了与之不相同的技术方案。

三、被控侵权人如何主张“禁止反悔原则”抗辩

如前文所述，将权利要求进行合并式的修改并不必然导致“禁止反悔”原则的适用。对于“禁止反悔”原则的适用，需要有专利权人对技术方案明确地放弃。诚如最高人民法院在深圳倍轻松科技公司与未来穿戴技术公司侵害发明专利权一案（案号：【2020】最高法知民终1577号）中所提出的：“本院认为，当专利申请人所作的修改或陈述属于通过增加或变更权利要求的技术特征改变请求保护的范围，或者增加或删除一项或多项权利要求，或者把权利要求附加的技术特征予以合并时，如果增加的技术特征已经清楚记载在原说明书和权利要求书中，在专利获得授权后，专利权人在侵权诉讼中主张技术特征等同时，人民法院应当审查其所作出的修改和陈述与授权后的技术方案是否有实质联系，是否存在对该技术特征予以限缩或放弃的事实，而不能仅因为权利要求增加了技术特征，就认定专利申请人放弃了该增加的技术特征的等同特征”。

被控侵权人如何主张“禁止反悔原则”的抗辩呢？首先、需要确定被控侵权产品与涉案专利不同的技术特征；其次、判断涉案专利与被控侵权产品不同的技术特征（以下简称“区别技术特征”）是否系在专利申请或者无效程序中被合并入独权的技术特征。若是，则进一步审查专利审查文档中专利权人是否对区别技术特征作出了特别的界定，所谓的特别的界定主要是这一技术特征是否与专利发明目的的实现有实质性的联系，这一技术特征的保护范围是清楚。若前一问题的答案是肯定的，一般而言专利权人通过合并式修改权利要求时即放弃了与区别技术特征不同的技术方案。最后，依据等同侵权判断的标准（也即“三基本+一普通”）来做进一步的验证，如果基于区别技术特征的存在，二者的技术效果、作用不同，则二者必然不构成等同侵权。

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：刘文广律师

编辑：IPRdaily王颖校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：专利权利要求的“合并式修改”与“禁止反悔”原则的适用（点击标题查看原文）

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