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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：李鸿儒 中国好丽友知识产权负责人
原标题：专利禁止反悔原则适用浅析
禁止反悔原则是专利侵权判定的重要原则之一，本文从专利禁止反悔原则对等同原则的限制、适用原则、适用情形，以及捐献原则对禁止反悔的补充验证等几方面进行了浅显的分析和探讨。
一、禁止反悔原则概述
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（解释一）的第六条：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持”以及《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第十三条：“权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃”，初步确定了禁止反悔原则。
禁止反悔是民法诚实信用原则的一种体现，是为了合理平衡专利权人与社会公众的利益，避免专利权人出尔反尔，两头得利[1]。
二、禁止反悔原则对等同原则的限制
全面覆盖原则是专利侵权判定的基本原则，主要指被控侵权产品或方法再现了专利权利要求的全部技术特征，再现包括技术特征的相同和等同。等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。通常认为，禁止反悔是对等同原则的限制，两者相辅相成，共同确保对专利权人提供既充分又适度的保护范围[1]。
通俗来讲，对于授权专利，其保护范围以授权权利要求记载的技术特征所确定的内容为准，包括相同和等同两种情况。但是，禁止反悔原则使得部分专利的权利要求的等同范围无法延及到原专利文本权利要求保护范围。
从禁止反悔的适用原则上讲，所谓“放弃技术方案”首先应当是“明确的放弃”，以书面形式记载为准。其次既然是“放弃”，就应当有原始的权利要求技术方案和限缩后的权利要求技术方案，两者的差额部分可能适用禁止反悔原则，构成“放弃的技术方案”。
所谓“放弃技术方案”再次应当是针对实质性问题、为了获得实质性利益的修改，即权利人因修改而获得了专利授权。
从禁止反悔的适用情形上讲，分为对权利要求修改和意见陈述，具体可以包括以下情况：
1、原权利要求中的某项技术特征进行限缩，比如原权利要求中的技术特征A实质修改限缩为A1，且A>A1，存在明确对照的原技术特征和新技术特征。在这种情况下，基于禁止反悔原则，A与A1的差额可能成为权利人放弃的部分，A1的等同范围不能延及到A。
原权利要求中的某项技术特征进行替换，比如原权利要求中的技术特征A实质修改替换为A2。存在原技术特征和新技术特征。在这种情况下，基于禁止反悔原则，A为权利人放弃的部分，A2的等同范围不能延及到A。
无论适用禁止反悔原则的第一种情况A1的等同范围不能延及到A，还是第二种情况A2的等同范围不能延及到A，理论上可能会涉及到一个问题：如果被诉侵权产品对应的技术特征A3介于原技术特征与授权技术特征之间，即A3与A和A1/A2均存在等同可能性时，应当如何判定。
个人认为：如果适用禁止反悔原则，放弃的技术方案因A不具备专利性，修改后的A1/A2具备专利性，专利得以授权。这实际涉及到权利要求的解释和保护范围的界定，即权利边界的划分。在判断是否构成侵权时可以初步分析被控侵权技术特征A3与授权技术特征A1/A2和原技术特征A相比，哪个更接近。如果与授权的技术特征更接近，则初步判断可能构成侵权。如果与原技术特征更接近，则初步判断可能不构成侵权。当然，最终还需要结合内外部证据进行划分和验证。
2、原权利要求中增加特定的技术特征，比如原权利要求包括技术特征A、B、C，修改后权利要求技术特征为A、B、C、D。对于技术特征D来说没有原始参照的技术特征，不适用禁止反悔原则，技术特征D可以进行等同解释。
但是修改后权利要求A、B、C、D可以等同解释为原权利要求A、B、C吗？我想并不能够。首先，不管出于什么原因，基于公示原则，均需以新权利要求为基准进行等同的解释和判断。即根据全面覆盖原则，等同的技术方案以A、B、C、D为基础，必然包括与D等同的技术特征。其次，权利要求如果是为了且实质克服新创性等授权条件而进行了限缩，即原权利要求本身无法获权，则不应将新权利要求的保护范围等同至原权利要求。最后，即使权利要求的修改并非克服专利授权条件，假设原权利要求可能具有专利性，但因权利人的修改而没有最终获得专利授权，等于权利人自主选择了A、B、C、D的保护范围，技术特征A、B、C未形成保护范围，处于空窗状况无人拥有权利。
3、通过意见陈述对权利要求进行限缩性解释。此时应当区分是否克服了专利的实质性缺陷。对于那些因为限缩方满足专利授权条件获得权利的，不应当将权利要求的保护范围扩展至原来有问题的范围当中去。
三、捐献原则对禁止反悔的补充验证
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（解释一）的第五条：“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持”，确定了捐献原则。
捐献原则是说明书对应范围与权利要求保护范围的差额。对于优质的专利文件，说明书应当公开充分专利方案、支持权利要求，同时应当避免过度公开，尽量避免捐献。一般来说，优质专利文件的权利要求保护范围应大于说明书的对应范围。
在某些可以适用禁止反悔原则的情况下，新的权利要求或经意见陈述限缩解释后的权利要求所放弃的技术特征部分在说明书陈述范围之内时，此种情形也适用于捐献原则，即某些情况下捐献原则可以用于补充、验证禁止反悔原则。比如原权利要求包括技术特征A、B、C，权利要求修改后为A、B、C、D，说明书同时公开了A、B、C和A、B、C、D。根据捐献原则，A、B、C的技术方案权利人已经公开，捐献给公众。如果A、B、C的技术方案不存在侵权，他人可以使用。如果A、B、C的技术方案本身具有专利性，由于权利人的修改已经放弃了A、B、C的技术方案，而仅对A、B、C、D的技术方案获得授权。
四、企业实务启示
考虑到禁止反悔原则及捐献原则对专利权范围的限定作用，在企业的实际业务中，应当充分注重权利要求书和说明书的撰写，一方面尽量避免不必要的捐献，另一方面在修改和陈述时谨慎分析、实事求是，慎重采取权利要求限缩的修改和解释。坚决不能为了追求快速授权，放弃有授权可能性的保护范围。无论企业还是代理机构，都应当培养技术过硬的高品质专利人才。这些高品质专利人才应当具备技术方案的理解和分析能力、专利检索和专利性判断能力、专利撰写和答复能力，甚至应对专利无效和专利侵权诉讼能力。专利实践倒逼企业管理，对企业专利业务提出了更高的要求。
注释：
[1] 北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》理解与适用，知识产权出版社2020年版，第259页。
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：李鸿儒 中国好丽友知识产权负责人
编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君
注：原文链接：专利禁止反悔原则适用浅析及企业实务启示！（点击标题查看原文）
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