浅论美国审查意见之限制性/选择

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作者：颜思晨  深圳中一联合知识产权代理有限公司

原标题：浅论美国审查意见之限制性/选择

申请人在中国申请的某些专利进入美国时会遇到美国审查员下发的限制性/选择（Restriction/Election）通知书，而该些专利在中国申请时并未收到中国审查员下发任何有关单一性问题的审查意见，那么为什么在中国满足单一性要求的该些专利申请在进入美国后却不满足美国限制性/选择的要求呢？希望本文的简单论述可以助力企业IPR在海外的专利布局并解决各位企业家或者涉外专利代理人对于此点的困惑。

在寻求海外专利申请的过程中，有时候会遇到让人百思不得其解的事情，例如，申请人在中国申请的某些专利进入美国时会遇到美国审查员下发的限制性/选择（Restriction/Election）通知书，而该些专利在中国申请时并未收到中国审查员下发任何有关单一性问题的审查意见，那么为什么在中国满足单一性要求的该些专利申请在进入美国后却不满足美国限制性/选择的要求呢？要搞懂这个问题，首先需要清楚美国专利限制性/选择是否就是简单的单一性要求并且需要弄清楚中国专利单一性和美国专利限制性/选择的区别。在了解了美国专利限制性/选择的机制后，才可以讨论在即使收到美国专利限制性/选择通知书后怎么应对。希望本文的简单论述可以助力企业IPR在海外的专利布局并解决各位企业家或者涉外专利代理人对于此点的困惑。

为了研究以上所谈论的问题，本文将从以下几个方面来进行简单讨论：（一）中国专利单一性；（二）美国专利限制性/选择；（三）何种情况会收到美国专利限制性/选择通知书；（四）如何应对美国专利限制性/选择。

（一）中国专利单一性

对于有过相关中国专利申请经验的申请人、企业IPR以及专利代理师而言，中国专利申请中的“单一性”应该并不陌生。《中华人民共和国专利法》和《中华人民共和国专利法实施细则》均对中国专利申请中的“单一性”作出了相关规定。

《中华人民共和国专利法》第31条规定：“一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出”。《中华人民共和国专利法实施细则》第34条规定：“可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，应当在技术上相互关联，包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征，其中特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体，对现有技术做出贡献的技术特征”。

对于中国专利申请来说，“一项”发明或者实用新型通常是指发明或者实用新型中的“一项独立权利要求及其从属权利要求所要求保护的技术方案”，则根据《中华人民共和国专利法》第31条可知：当两个或以上的独立权利要求所要求保护的技术方案属于一个总的发明构思时，该两个或以上的独立权利要求及其从属权利要求所要求保护的技术方案可以作为一件发明专利或者一件实用新型专利而提出申请。进一步，《中华人民共和国专利法实施细则》第34条对“一个总的发明构思”进行了定义，其可以理解为：两个或以上的独立权利要求所要求保护的技术方案间需要具有相同或相应的特定技术特征，并且该相同或相应的特定技术特征是相对于现有技术而言具有创造性的技术特征。

然而，判定该相同或相应的特定技术特征是否相对于现有技术而言具有创造性，需要审查员对专利申请作出实质性工作之后（即进行相关现有技术的检索工作并基于检索到的现有技术对该专利申请的新颖性/创造性作出一定论述）才能够得出，因此，中国专利申请中的单一性问题是在两个或以上的独立权利要求之间才会发生的，并且通常是在专利申请进入到专利实质审查工作之后才会出现而且通常伴随着技术方案的新颖性/创造性问题一起出现。

由此，假设一种产品A包括装置B，且装置B是相对于现有技术而言具有创造性的，则在一件发明专利申请或者实用新型专利申请中可以包括诸多独立权利要求。例如：

独立权利要求1：一种装置B，其包括……。

独立权利要求2：一种制造装置B的方法，其包括……。

独立权利要求3：一种装置B的使用方法，其包括……。

独立权利要求4：一种产品A，其包括装置B。

独立权利要求5：……。

独立权利要求6：……。

……

（二）美国专利限制性/选择

在中国专利申请中，只要两个或以上的发明或者实用新型之间具有相同或相应的技术特征，则中国审查员会对该两个或以上的发明或者实用新型均进行实质审查，通过对比该两个或以上的发明或者实用新型所要求保护的技术方案与所检索到的现有技术来断定该相同或相应的技术特征是否为特定技术特征，从而确定在一个专利申请中的两个或以上的发明或者实用新型是否具有单一性问题。然而，在美国专利申请中，即使两个或以上的发明之间具有相同或相应的技术特征，却有时仍然会在审查员还未对专利申请进行实质性检索工作时即下发专利限制性要求，即要求申请人从多组权利要求中选择一组权利要求进行实质审查，或者要求申请人从一组权利要求中的多条从属权利要求中选择一些权利要求进行实质审查，这对于还未看到审查员检索报告的申请人而言无疑是令人生气且烦闷的，因为有可能随意选择的一组或一些权利要求在接下来的审查中被审查员认定为没有创造性而遭拒绝，从而导致整个申请全军覆没。如果申请人后续对未选择的那些权利要求申请分案，首先申请人也并未可知其可授权前景，其次分案新申请将导致昂贵费用。

那么，接下来，为了本文层次清晰，笔者通过讨论以不同途径申请美国专利来了解在美国专利申请中何为美国专利商标局的限制性/选择。

1. 以PCT途径进入美国国家阶段的发明专利申请。

通过查阅《美国专利法》（Consolidated Patent Laws - 2021）可知，其第五部分《专利合作条约》的相关条款“35 U.S.C. 372 National stage: Requirements and procedure”的第（b）条第（2）款对以PCT途径进入美国国家阶段的发明专利申请的单一性作出了规定：“the Director may cause the question of unity of invention to be reexamined under section 121, within the scope of the requirements of the treaty and the Regulations”，而《美国专利法》关于专利分案申请的相关条款35 U.S.C. 121中规定了“If two or more independent and distinct inventions are claimed in one application, the Director may require the application to be restricted to one of the inventions”和“The validity of a patent shall not be questioned for failure of the Director to require the application to be restricted to one invention”。也就是说，在通常的美国发明专利申请中（例如，在美国本土申请的发明专利），美国专利审查员会限制一个申请中只能有一个发明或者多个独立但不可区分（not distinct）的发明，据此，通过PCT途径进入美国国家阶段的申请，在该PCT国际专利申请进入美国国家阶段后，美国专利审查员也可根据《专利合作条约》的有关条款对该美国国家阶段申请中的两个或以上的独立权利要求所要求保护的技术方案之间的单一性提出质疑，并限制申请人从两组或以上的权利要求组中选择一组进行继续审查，即会发下《限制性/选择审查意见通知书》（《Restriction / Election Action》）并要求申请人选择并修改权利要求以满足单一性要求（Requirement for Unity of Invention）。

《PCT实施细则》（2020年6月更新版）的第13条第1款对一个申请中的多个独立权利要求之间的“单一性”作出了详细的定义：“The international application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept (“requirement of unity of invention”)”。即，只允许一个发明或者属于一个总的发明构思的多个发明在一个专利中提出申请。《PCT实施细则》第13条第2款对“一个总的发明构思”进行了进一步规定：“Where a group of inventions is claimed in one and the same international application, the requirement of unity of invention referred to in Rule 13.1 shall be fulfilled only when there is a technical relationship among those inventions involving one or more of the same or corresponding special technical features. The expression “special technical features” shall mean those technical features that define a contribution which each of the claimed inventions, considered as a whole, makes over the prior art.”（也可参见《美国专利实施细则》（Consolidated Patent Rules - 2021）的“UNITY OF INVENTION”部分的第1.475条（a）款），《PCT实施细则》第13条第3款还规定了“The determination whether a group of inventions is so linked as to form a single general inventive concept shall be made without regard to whether the inventions are claimed in separate claims or as alternatives within a single claim.”（也可参见《美国专利实施细则》的“UNITY OF INVENTION”部分的第1.475条（e）款）。也就是说，对于以PCT途径进入美国国家阶段的发明专利申请，权利要求之间是否满足单一性的评判依据“一个总的发明构思”与我们中国专利审查中的相类似。

《美国专利实施细则》的“UNITY OF INVENTION”部分的第1.475条（b）款还规定了当美国国家阶段申请的权利要求包括不同类型的多个发明时，仅当该不同类型的多个发明为以下类型的组合之一时才会被考虑为满足单一性要求：（1）产品及其专门生产方法；（2）产品及其使用方法；（3）产品及其专门生产方法和使用方法；（4）方法及其专门实施设备；（5）产品及其专门生产方法和该方法的专门实施设备。

换句话说，美国专利审查中也会存在单一性审查，对于以PCT途径进入美国国家阶段的专利申请，审查员有权下发与中国相类似的有关单一性问题的审查意见通知书，且该单一性审查遵循相关法条中有关“Unity of Invention”的相关条款规定。如果实际上有单一性问题审查员在审查过程中却没有下发有关单一性的审查意见，这在后续也并不会影响该专利申请的有效性，但审查员可以在后续审查的任何阶段下发有关单一性的审查意见。对于以《巴黎公约》途径进入美国的专利申请和直接在美国本土申请的专利申请则不遵循法条中有关“Unity of Invention”的相关审查规定。

那么，对于以《巴黎公约》途径进入美国的专利申请和直接在美国本土申请的专利申请，是不是就不审查多个发明之间的单一性呢？笔者接着讨论。

2. 以《巴黎公约》途径进入美国的专利申请和直接在美国本土申请的专利申请。

同上所述，《美国专利法》关于专利分案申请的相关条款35 U.S.C. 121中规定了“If two or more independent and distinct inventions are claimed in one application, the Director may require the application to be restricted to one of the inventions”和“The validity of a patent shall not be questioned for failure of the Director to require the application to be restricted to one invention”。另外，《美国专利实施细则》的“JOINDER OF INVENTIONS IN ONE APPLICATION; RESTRICTION”部分对在一个美国发明专利申请中同时提出两个或以上的发明提出了限制，具体地，第1.142条规定了：“(a) Two or more independent and distinct inventions may not be claimed in one national application, except that more than one species of an invention, not to exceed a reasonable number, may be specifically claimed in different claims in one national application, provided the application also includes an allowable claim generic to all the claimed species and all the claims to species in excess of one are written in dependent form (§ 1.75) or otherwise include all the limitations of the generic claim. (b) Where claims to all three categories, product, process of making, and process of use, are included in a national application, a three way requirement for restriction can only be made where the process of making is distinct from the product. If the process of making and the product are not distinct, the process of using may be joined with the claims directed to the product and the process of making the product even though a showing of distinctness between the product and process of using the product can be made.”。也就是说，根据《美国专利法》和《美国专利实施细则》的相关规定，对于以《巴黎公约》途径进入美国的专利申请和直接在美国本土申请的专利申请，分为两种情况：

一是当其中的多个权利要求所要求保护的技术方案：（1）涉及多个（两个及以上）独立的发明；且（2）该多个独立权利要求所要求保护的技术方案为可区分的（distinct），则该多个权利要求所要求保护的技术方案不可以在一个专利申请中提出。对于“可区分”一词，基于美国CPC专利分类系统及技术方案本身，具体可参见《MEPS 806 Determination of Distinctness or Independence of Claimed Inventions》。由于该可区分性，多个发明可能被分类为几乎不同的CPC分类目录下，对该多个独立且可区分的发明同时进行审查会严重加重审查员的检索和审查工作负担。

示例性地，若一个发明中的权利要求为如下所示，则不满足限制性要求：

独立权利要求1：一种产品A，其包括B和C。

独立权利要求2：一种产品A，其包括D和E。

示例性地，若一个发明中的权利要求为如下所示，则不满足限制性要求（假设技术特征C相对现有技术具有创造性）：

独立权利要求1：一种产品A，其包括B，其中B由C制成。

独立权利要求2：一种产品D，其包括A，其中A包括B。

二是当其中的多个权利要求所要求保护的技术方案：（1）具有一个可授权的“总括性（generic）”的独立权利要求；且（2）该“总括性”的独立权利要求下的不同子类（species）从属权利要求的条数未超过合理数量，则该多个权利要求所要求保护的技术方案可以在一个专利申请中提出。或者，包括该“总括性”权利要求所有特征的独立权利要求也可与该“总括性”权利要求在一个专利申请中提出。示例性地，若一个发明申请中的权利要求为如下所示：

独立权利要求1：一种产品A，其包括B。

从属权利要求2：根据权利要求1的一种产品A，其中所述B由C制成。

从属权利要求3：根据权利要求1的一种产品A，其中所述B由D制成。

从属权利要求4：根据权利要求1的一种产品A，其中所述B由E制成。

从属权利要求5：根据权利要求1的一种产品A，其中所述B由F制成。

独立权利要求6：一种产品C，其包括产品A，其中所述产品A包括B。

则上述独立权利要求1为“总括性”独立权利要求，而上述众多从属权利要求限定了完全不同的实施方式，为该“总括性”独立权利要求的子类从属权利要求。若该“总括性”独立权利要求为可授权的，且审查员认为不同子类从属权利要求的数量合理，则上述权利要求1-6均可以放在一个专利申请中提出。

那么，如果申请人将多个独立且可区分的发明放在一个专利申请中，或者如果审查员认为“总括性”独立权利要求无授权前景，会发生什么情况呢？

根据《美国专利实施细则》第1.142条的规定，如果审查员认为多个独立且可区分的发明被放在了一个专利申请中，这时，审查员可能会对该专利申请下发限制性/选择（Restriction / Election）通知书，以要求申请人从该多个独立的发明中选择一个/组发明进行继续审查，从而使得该专利申请满足限制性要求（Requirement for Restriction）的相关规定。

另外，根据《美国专利实施细则》第1.146条的规定，如果审查员认为“总括性”独立权利要求无授权前景，而该“总括性”独立权利要求下的多个不同子类从属权利要求为专利性可区分（patentably distinct）的，则审查员认为这会严重加重其检索和审查工作负担，这时审查员可能会对该专利申请下发限制性/选择（Restriction / Election）通知书，以要求申请人从该多个不同子类从属权利要求中选择一组子类权利要求进行继续审查，从而使得该专利申请满足子类选择（Election of Species）的相关规定。

由以上可知，对于以PCT途径进入美国国家阶段的专利申请，审查员可以审查其单一性问题，且该单一性审查遵循相关法条中有关“Unity of Invention”的相关条款规定，即审查时注重多个发明是否属于“一个总的发明构思”以及多个发明之间的类型组合。而对于以《巴黎公约》途径进入美国的专利申请和直接在美国本土申请的专利申请，审查员有较大的自由裁量权，当其认为检索和审查工作较繁重时，则可以对该专利申请下发限制性/选择（Restriction / Election）通知书，包括针对多个独立发明的限制性要求（Requirement for Restriction）审查意见，或者对针对多个不同子类从属权利要求的子类选择（Election of Species）审查意见，或者其结合，从而限制申请人在单个专利申请中提出过多的技术方案。如此，限制性/选择（Restriction / Election）通知书可以在审查员并未作出任何实质性检索工作之前就发出。

由此可以知晓中国专利单一性和美国专利限制性/选择之间的区别，其在机制上截然不同。

（三）何种情况会收到美国专利限制性/选择通知书

在了解了美国专利限制性/选择的机制之后，就比较容易清楚为何会收到美国专利商标局的限制性/选择通知书了。下面先来看几个案例。

案例1——PCT途径进入美国国家阶段，两组权利要求之间没有相同的技术特征——单一性要求（Requirement for Unity of Invention）：

案例2——PCT途径进入美国国家阶段，两组权利要求之间相同或相应的技术特征没有创造性——单一性要求（Requirement for Unity of Invention）：

案例3——巴黎公约途径进入美国国家阶段，且两组权利要求所要求保护的技术方案为可区分的（distinct）——限制性要求（Requirement for Restriction）：

案例4——巴黎公约途径进入美国国家阶段，且两组权利要求所要求保护的技术方案为可区分的（distinct）——限制性要求（Requirement for Restriction）：

关于子类选择的（Election of Species）案例可能生化领域居多，由于笔者为软件通信领域，因此此处省略了子类选择要求的示例。

由以上可知，当通过PCT途径进入美国国家阶段的专利申请不满足单个发明构思时，或者当通过（巴黎公约途径进入美国的）美国专利申请的多个独立的发明之间是可区分的，或者当通过（巴黎公约途径进入美国的）美国专利申请中独立的发明下面的子类发明被认为数量太多时，则会收到美国专利商标局下发的限制性/选择审查意见。

（四）如何应对美国专利限制性/选择

在收到美国专利商标局下发的限制性/选择审查意见时，涉外专利代理人首先要做到的是“不要慌”，要先分析一下原因，不要头脑简单的跟着审查员一起“毙掉”专利申请中的多个发明。毕竟美国审查员也是凡人，也有犯错或者审查标准不一的情况发生。

在拿到限制性/选择审查意见时，首先需要明确一下本美国专利申请是以什么途径在美国申请专利的。

如果是以PCT途径进入美国国家阶段的，则需要看本美国专利申请中不同类型的多个发明的主题是否为以下组合之一：（1）产品及其专门生产方法；（2）产品及其使用方法；（3）产品及其专门生产方法和使用方法；（4）方法及其专门实施设备；（5）产品及其专门生产方法和该方法的专门实施设备。若是，则本美国专利申请是满足单一性要求的；若不是，则需要观察审查员是否是以PCT第13条的单一性标准来对本美国专利申请的单个发明构思进行审查的。

如果是以巴黎公约途径申请美国专利的，则需要看此限制性/选择审查意见是发明种类的限制性要求还是子类发明的子类选择要求。如果是关于发明种类的限制性要求，则需要分析本美国专利申请中多个独立的发明之间是否是可区分的。如果是关于子类发明的子类选择要求，则需要看“总括性”权利要求后面的子类组数以及审查员如何评定子类组数超过合理数量。

然而，有时候有的审查员比较无赖，比如明明是PCT途径进入的美国国家阶段，在不检索的情况下说多个独立的发明之间相同或相应的技术特征为现有技术，因此该多个独立的发明之间不具有单一性，其实就是审查员可能由于工作繁忙或者期限紧张不想检索了而已。

对于上述提到的一些情况，例如：对于PCT进入美国国家阶段的专利申请，审查员不按照PCT中单一性标准进行审查；对于通过巴黎公约途径在美国申请的专利，审查员对于多个独立的发明之间“可区分”的评述不正确等情况，申请人有权持有不同意见。但是，值得注意的是，不管是否认可审查员的限制性/选择意见，我们都需要暂时选出一组权利要求要求进行继续审查。并且在提交选择时，可以对另外的一组或者几组权利要求进行争辩，根据现有数据，争辩成功的几率大概在20%左右，但这会影响后续的分案申请，因为若同时进行了争辩后续又申请了分案申请，则若审查员考虑了我们的意见就有可能在后续出现重复授权的问题。因此，若已经决定了要做分案申请，就不要在做争辩了。

另外，关于如何对审查员认定的多组权利要求进行有利的选择，由于篇幅有限，本文不再展开论述。只能说专业的事情，需要交给专业的人去帮忙解决。就像这看起来简单的美国限制性/选择意见，也依然大有文章可做。

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：颜思晨  深圳中一联合知识产权代理有限公司

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：浅论美国审查意见之限制性/选择（点击标题查看原文）

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