何为确认不侵犯专利权之诉？——以案例为视角

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作者：曾秋梅（律师 专利代理师） 广东莞信律师事务所

原标题：何为确认不侵犯专利权之诉？——以案例为视角

因权利人的侵权警告函，他与不特定的义务人之间，原本存在的正常法律关系，处于不明确状态。在现代社会中，知识产权法律关系的不明确，将导致经济、社会的重大损害。所以企业在收到侵权警告函时，应当灵活运用确认诉讼的预防性机能，先请求法院进行不侵权的确认，尽量减少损失。

前言

确认不侵犯专利权诉讼是指原告认为专利权人或其利害关系人的警告或威胁使其正当权利受损，而专利权人或利害关系人又未在合理的期限内解决双方争端，原告提出的以确认其制造使用行为未侵犯涉案专利权为主要诉请的诉讼。

该诉的法条依据是《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》的规定：“权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。”

以案说法

审理法院：最高人民法院

案号：（2017）最高法民申2893号

再审申请人（一审被告、二审上诉人）：西安千禾药业股份有限公司（以下简称西安千禾公司）

被申请人（一审原告、二审被上诉人）：吉林天药本草堂制药有限公司（以下简称吉林天药公司）

事实部分梳理（按照时间顺序）：

2005年11月17日，西安千禾药业有限责任公司（后变更为西安千禾药业股份有限公司）申请了名称为“一种治疗急、慢性前列腺炎的中成药及其制备方法”的发明专利；

2008年06月18获得授权，该专利获得授权；

2008年12月，西安千禾公司向国家食品药品监督管理局（简称食药监局）发出吉林天药公司侵害其发明专利权的律师函，食药监局在收到警告函后向吉林天药公司发函，告知其先行解决专利问题。吉林天药公司的药品注册因侵权警告函被迫中断。

2009年4月10日，吉林本草堂制药有限公司（后更名为：吉林天药本草堂制药有限公司）针对该专利向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求，其理由是本专利权利要求1～6不符合专利法第22条第3款的规定。

2009年8月17专利复审委员会组织口头审理，但千禾公司未参加口头审理；

2010年10月19日，专利复审委员会于作出第15432号无效宣告请求审查决定（简称第15432号决定），宣告本专利权利要求1-2、权利要求3-4中涉及仅添加乳香的技术方案和权利要求5无效，在权利要求3-4中添加了滑石的技术方案和权利要求6的基础上维持本专利权有效。

2011年，西安千禾公司不服该决定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼（案号：（2011）一中知行初字第827号），北京市第一中级人民法院判决：维持专利复审委员会作出的第15432号决定。

2012年，西安千禾公司不服该判决，向北京市高级人民法院上诉。

2012年12月12日，北京市高级人民法院判决：驳回上诉，维持原判。

2014年12月17日，吉林天药公司向西安千禾公司进行催告并向陕西省中级人民法院提起诉讼。后，西安千禾公司不服一审判决，向陕西省高级人民法院提起上诉，陕西省高级人民法院(2016)吉民终479号民事判决。西安千禾公司不服终审判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院审理后认为：确认不侵犯专利权的诉讼系为解决因权利人的侵权警告导致被警告行为侵权与否处于不确定状态，使得被警告人的利益受损，法律赋予被警告人以诉讼救济、消除不稳定状态的权利。本案西安千禾公司向国家食品药品监督管理局（简称食药监局）发出吉林天药公司侵害其发明专利权的律师函，食药监局在收到警告函后向吉林天药公司发函，告知其先行解决专利问题。吉林天药公司的药品注册因侵权警告函被迫中断，其利益受到了影响。在此情况下吉林天药公司有权在催告后提起确认不侵权之诉。同时，由于专利法规定利害关系人可以请求宣告专利无效，其亦有权以宣告专利无效的方式解决侵权与否不确定的状态。吉林天药公司选择宣告专利无效的行为，说明其始终在积极地解决侵权与否的问题，而非懈怠自己的权利。

在北京市高级人民法院二审判决认定西安千禾药业的部分专利权无效后，食药监局认为依然不能证明涉案药品未侵害西安千禾药业的专利权。此时，尽管距离西安千禾公司的律师函已过数年，但食药监局的要求来源于西案千禾公司的律师函，因此食药监局的要求可以视为西安千禾公司警告的延续。

基于食药监局的要求，吉林天药公司及时向西安千禾公司发出催告书，并在西安千禾公司在法定期限内不撤回警告也不提起诉讼的情况下，提起确认不侵犯专利权之诉，符合确认不侵犯专利权之诉的法律规定。

评析

因权利人的侵权警告函，他与不特定的义务人之间，原本存在的正常法律关系，处于不明确状态。在现代社会中，知识产权法律关系的不明确，将导致经济、社会的重大损害。所以企业在收到侵权警告函时，应当灵活运用确认诉讼的预防性机能，先请求法院进行不侵权的确认，尽量减少损失。

具体到本案，西安千禾公司向食药监局发出吉林天药公司侵害其发明专利权的律师函，使得吉林天药公司是否侵害西安千禾公司专利权处于不明确的状态；食药监局在收到警告函后向吉林天药公司发函，告知其先行解决专利问题。吉林天药公司的药品注册因侵权警告函被迫中断，招受了重大损失。即使吉林天药公司积极行使权利，对西安千禾公司的专利提出无效申请，并最终部分无效了该专利，食药监局仍然认为不能确认是否侵权，此时，吉林天药公司通过书面形式向西安千禾公司进行催告，在西安千禾公司在法定期限内不撤回警告也不提起诉讼的情况下，向陕西省中级人民法院提起确认不侵犯专利权之诉，以进行不侵权确认，从而完成药品注册。

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：曾秋梅（律师 专利代理师） 广东莞信律师事务所

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：何为确认不侵犯专利权之诉？——以案例为视角（点击标题查看原文）

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