针对USPTO制裁中国代理非正常申请的十点建议

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原标题：针对USPTO制裁中国代理非正常申请的十点建议

近日，美国专利商标局（USPTO）向中国深圳一家知识产权公司的代表人发出一份123页的“ORDER TO SHOW CAUSE”。USPTO认为该深圳知识产权有限公司及其员工、代理人、关联公司或管理人员未经授权从事商标事务，并且在其商标代理中提供虚假第三方签名。要求该公司提出合理的理由，并在2021年6月22日下午5:00（东部时间）之前通过邮件回复。否则USPTO将会进行制裁。未及时回复将导致USPTO实施部分或全部制裁措施。

2021年6月8日，美国专利商标局（USPTO）向中国深圳一家知识产权公司的代表人发出一份123页的“ORDER TO SHOW CAUSE”。对该公司代理提交的批量美国商标的行为，尤其是其中涉及到第三方签名提供虚假、虚构和欺诈信息的行为提出质疑，要求该公司提出合理的理由，并在美国东部时间6月22日下午5:00前进行回复。否则USPTO将会对该代理机构以及代表人进行制裁。

制裁内容包括：

（1）永久禁止您和您的员工代表自己或他人提交商标相关文件；

（2）拒收或者不予考虑您或您的员工提交的所有商标相关文件；

（3）在所有申请/注册中从USPTO的数据库中删除您与您的员工相关的通信信息；

（4）指示USPTO首席信息官办公室永久停用任何包含您或您的员工相关的联系信息的USPTO账户，并采取一切合理措施阻止您或您的员工创建或激活更多账户；

（5）终止包含您或您的员工提交的信息的所有正在进行的程序；

（6）继续删除文档、删除信息，停用账户，并终止包含您或您的员工后续提交的文件的程序。

这家代理机构大概有14000多件美国商标或将面临USPTO的调查，这个事件不仅在中国的知产圈引起轰动，也引来了大量的“吃瓜”客户，有的客户担心自己申请的商标案件出现问题，有的客户则关心的是针对近几年USPTO频繁暴出的中国代理机构非正常申请的事件是否有合适的建议用来规避风险。

笔者整理了以下十点建议以供借鉴：

1. 委托正规的商标代理机构和美国执业律师提交申请，不要盲目追求低价，美国商标官费250美元每类，市场上那些报价2，3千的代理都是耍流氓；

2. 不要相信和贪图某些代理机构的包做使用证据包答复的行为，这种要不就是知法犯法，要不就是不知法还打着法律人的旗帜；

3. 不要用国内申请商标的逻辑去申请美国商标，美国商标不是按群组来审查，所以不是说每个群组选一个项目就能保护全面，美国是使用在先原则，商标用在什么商品项目上就注册什么项目，不是越多越好，也不要增加一些不相关的商品项目来增加注册风险；

4. 如果代理机构提供给你的商品英文翻译跟你实际的商品描述存在不符，不要勉强，也不要相信差不多这个概念，可以选非规范申请来精准描述你的商品或者服务项目，否则你有可能最后注册了个寂寞；

5. 如果你的商标还没有在美国使用，则不要牵强为了满足实际使用注册的要求去现做几张使用证据或者PS照片，现在USPTO 的审查越来越严格，不仅增加了驳回风险而且已经构成了虚假申请；

6. 申请美国商标需要提供最早使用时间，这个时间不要乱填，必须实事求是。虽然USPTO在审查的过程中不会审查这个时间，但后续如果涉及到异议或者无效等案件，这个时间是很关键的考虑因素；

7. 现在美国商标转让俨然已经成了一个新的产业链，企业为了能马上有一个商标可以备案使用，很多会选择去买一个现成的美国商标，市场上在售的95%以上的商标都是国内的个人或者代理机构囤的，这种商标基本都没有投入商业使用，但都按实际使用注册下来了。像这种虚假注册的商标，一旦对别的商标构成障碍，基本是一撤一个准。提醒大家谨慎购买美国商标；

8. 如果真的急用美国商标不得已必须买一个的，则需要在投入使用后用自己的名义重新提交一个规范的相同商标申请来规避收购商标权利不稳定的风险；

9. 很多申请人为了避免意向递交产生的提交使用证据的额外费用而选择了实际使用，然后提供了虚假的使用证据和使用申明，这样造成的商标风险太大。如果不想按意向来报又没有实际使用，则可以选择基于国外的注册或者申请来提交，提供国外的商标证书就可以不用再额外提供使用证据。若国外的商标还没有注册，则可以选择基于国外的申请并暂缓注册等国外的证书提交上去后再审查。这样也可以避免提交使用证据以及额外产生的费用；

10. 商标注册后也要随时关注商标的状态，不要错过5-6年的商标使用申明。另外注意保留商标的使用证据，不仅是为了应对USPTO的定期使用宣誓，也为将来有可能出现的商标维权案件保留证据。

USPTO从2017年起就开始向中国的代理机构发“ORDER TO SHOW CAUSE”，一边加强对代理机构的监查，一边对商标申请从严审查，2019年8月3号起USPTO要求境外的商标申请人必须由一名持有美国执业资格的律师代理其在美国的商标专利申请，从而减少中国黑代理的非正常申请以及虚假使用证据。2020年发布了多则关于调整和加严美国商标使用证据审查的官方通知，并从2021年１月２日起提高了美国商标申请的官费。然而这些措施下来并没有改善整个美国商标申请的环境，中国申请人在美国的商标申请量反而持续创新高。持续走高的申请量以及越来越多的虚假申请造成的直接后果就是美国商标的审查速度从3个月变成了7个月，拿证书从8个月变成了一年多。

亚马逊卖家更加不能等待，然后越来越多的人选择买一个现成的美国商标 ，这样就促使那些投机的代理机构和个人去注册越来越多的虚假申请的美国商标。然后申请量又再度创新高，美国审查员苦不堪言，审查速度只能越来越慢。这好像陷入了一个死循环。USPTO今年１月份官网发布了一篇针对中国申请量创新高的文章，分析并披露了中国申请人在美国申请商标的现状和原因，相信后续还会有一系列措施出来改善这个情况。我们无法预知USPTO下一步的行动，但从此次制裁措施可以反应出USPTO绝不姑息的强硬态度。我们能做的就是找一个可靠的代理机构尽早的规范的提交自己的美国商标申请并且投入真实的商业使用。

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来源：IPRINTL

作者：龚霞 杭州五洲商标服务有限公司

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：针对USPTO制裁中国代理非正常申请的十点建议（点击标题查看原文）

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