蜂窝无线标准必要专利（四）：分析移动无线SEP的FRAND声明

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp

翻译：北京思韬知识产权代理有限公司

原标题：SEP所有者的义务：分析移动无线SEP的FRAND声明（第四部分）

SEP所有者在达成FRAND许可的过程中（即，作为过程的FRAND许可）的义务，这不同于FRAND条款和条件本身（即，作为结果的FRAND许可）。本文是系列文章的第四篇，此文章重点讨论FRAND许可过程中关于SEP所有者的义务的声明。

“某种程度上，Apple是对的，即没有办法要求实施者进行FRAND许可的谈判，这使SEP所有者别无选择，只能在无法商定FRAND条款和条件的情况下提起专利侵权诉讼。”

这是系列文章中的第四篇，该篇分析了手机行业中的各个实体在公平、合理和无歧视（FRAND）的基础上就标准必要专利（SEP）的许可所作的声明。第三篇文章考虑了FRAND费率适用的许可费基准。本文重点讨论FRAND许可过程中关于SEP所有者的义务的声明。

FRAND过程：

SEP所有者（未来的许可方）的义务

本系列文章目前讨论的某些实体的FRAND相关声明和诉讼立场中反映出的一个主要的争议领域是：SEP所有者在达成FRAND许可的过程中（即，作为过程的FRAND许可）的义务，这不同于FRAND条款和条件本身（即，作为结果的FRAND许可）。在本系列的第一篇有关透明义务的文章中，已经谈到了这种意见分歧，但问题远不止于此。

例如，根据Apple公司的FRAND声明，除了要透明之外，“SEP所有者……还应具体证明为什么每个SEP实际上都是标准必要的、被侵权的，并且不是无效的、权利用尽的、被许可的或不可执行的。”公平标准联盟（FSA）在其题为“促进SEP争议的公平和平衡的解决（Facilitating the Fair and Balanced Settlement of Disputes on SEPs）”的立场文件中强调了这些观点。统一专利的姊妹公司统一咨询在最近的IAM文章中也支持这样一种观点，即当面对SEP许可的邀请时，实施者应“严厉质疑所有的标准必要性和侵权性的主张，由专利持有人对侵权承担举证责任。”暂且不论标准必要性，这些实体实际上是在说SEP所有者应向潜在的被许可方证明其许可是必需的。

Apple为其立场所声明的理由是，“应采用传统的专利法和举证责任来检验SEP的价值和所有者的许可费要求，和所有专利一样。”但是，Apple没有明确说明，专利所有者在专利诉讼中确立侵权的责任如何在合同法下转化为第三方受益主体对FRAND许可的权利。即使假定专利问题与后者密切相关，但考虑到专利被推定为有效且传统上证明无效的责任由被控侵权方承担，并不清楚为什么SEP所有者必须证明有效性。此外，要证明有效性，需要专利所有者证明不存在使得专利无效的现有技术，这无异于必须证明罗素的茶壶[1]不存在一样。回到行使FRAND权利的问题上，Apple的立场回避了这样一个问题：为什么专利所有者有义务证明许可是必需的，而不是如果实施者担心有效性甚至侵权性，那么实施者负有责任来明确表明不想要FRAND许可。

对于意欲反向劫持的实施者，向其证明任何事实在实践上不具备可能性，抛开这个不说，Apple的立场似乎与Gilstrap法官在HTC诉Ericsson案中的裁定也是不符的，Gilstrap法官在该案中认为，基于合同法中的传统举证责任，原告HTC公司和HTC美国公司对于其提出的违反FRAND的诉讼请求承担举证责任（请参阅以下决定：被告Telefonaktiebolaget LM Ericsson和Ericsson Inc.要求确认原告HTC公司和HTC美国公司承担举证责任的动议，HTC Corporation，HTC America Inc v.Telefonaktiebolaget LM Ericsson，Ericsson Inc，案号：6:18-CV-00243-JRG （ E.D. Texas, 2018年11月8日），此动议是针对HTC主张Ericsson应当承担证明其费率为FRAND的举证责任而提出的）。HTC对于Ericsson反诉要求确认其向HTC提出的条款符合FRAND也承担了举证责任。Gilstrap法官认为，“很明确的是，《确认之诉法案》的实施仅是程序性的，实体权利是不变的”，并且“举证责任是诉讼请求的实体性方面。”（请参阅HTC Corporation, HTC America Inc v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Ericsson Inc的备忘录意见书和最终判决，案号：6:18-CV-00243-JRG（E.D. Texas, 2019年5月22日））。

更令人困惑的是Apple、FSA和统一咨询的立场，他们认为专利所有者应证明其专利是标准必要的，因为看起来实施者作为第三方受益人必须首先接受此类专利是标准必要的才能触发专利所有者基于FRAND条款和条件进行许可的义务。例如，参见美国特拉华州地方法院最近的裁决，即由于Sierra Wireless未能证明标准必要性，因此Sierra Wireless提出的基于FRAND的反诉未能通过简易判决（Koninklijke KPN N.V. v. Sierra Wireless, Inc.，No. 17-90-LPS, 2020 U.S. Dist. LEXIS 67016 (D. Del. 2020年4月16日)。另请参见Certain Electronic Devices, Including Wireless Communication Devices, Portable Music and Data Processing Devices, and Tablet Computers, Inv. No. 337-TA-794（USITC 2012）），其中Apple被认为在三星向美国国际贸易委员会提起的337调查中未满足证明FRAND抗辩的举证责任。

除了有义务证明许可是必需的之外，Apple认为“SEP所有者应证明每个所主张发明的价值，并确定对每个以及所有此类专利的许可要约均符合FRAND要求”，并且“SEP所有者在SEP的许可要约中，应包括具有充分事实和法律支持的解释，以使潜在的SEP被许可方可以针对每个SEP评估（i）是否需要许可，以及（ii）要约是否FRAND。”但是，海牙上诉法院在Koninlijke Philips N.V. vs. Asustek Computers Inc. et al.案（案号200.221.250 / 01（海牙上诉法院，2019年5月7日），第57-75页）中得出了不同的结论。其拒绝了Asustek的FRAND抗辩，并认定Philips不对Asustek负有证明其要约是FRAND的举证义务。法院还认为，“因此Asus要求获得Philips就UMTS/LTE专利包与第三方达成或提供给第三方的所有许可协议的查看权和/或副本，是没有充分说明的并且构成了未被授权的钓鱼行为。”在另一件涉及Philips的荷兰案件中，这一次Philips作为被告（Archos S. A. v. Koninklijke Philips N.V.，案号C/09/505587 I HA ZA 16-206（海牙地区法院，2017年2月8日）），其成功辩称，尽管Philips没有披露其在先许可，但Archos并未满足其证明Philips没有提供FRAND许可的举证责任。这是通过根据Philips分别在UMTS和LTE（3G和4G）SEP中所占份额以及此类技术的总许可费的第三方报告做出的。在美国，Gilstrap法官还认为SEP所有者的义务相当有限，他说：“根据法国法律，已根据ETSI的知识产权（IPR） 政策第6.1条提交了许可声明的ETSI成员，可以通过以下任一方式来满足其FRAND义务（1）基于FRAND条款和条件提供许可，或（2）就FRAND许可进行善意的谈判。”（请参阅HTC Corporation, HTC America Inc v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Ericsson Inc案的备忘录意见书和最终判决，案号：6:18-CV-00243-JRG（E.D. Texas, 2019年5月22日））。

正如本系列第二篇文章所提到的，Apple还认为：“当事人拥有进入国家法院的基本权利，如果善意被许可方拒绝仲裁、质疑（专利）价值或者由于SEP所有者没有提供符合FRAND的条款而诉诸诉讼，则不能认为善意被许可方是非善意的。”FSA在其题为“促进SEP争议的公平和平衡的解决”的立场文件中表达了类似的观点，特别指出以下内容：“这种潜在的被许可方必须始终有权使用专利制度的传统机制来质疑有效性或侵权性，并提出任何其他相关抗辩。允许对给出的专利的价值提出质疑可以促进竞争，并且可以确保只有真正的创新者才能获得专利权。”简而言之，赞成该观点的实体希望能够反对FRAND许可的要求，但又不会失去获得该FRAND许可的权利。例如，统一咨询建议实施者在面对SEP许可邀请时，他们应“保留可能的FRAND抗辩，将所有主张的专利视为潜在的必要专利”，并且“明确表示无条件愿意接受基于FRAND条款的许可”，但与此同时“严厉质疑所有关于必要性和侵权性的主张”，“甚至在主张开始之前就在可适用的国家探索匿名的异议和无效机会”，并且“考虑在最有利的法院先发制人地寻求解决方案。”

拥有你的FRAND蛋糕并且吃到它

要求专利所有者证明许可是必需的，同时如果专利所有者证明了许可是必需的，又要限制其在FRAND费率方面的暴露，这种想法反映在Apple要求部分简易判决的不成功的动议中，针对的是Qualcomm在诉答程序中请求确认其对Apple满足并履行了其对ETSI的FRAND承诺，其中Qualcomm主张“（此举）将使它免受未来的违反FRAND的诉讼并且使得Apple丧失FRAND之下的权利”（裁决：拒绝Apple对诉答程序的部分判决的动议，关于：Qualcomm诉讼，案号：3:17-cv-108-GPC-MDD（S.D. California, 2019年3月20日））。最近，在涉及PanOptis的一个案件中，Apple主张，PanOptis“在美国法下没有合法的权利向Apple施加就原告已声明标准必要的专利组合进行许可谈判的义务，或因未能这样做而（使Apple）丧失任何抗辩的权利”（Apple公司对于因缺乏事项管辖而撤销第VIII法院（决定）的动议，Optis Wireless Technology, LLC, Optis Cellular Technology, LLC, Unwired Planet, LLC, Unwired Planet International Limited, and PanOptis Patent Management, LLC v. Apple Inc.（民事诉讼编号2:19-cv-00066-JRG（ED Texas，2020年6月22日））。

某种程度上，Apple是对的，即没有办法要求实施者进行FRAND许可的谈判，这使SEP所有者别无选择，只能在无法商定FRAND条款和条件的情况下提起专利侵权诉讼（因为确认遵守FRAND义务的确认之诉无法保证达成许可，并且需要对违反FRAND提出主张以便产生确认判决管辖，这在实施者表示愿意获得FRAND许可的情况下是不可能发生的，如统一咨询所建议的一样：参见报告和建议，Huawei Technologies Co. Ltc, v. T-Mobile US, Inc., T-Mobile USA, Inc., 案号2:16-CV-00715-JRG-RSP（ED Texas，2017年2月21日））。然而，在不同的国家对SEP进行维权可能非常麻烦且昂贵，尤其是如果除了侵权性和有效性问题之外，还需要解决FRAND问题。

英国法院在答复华为的异议中认识到了这一紧张关系，华为在该异议中认为，如果不同意英国法院设定的全球费率就将遭受英国禁令是不公平的，因为专利可能最后会被无效。上诉法院维持了Birss法官的思路并解释说，除其他事项外，“没有什么可以阻止FRAND被许可方在任何法域质疑被许可SEP的有效性，并且该许可可以并且应该包括适当的机制来处理此类程序的结果。”（Unwired Planet International Limited, Unwired Planet LLC and Huawei Technologies Co. Limited , Huawei Technologies (UK) Co Limited, [2018] EWCA Civ 2344，上诉法院（民事庭），第109段否定了华为的主张：华为认为必须在全球FRAND条款和条件（假定专利是有效且标准必要的）与禁令之间选择，无异于将负担转嫁给了实施者，让实施者支付费用直到可以证明专利无效或非标准必要）在最高法院眼中，“该管辖的作用是，一旦法院认定英国的SEP是有效且被侵权的，则对外国专利提出质疑的责任施加给了实施者” （Unwired Planet International Ltd and another (Respondents) v. Huawei Technologies (UK) Co Ltd and another (Appellants) Huawei Technologies Co Ltd and another (Appellants) v. Conversant Wireless Licensing SARL (Respondent) ZTE Corporation and another (Appellants) v. Conversant Wireless Licensing SARL (Respondent) [2020] UKSC 37）。关于未来许可方的FRAND义务，最高法院指出，不能强制SEP所有者在其他国家/地区对其专利进行维权：

95.如何界定争议的问题一直是当事人在本法院和下级法院中争论的主要内容。其是如上诉人所说的实质上是关于全球FRAND许可条款的争议，还是如被上诉人所主张的形式上和实质上都是关于维护英国专利固有权利以及由此关于英国专利的有效性和侵权性的争议，而FRAND问题仅仅是作为所主张的合同抗辩的一个方面？迄今为止，无论是在本法官这里还是在上诉法院，被上诉人的主张都更合适。至今更被接受的分析的核心是承认由不同国家/地区授予的专利组合的所有者原则上有权决定要对哪个（些）专利（以及由此在哪个（些）国家/地区）进行维权，并且不能仅仅因为针对专利组合中任何一个专利的维权的常见FRAND抗辩引起了相比于专门处理所选择专利的维权的法域，在另外的法域可能更方便确定的问题，就被迫对其他国家/地区授予的专利组合中的专利进行维权。

最高法院强调的支持行使管辖权的一个重要因素是因为中没有证明中国法院对确定全球范围的FRAND许可的条款和条件具有管辖权（参见第96-97段）。至于被许可方的善意谈判义务不包括对FRAND条款和条件进行仲裁的义务，这进一步支持了英国法院以其所采用的方式行使管辖权的合理性。

在本系列的下一篇文章中，我们将深入探讨关于FRAND许可过程中实施者（预期的被许可方）义务的FRAND相关声明。

注释：

[1]译者注：罗素的茶壶（英语：Russell's teapot），是由哲学家伯特兰·罗素塑造的一个类比概念 ，说明举证责任在于提出不可证伪的宣称的人，特别是在宗教的情况。罗素以之驳斥有神论者声称“怀疑论在怀疑宗教主张的不可证伪性时具有举证责任”的说法。罗素写道，如果他声称，有一个茶壶在地球和火星之间围绕太阳转，而他指望别人相信他的理由，居然是没有人能证明这声明是错，他认为这显然是荒谬的。

小提示  

本系列英文原文首次已在IPWatchdog上发表，点击“阅读原文”查看本篇文章英文原文。

相关阅读：

1、蜂窝无线标准必要专利：对FRAND相关声明的调研

2、蜂窝无线标准必要专利（二）：对标准必要专利（SEP）进行许可所作的声明

3、蜂窝无线标准必要专利（三）：FRAND许可费基准声明和移动无线标准必要专利

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp

翻译：北京思韬知识产权代理有限公司

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：蜂窝无线标准必要专利（四）：分析移动无线SEP的FRAND声明（点击标题查看原文）

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