专利江湖 （四） | 假如审查员用郭靖和黄蓉来评价洪七公武功的“创造性”

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作者：赵智博 深圳中一联合知识产权代理有限公司

原标题：假如审查员用郭靖和黄蓉来评价洪七公武功的“创造性”

本文以洪七公、黄蓉、郭靖三人的武功为“技术特征”，讨论一下假如审查员用郭靖和黄蓉来评价洪七公武功的创造性，我们该如何答复？

洪七公，何许人也？丐帮帮主，“九指神丐”，和蔼正义，具有一切正派人物所应具有的优点，其独门武学为“打狗棒法”、“逍遥游”及“降龙十八掌”，少年时还练过“混天功”、“铜锤手”、“莲花掌”和“铁帚腿法”。

黄蓉，桃花岛主“东邪” 黄药师的独生女，集天地灵气于一身，冰雪聪明、玲珑剔透。洪七公传授其“混天功”、“铜锤手”、“莲花掌”、“铁帚腿法”、“打狗棒法”和“逍遥游”。

郭靖，擅长“降龙十八掌”。

今天，我们就以其各自的武功为“技术特征”，讨论一下假如审查员用郭靖和黄蓉来评价洪七公武功的创造性，我们该如何答复？

何谓创造性？《审查指南》中规定：发明的创造性，是指与现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。

在创造性的判断中，经常需要使用到“三步法”。

何谓“三步法”？判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常可按照以下三个步骤进行：第一步，确定最接近的现有技术；第二步，分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题；第三步，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见，通常，将“所述区别特征为公知常识”、“所述区别特征为与最接近的现有技术相关的技术手段”和“所述区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同”三种情况认为现有技术中存在上述技术启示。

由此，审查员运用三步法，用郭靖和黄蓉来评价了洪七公武功的创造性，并下发了第一次审查意见通知书。

第一次审查意见通知书

洪七公公开了他的独门武学为“打狗棒法”、“逍遥游”及“降龙十八掌”，还公开了“混天功”、“铜锤手”、“莲花掌”和“铁帚腿法”，选取黄蓉作为“最接近的对比文件”；

洪七公与黄蓉相比，洪七公具有“区别特征”：“降龙十八掌”，该“区别特征”所解决的“技术问题”是如何降龙。

对于该区别特征，郭靖公开了“降龙十八掌”，其所解决的“技术问题”同样是如何降龙。

因此，在黄蓉武功的基础上结合郭靖的武功得到洪七公的武功对本领域技术人员而言是显而易见的，因此洪七公的武功不具备突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

上述审查意见乍眼一看好像是正确的，但仔细一看好像又有些问题，让我们认真分析一下。

遗漏区别特征

在审查实践中，经常会出现审查员在确定最接近的现有技术之后，会只评述部分技术特征，然后将剩下的技术特征作为区别技术特征，进而导致根据区别技术特征定义的技术问题不同，从而会直接影响到三步法的后续判断，进而导致适用三步法有误，得到不同的审查结论。

“洪七公定了定神，拉开架子，发出一掌。黑暗之中，郭靖见他身形向前一撞，似要摔倒，抢上去要扶，洪七公却已站定，呼呼喘气，说道：“不碍事。”过了片刻，左手又发一掌。郭靖见他跌跌撞撞，脚步踉跄，显得辛苦异常，数次张口欲劝，岂知洪七公越练精神越是旺盛，初时发一掌喘息半晌，到后来身随掌转，足步沉稳，竟是大有进境。一套降龙十八掌打完，又练了一套伏虎拳。”

据《神雕侠侣》（金庸·旧版·第二十二章章 骑鲨遨游）记载，洪七公在被欧阳锋偷袭中毒后，为迷惑欧阳锋，受伤未愈的洪七公在与郭靖做戏时，又打了一套伏虎拳，因此，洪七公至少还会一门武功——“伏虎拳”，所以，审查员在第二步比对“区别特征”时明显遗漏了特征“伏虎拳”。故，于此，做针对性答复。

不久后 ，审查员看完意见陈述后，又发了第二次审查意见通知书。

第二次审查意见通知书

引入欧阳锋来与黄蓉、郭靖共同评判洪七公武功的创造性，同样选取黄蓉作为“最接近的对比文件”；由前述分析可知，洪七公与黄蓉相比，洪七公具有“区别特征”：“降龙十八掌”和“伏虎拳”，上述“区别特征”所解决的“技术问题”是如何降龙以及如何获得一种动物。

对于该区别特征，郭靖公开了“降龙十八掌”，其所解决的“技术问题”是如何降龙。

欧阳锋公开使用了“蛤蟆功”，所解决的“技术问题”是为了获得一种动物。

因此，在黄蓉武功的基础上结合郭靖的武功和欧阳锋的武功得到洪七公的武功对本领域技术人员而言是显而易见的，因此洪七公的武功不具备突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

上述审查意见乍眼一看好像又是正确的，但仔细一看好像还是有些问题，让我们再认真分析一下。

技术问题上位化

在审查意见中，有些审查员确定完区别技术特征后，根据区别技术特征重新确定实际要解决的技术问题是往往将技术问题上位化。所谓上位化就是将发明实际解决的技术问题扩大化、普世化，举例来说，就是通过扩大技术问题将更多的对比文件引入，通过普世化将本领域更多对比文件引入，进而能够和最接近的对比文件结合，具有技术启示，进而得出不具有创造性的结论。

回到本申请，面对区别特征“伏虎拳”，其要解决的“技术问题”是如何伏虎，而不是如何获得一种动物，审查员为了引入欧阳锋，将技术问题上位化，确定为如何获得一种动物，而“蛤蟆功”虽然也是为了获得一种动物，但其所解决的“技术问题”是如何捉蛤蟆，这明显是不对的。故，于此，做针对性答复。

不久后 ，审查员看完意见陈述后，又发了第三次审查意见通知书。

第三次审查意见通知书

继续使用郭靖和黄蓉来评价洪七公武功的创造性，同样选取黄蓉作为“最接近的对比文件”；由前述分析可知，洪七公与黄蓉相比，洪七公具有“区别特征”：“降龙十八掌”和“伏虎拳”，上述“区别特征”所解决的“技术问题”是如何降龙以及如何伏虎。

对于该区别特征，郭靖公开了“降龙十八掌”，其所解决的“技术问题”同样是如何降龙，而通过“伏虎拳”来伏虎则为本领域公知常识。

因此，在黄蓉武功的基础上结合郭靖的武功和本领域公知常识得到洪七公的武功对本领域技术人员而言是显而易见的，因此洪七公的武功不具备突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

上述审查意见乍眼一看好像还是正确的，但仔细一看好像仍然有些问题，让我们再认真分析一下。

公知常识

专利审查指南在关于创造性的规定中提到：所述区别技术特征为公知常识，例如公知的教科书或者工具书披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，则认为给出了技术启示。

在以往的审查实践中，我们想证明区别特征不是公知常识是很难的，因为有时候证明“否”比证明“是”要困难许多，例如在司法实践让一个人证明自己无罪是很难的，但由检察机关证明其有罪就相对容易一些，因此我国采用的是“无罪推定”制度，所以在以往答复公知常识的审查意见时，我们也仅仅只能接近崩溃地跟审查员争辩：这——真的——不是——公知常识啊！

随着《审查指南》的修订，这个问题得到了缓解，新修订的《审查指南》中指出：审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够提供相应的证据予以证明或说明理由。在审查意见通知书中，审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时，通常应当提供证据予以证明。

所以，我们可以试着要求审查员提供证据来证明“伏虎拳”为本领域公知常识，也可以试着从“技术问题”出发，指出现有技术中并不存在“如何伏虎”的技术问题，因而，“伏虎拳”不能与黄蓉、郭靖结合得到洪七公的武功。因此，现有技术中不存在“伏虎拳”的技术启示，所以“伏虎拳”并不是公知常识。故，于此，做针对性答复。

截止发稿前，还未收到审查员的第四次审查意见通知书或授权通知书。

在审查实践中，审查员往往会在审查意见中构建“三步法”来评判申请文件的创造性，而我们要做的就是在审查员创造的“三步法”中挑毛病、找问题。三步法就像是串联电路，中间一个部位不通了，整个电路就断了。遗漏区别特征、技术问题上位化、公知常识等都是审查员经常采用的手段，在面对审查意见时，我们可以至少从上述三个方面出发，予以针对性答复。

话音未落，刚刚考完全国专利代理师资格考试的张三无情地打断了我：“错了！错了！全错了！黄蓉习得‘打狗棒法’、‘逍遥游’和郭靖习得‘降龙十八掌’的时间均明显晚于洪七公，相当于两篇对比文件的公开时间均晚于本申请，由于对比文件不适格，所以审查员并不能用郭靖和黄蓉来评价洪七公武功的‘创造性’，审查员从一开始就错了！”

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编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

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