从实际案例看审查意见的答复

#本文仅代表作者观点，不代表IPRdaily立场，未经作者许可，禁止转载#

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：宋宇昊 北京品源专利代理有限公司

原标题：从实际案例看审查意见的答复

本文主要针对发明专利实质审查中专利法第二十二条第二款和第二十二条第三款，结合实际案例，提供一种从“细化特征”的角度找到突破点的答复审查意见的思路，并在此基础上指出在撰写过程中应该注意的一些问题。

一、引言

目前在被国家知识产权局驳回的专利申请中，大多数专利申请是因为不符合专利法第二十二条第二款或第三款有关新颖性或创造性的规定。因此在专利申请的实质审查过程中，权利要求是否具有新颖性和创造性是争论的重点。针对审查员发出的权利要求不具备新颖性或创造性的通知书，如何撰写出逻辑严密、条理清晰、针对性强、说理充分的答复意见，避免该申请被驳回。

在审查意见中经常出现的情况是，申请文件所要保护的技术方案已经被对比文件所公开，此时，在答复时就首先需要确定申请文件中的技术方案是否被对比文件所完全公开，若已被公开，则需要将申请文件中的技术特征进一步细化，再与对比文件进行比对，以找出两者的区别技术特征，然后再找出或挖掘该区别技术特征所具有的效果，以进行答复。

下面我们从一个实际案例说明如何在答复审查意见时从“细化特征”出发找到突破点。

二、案情介绍

发明专利申请号201810713201.4，专利名称“一种变形板材的矫正工装及变形板材的矫正方法”（以下简称“本申请”），在实质审查程序中，审查员认为“本申请仅仅是文字表达方式上与对比文件略有不同，技术方案实质上相同，两者属于相同的技术领域，解决了相同的技术问题，达到了相同的技术效果”，进而认为“权利要求1-4、9不具备专利法第22条第2款规定的新颖性，权利要求5-10不具备专利法第22条第3款规定的创造性”。

本申请修改前的权利要求1如下：

1.一种变形板材的矫正工装，其特征在于，包括：

夹紧主体（1），所述夹紧主体（1）的两端设置限位部（2），至少一个所述限位部（2）上设置锁紧结构（3），所述锁紧结构（3）用于将位于两个所述限位部（2）之间的待矫正结构（100）锁紧；

抵接部（4），所述抵接部（4）设置于所述夹紧主体（1）的一侧，且与所述待矫正结构（100）的变形位置相抵接。

对比文件1公开了一种钢结构调形装置，包括主体支架，主体支架由水平板、位于水平板下端两侧的立板构成，水平板中部安装有顶紧机构，立板的内侧设有卡槽，卡槽的下侧壁上设置有螺栓，通过立板内侧的卡槽卡住钢结构中变形钢板，扳手拧动丝杠上端的夹块，使卡槽带动钢板将变形钢板拉起，从而使变形的钢板发生反向变形，进而起到调形的作用。本实用新型减少了附加工具的使用、降低了劳动强度、提高工作效率，而且具有操作简单、调整效果好等优点。

审查员在审查意见中认为，本申请仅仅是文字表达方式上与对比文件1略有不同，技术方案实质上相同，两者属于相同的技术领域，解决了相同的技术问题，达到了相同的技术效果。

针对上述审查意见，从以下几点进行考虑：

1、仔细阅读本申请和对比文件，审查员认定的技术特征比对和实际解决的技术问题是否正确；

2、将技术特征细化，再次与对比文件进行对比，以找出区别技术特征；

3、确认区别技术特征相较于对比文件和现有技术是否具有新创性。

三、答复思路

经过阅读分析发现，本申请中的变形板材的矫正工装和对比文件1中的钢结构调形装置都是对钢板进行调形（矫正）的一种装置，两者的结构相似度很高，所以就需要将本申请中的矫正工装的结构进行进一步地细化，以再次与对比文件1进行对比。

对比后发现，本申请中的两个锁紧结构沿夹紧主体的长度方向锁紧待矫正结构，两个锁紧结构对于待矫正结构的力是平行于夹紧主体的方向设置的，其次，本申请中的抵持部能够沿垂直于夹紧方向的长度方向抵持待矫正结构的变形位置，而对比文件1中立板对钢板施加的力是垂直于水平板方向的，与丝杠的顶紧力的方向相平行，两者对待矫正钢板施加的锁紧力的方向是不同的，此外，由于锁紧结构对夹紧主体的锁紧力与抵持部对待矫正结构的变形位置的抵持力相垂直，从而能够在通过抵持部抵持待矫正结构的变形位置时，不会出现锁紧结构锁紧不牢固的现象。而对比文件1中由于螺栓和顶紧机构对钢板的力相平行，在顶紧机构抵持钢板时，钢板容易沿着卡槽的延伸方向移动，进而起到锁紧部不牢固的现象。

另外，对比文件1中的调形装置并不能对本申请中的U形的待矫正结构进行调形（矫正），若使用对比文件1中的调形装置对U形的带矫正结构进行调形，该装置的书平板就会与船体的侧板产生干涉，因此，本领域技术人员不会想到使用对比文件1中的调形装置对U形的带矫正结构进行调形，故对比文件1给出了反向启示。

具体地，答复过程如下：

在原权利要求1中加入技术特征（以下划线示出）：

1.一种变形板材的矫正工装，其特征在于，包括：

夹紧主体（1），所述夹紧主体（1）的两端设置限位部（2），至少一个所述限位部（2）上设置锁紧结构（3），所述锁紧结构（3）用于将位于两个所述限位部（2）之间的待矫正结构（100）锁紧；

抵接部（4），所述抵接部（4）设置于所述夹紧主体（1）的一侧，且与所述待矫正结构（100）的变形位置相抵接；

两个所述限位部（2）上均设置所述锁紧结构（3），两个所述锁紧结构（3）沿所述夹紧主体（1）的长度方向延伸，两个所述锁紧结构（3）沿所述夹紧主体（1）的长度方向锁紧所述待矫正结构（100），所述抵接部（4）沿垂直于所述夹紧主体（1）的长度方向抵持所述待矫正结构（100）的变形位置。

权利要求1与对比文件1相比存在以下主要区别：

1）两个所述锁紧结构沿所述夹紧主体的长度方向延伸，两个所述锁紧结构沿所述夹紧主体的长度方向锁紧所述待矫正结构，所述抵接部沿垂直于所述夹紧主体的长度方向抵持所述待矫正结构的变形位置。

基于上述区别1），本申请中的两个锁紧结构沿夹紧主体的长度方向锁紧待矫正结构，两个锁紧结构对于待矫正结构的力是平行于夹紧主体的方向设置的，在夹紧过程中，能够对位于船体侧壁一侧的间隔设置的两个船体骨材进行锁紧，再通过抵持部沿垂直于夹紧方向的长度方向抵持待矫正结构的变形位置，由于锁紧结构对夹紧主体的锁紧力与抵持部对待矫正结构的变形位置的抵持力相垂直，从而能够在通过抵持部抵持待矫正结构的变形位置时，不会出现锁紧结构锁紧不牢固的现象。而对比文件1中由于螺栓和顶紧机构对钢板的力相平行，在顶紧机构抵持钢板时，钢板容易沿着卡槽的延伸方向移动，进而起到锁紧部牢固的现象。

其次，对比文件1的两个立板垂直于水平板设置，该结构的钢结构调形装置便于对板状的钢材进行调形；而本申请中，两个锁紧结构沿夹紧主体的长度方向延伸，在锁紧U形结构的待矫正结构时，当锁紧结构夹紧船体骨材时，夹紧主体不会与船体侧板产生干涉。若对比文件1用于对U形的结构的待矫正结构进行调形时，则水平板会与船体侧板产生干涉，进而不便于对船体骨材进行锁定，因此，在通过对U形结构的待矫正结构进行矫正时，不会想到通过对比文件1中的钢结构的调形装置进行调形，对比文件1非但没有给出技术启示，反而给出了相反的技术启示。因此，对比文件1中并未公开上述区别技术特征1），也不是本领域的公知常识。

四、亮点提示

1、首先确定本申请是否与对比文件所要解决的问题相同，若相同，再确定两者解决问题的具体实施方式是否相同；

2、找到两者的具体实施方式的区别点，并找出区别点所具有的效果，最重要的是，区别点的效果需要深入的挖掘，以得到充分的理由；

3、在撰写申请文件时，要根据检索的对比文件分析该申请相对于现有技术在创造性方面存在哪些不足，预想出审查员可能会提出的审查意见，并在说明书中预先陈述理由和效果，以为答复审查意见提前埋下伏笔。

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：宋宇昊  北京品源专利代理有限公司

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：从实际案例看审查意见的答复（点击标题查看原文）

如有想看文章主题内容，欢迎留言评论~

「关于IPRdaily」

IPRdaily是具有全球影响力的知识产权媒体，致力于连接全球知识产权与科技创新人才。汇聚了来自于中国、美国、欧洲、俄罗斯、以色列、澳大利亚、新加坡、日本、韩国等15个国家和地区的高科技公司及成长型科技企业的管理者及科技研发或知识产权负责人，还有来自政府、律师及代理事务所、研发或服务机构的全球近100万用户（国内70余万+海外近30万），2019年全年全网页面浏览量已经突破过亿次传播。

（英文官网：iprdaily.com  中文官网：iprdaily.cn） 

本文来自IPRdaily中文网（iprdaily.cn）并经IPRdaily.cn中文网编辑。转载此文章须经权利人同意，并附上出处与作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立场，如若转载，请注明出处：“http://www.iprdaily.cn/